Een halve glimlach
GvEA, 29 september 2009, T-139/08, The Smiley Company SPRL tegen OHIM
Gemeenschapsmerk. Weigering beeldmerk dat halve glimlach van een smiley weergeeft (kleding en accessoires). Geen onderscheidend vermogen. Dat het een onderdeel is van een al ingeschreven merk (de hele smiley van The Smiley Company, klik voor een licentie), doet hier in beginsel niet aan af.
31. Het betrokken merk bevat geen enkel aspect dat door het – zelfs betrekkelijk oplettende – relevante publiek gemakkelijk en onmiddellijk kan worden onthouden en op grond waarvan dit merk onmiddellijk kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren. Zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, zal het merk uitsluitend worden beschouwd als een decoratief element, zowel voor de waren van klasse 14 als voor die van de klassen 18 en 25. Het betrokken merk zal dus geen enkele van de betrokken waren kunnen individualiseren ten opzichte van concurrerende waren.
32. Dat het relevante publiek de gewoonte heeft om eenvoudige beeldtekens bestaande in stroken of strepen als merken op te vatten, of dat vele producenten dergelijke merken hebben ingeschreven ter aanduiding van waren van klasse 25, kan deze vaststelling niet op losse schroeven zetten.
37. De kamer van beroep heeft dus op goede gronden geoordeeld dat het betrokken merk een zeer eenvoudig en banaal dessin met een uitsluitend decoratieve functie is en dat dit merk niet zal worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren.
39. Ten slotte faalt het argument dat het betrokken merk door het relevante publiek wordt herkend als een „halve mond van een smiley” – waarbij smiley zelf als gemeenschapsmerk nr. 517383 is ingeschreven – en dus daardoor onderscheidend vermogen heeft, gesteld al dat dit voor het eerst voor het Gerecht geformuleerde argument ontvankelijk is. Het BHIM merkt terecht op dat, indien deze benadering wordt gevolgd, in feite zou worden erkend dat elk deel van een ingeschreven merk, en dus elk deel van een merk met onderscheidend vermogen, louter op grond daarvan ook onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Dit kan niet worden aanvaard. De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van deze bepaling berust immers op de geschiktheid van dit merk om op de markt aangeboden waren of diensten van de aanvrager te individualiseren ten opzichte van de door concurrenten aangeboden waren of diensten van dezelfde soort (…) . Het feit dat het betrokken merk bestaat in een deel van een reeds ingeschreven merk, is hierbij niet relevant.
40. In elk geval kan weliswaar bij een vergelijking van de merken naast elkaar worden vastgesteld dat het betrokken merk lijkt op een helft van de mond in gemeenschapsmerk nr. 517383, maar er dient in herinnering te worden gebracht dat de gemiddelde consument moet afgaan op het onvolmaakte beeld van het merk dat hem is bijgebleven (…) . Verder veronderstelt het herkennen van een deel van gemeenschapsmerk nr. 517383 in het betrokken merk door het relevante publiek dat dit laatste dat gemeenschapsmerk kent, wat door verzoekster niet is aangetoond. Er kan dus niet worden aangenomen dat het relevante publiek bij het zien van het betrokken merk dit zal herkennen als een halve mond van een smiley of als de helft van de glimlach in gemeenschapsmerk nr. 517383. In dit verband dient eveneens te worden vastgesteld, zoals het BHIM heeft gedaan, dat het kleine verticale streepje onder de hoofdkromme van het betrokken merk niet voorkomt in de mond in gemeenschapsmerk nr. 517383. Derhalve is het bewijs van de mogelijke associatie van het betrokken merk met het door verzoekster aangehaalde merk niet geleverd.
Lees het arrest hier.
