Een katheter zonder knikprobleem
Gerechtshof 's-Gravenhage, 16 december 2006, rolnr. 04/355, Boston Scientific Scimed tegen Medinol (Met dank aan Ruud van der Velden, Lovells).
Het hof beslist in het hoger beroep van een vonnis van de rechtbank van 10 september 2003, waarin de rechtbank het Europese octrooi van Boston Scientific Scimed (“Scimed”) voor Nederland had vernietigd. Het Europese octrooi heeft betrekking op een “balloon catheter with distal guide wire lumen”. In conventie was door Scimed een inbreukverbod tegen Medinol gevorderd. In reconventie door Medinol de vernietiging van het octrooi voor Nederland.
Bij de rechtbank was door Scimed het standpunt ingenomen dat het inventieve karakter van de uitvinding volgens het octrooi was gelegen in het verschaffen van een katheter met een overgangsgedeelte met tussenstijfheid gelegen tussen de stijve hypotube van de katheter en het flexibele distale deel van de katheter, waarmee werd voorkomen dat de katheter ‘knikt’ voor of tijdens het inbrengen van de katheter. In hoger beroep heeft Scimed dit standpunt verlaten en stelt zij dat zij “tot voor kort zelf niet het inventieve karakter van de catheter in volle omvang heeft begrepen” is neemt zij, naar aanleiding van “voortschrijdend (technisch) inzicht”, het standpunt in dat het inventieve karakter niet meer alleen is gelegen in het verschaffen van een katheter met een overgangsgedeelte met tussenstijfheid gelegen tussen de stijve hypotube en het flexibele distale deel van de katheter (maatregel c) , maar dat sprake is van een combinatie-uitvinding met als wezenlijke kenmerken maatregel (c) gecombineerd met maatregel (a) (een stijve (metalen) hypotube wordt gecombineerd met een flexibel distaal deel) en maatregel (b) (een distaal deel, bestaande uit twee coaxiale buizen, ook wel ‘tube-in-tube’ genoemd).
Het hof overweegt dat deze koerswijziging in beginsel toelaatbaar is, en dat terzake van het oorspronkelijke standpunt van Scimed geen sprake is van een gerechtelijke erkentenis waarop zij in hoger beroep niet meer kan terugkomen, aangezien daarvan volgens het hof pas sprake kan zijn bij een erkenning van de stellingen van de wederpartij (Medinol), terwijl het hier gaat om de eígen stellingen van Scimed. Volgens het hof vloeit uit de proceshouding van Scimed evenmin ondubbelzinnig voort dat zijn afstand van recht heeft gedaan, zelfs al is haar standpunt in hoger beroep deels in strijd met haar standpunt in eerste aanleg.
Vervolgens beantwoordt het hof de vraag of de koerswijziging van Scimed de toets van het octrooirecht kan doorstaan. Via een ingewikkelde redenering langs uiteenlopende octrooirechtelijke leerstukken beantwoordt het hof deze vraag ontkennend.
Het hof overweegt eerst dat de hoofdconclusie van het octrooi geen steun biedt voor de nieuwe inzichten van Scimed. Deze biedt alleen steun voor het oorspronkelijke standpunt van Scimed dat het inventieve karakter (alleen) is gelegen in maatregel (c). Dat in conclusie 1 met cijfers wordt verwezen naar een uitvoeringsvorm van de katheter die wel beschikt over maatregelen (a), (b) en (c) doet hier niet aan af, omdat dergelijke ‘reference signs’ alleen illustratieve betekenis hebben en de beschermingsomvang van een octrooi niet kunnen beperken. Ook uit het octrooischrift zal de gemiddelde vakman niet afleiden dat het octrooi beperkt is tot katheters met flexibele distale einden met en ‘tube-in-tube’-constructie.
Het hof komt dan toe aan de subsidiaire stelling van Scimed, dat zij conclusie 1 beperkt of vrijwillig wenst te beperken tot een katheter gekenmerkt door de maatregelen (a), (b) en (c). Deze beperking acht het hof ontoelaatbaar. Op zichzelf biedt de oorspronkelijke aanvrage volgens het hof steun voor een katheter met de maatregelen (a), (b) en (c). Het hof overweegt echter dat met betrekking tot de maatregelen (a), (b) en (c) geen sprake is van eenheid van uitvinding en dat uit het verleningsdossier blijkt dat met betrekking tot de materie die wordt gedekt door maatregel (b) mogelijk een afgesplitste aanvrage is ingediend (dit kan op basis van de stukken echter niet precies worden nagegaan). Zou dit het geval zijn, dan is voorgestelde beperking niet toelaatbaar, omdat Scimed daarmee materie “terughaalt” waarvan zij te kennen heeft gegeven daarvan in dit octrooi afstand te willen doen.
Er is echter wel materie betreffende maatregen (b) in de beschrijving van het octrooi ‘achtergebleven’.
Dit leidt er echter volgens het hof niet toe dat de voorgestelde beperking alsnog toelaatbaar is. Volgens het hof zou het in strijd zijn met de rechtszekerheid van derden indien op elke uitvinding in het octrooi die niets van doen heeft met de in (hoofd)conclusie 1 geoctrooieerde uitvinding, als dat zo uitkomt, bijvoorbeeld toegespitst op een van inbreuk betichte katheter, een beroep zou kunnen worden gedaan.
Vervolgens overweegt het hof of het octrooi in de oorspronkelijke (niet-beperkte) vorm (derhalve met alleen maatregel (c) als kenmerkend gedeelte) nieuw en inventief is, en komt dan, net als de rechtbank in eerste aanleg, tot de conclusie dat de geoctrooieerde uitvinding wel nieuw, maar niet inventief is. Het vonnis in eerste aanleg wordt bekrachtigd.
Lees hier het arrest.
