Een kleine wereld
Rechtbank Amsterdam, 26 januari 2011, LJN: BP4349, Monta Ltd c.s. tegen Masters Of The Game B.V.
Merkenrecht. Depot te kwader trouw. HvJ-Goudhazen-criteria. Bodem na eerder (ongepubliceerd) kort geding. Geschil in de straatvoetbalwereld, “een kleine wereld, waarin iedereen elkaar kent”, aldus de rechtbank.
Gedaagde Masters Of The Game deponeert het merk MONTA, in de, door de rechtbank aangenomen, wetenschap dat het merk al werd voorgebruikt door een rechtsvoorganger van eiser: “Nu Masters of the game haar merk zeer kort na de introductie van het merk MONTA door Monta c.s. heeft gedeponeerd en Masters of the game ook nu nog altijd geen gebruik maakt van het merk MONTA, acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat het merk vooral is gedeponeerd om Monta het gebruik/een depot van het merk MONTA door Monta c.s. te beletten.” Vorderingen toegewezen: nietigheid merkdepot en schadevergoeding. In citaten:
4.4. De vraag of het depot van Masters of the game te kwader trouw is verricht moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich in het arrest [J] (HvJEU 11 juni 2009, zaak C-529/07, IEF 7962) over een aantal van belang zijnde omstandigheden uitgelaten. Zo heeft het Hof onder punt 39 overwogen dat een vermoeden van wetenschap van de aanvrager van het gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, met name kan voortvloeien uit de algemene bekendheid in de betrokken economische sector van dat gebruik, waarbij deze bekendheid onder meer uit de duur van dat gebruik kan worden afgeleid. Hoe ouder dit gebruik, hoe waarschijnlijker immers dat de aanvrager er op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag kennis van had. Wetenschap of behoren te weten volstaat echter niet als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager. Daarvoor moet ook het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag in aanmerking worden genomen. (…)
4.6. Op grond van de stukken staat in voldoende mate vast dat [A] al sinds eind 2000 bezig was met het ontwikkelen van een concept voor/de introductie van straatvoetbal(kleding) en voetbalschoeisel onder de naam Monta. Hij heeft in augustus 2000 een handelsnaamonderzoek laten verrichten naar de naam ‘Monta’, heeft in 2003 domeinnnamen gedeponeerd met diezelfde naam en heeft gebruik gemaakt van de handelsnaam Monta B.V. i.o. Uit de overgelegde facturen, het foto- en filmmateriaal, waarbij de rechtbank met name wijst op de door Monta c.s. overgelegde amateurbeelden, alsmede uit de verklaringen van [E] en [D], blijkt dat vanaf het begin van de straatvoetbaltour op 27 juni 2005 werd gespeeld in kleding met de opdruk MONTA. Deze tour werd georganiseerd door [A]. Het gebruik diende ertoe om bekendheid te geven aan het merk MONTA en aldus een afzetmarkt te creëren voor de kleding onder dat merk. Dat dit een serieuze voorbereiding op de introductie van het merk MONTA betreft, volgt onder andere uit de wijze waarop hij de tour vorm heeft gegeven (onder andere door een eigen cameraploeg mee te nemen) en het feit dat [A] in 2004 (samen met enkele investeerders) zijn activiteiten en het gebruik van het teken Monta heeft voortgezet in Monta c.s., hetgeen heeft geleid tot de daadwerkelijke introductie van kleding onder het merk MONTA.
4.7. De rechtbank is van oordeel dat Monta c.s., gelet op de door haar overgelegde overeenkomst tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten (zie 2.16) en gelet op hetgeen zij ter zake naar voren heeft gebracht, opvolgend gebruiker is van [A]. Blijkens bedoelde overeenkomst heeft [A] bij de voortzetting van het gebruik van het teken Monta zijn handelsnaamrechten en merkrechten ingebracht in Monta c.s. Onder die merkrechten valt het voorgebruik door [A] (iets anders is niet mogelijk, nu [A] nog geen depot had verricht). Dat in de overeenkomst niet expliciet wordt verwezen naar het voorgebruik staat er in het onderhavige geval niet aan in de weg dat Monta c.s. zich op het voorgebruik kan beroepen. [A] heeft een en ander immers juist met het oog op de voortzetting van zijn activiteiten, die waren gericht op de introductie van het merk MONTA, in Monta c.s. ingebracht. Dat [A] voorafgaand aan de overdracht nog geen personeel in dienst had, geen waren of diensten verhandelde en slechts in beperkte mate sprake was van voorgebruik, gelijk Masters of the game stelt, kan Monta c.s. gelet op het voorgaande niet worden tegengeworpen. Het laat onverlet dat op een serieuze wijze getracht is het merk in de markt te zetten.
4.8. In straatvoetbalkringen heeft (de tour van) MONTA grote bekendheid gekregen, hetgeen volgt uit de zijdens Monta c.s. overgelegde verklaringen. Daarbij geldt dat de straatvoetbalwereld een kleine wereld is waarin iedereen elkaar kent. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat Masters of the game deel uitmaakt van dit kleine wereldje van het straatvoetbal (Masters of the game en Monta c.s. zijn de enige twee spelers op de specifiek op straatvoetbal gerichte kledingmarkt), wist Masters of the game dat de straatvoetbaltour van Monta is gebruikt ter introductie en promotie van het merk MONTA voor kleding en straatvoetbalevenementen. Dat Masters of the game hiervan op de hoogte was, volgt (mede) uit de onder 2.22 bedoelde verklaringen van [E] en [G] en uit het onder 2.18 bedoelde e-mailbericht van [C], welke op dit punt niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd zijn betwist.
4.9. De rechtbank is niet gebleken dat Masters of the game vóór het depot van Monta Street GmbH enige activiteit heeft verricht in het kader van straatvoetbal en/of op het straatvoetbal gerichte kledinglijnen, waarbij zij de aanduiding Monta heeft gebruikt. De rechtbank acht ook niet aannemelijk dat de naam ‘Monta’, gelijk Masters of the game betoogt, door haar is bedacht in het kader van de gesprekken met [A]. Het was immers [A] die al in 2000 een handelsnaamonderzoek heeft laten verrichten naar de naam ‘Monta’. Masters of the game stelt wel dat [A] dit heeft gedaan als advocaat, maar laat onvermeld namens wie hij dat dan zou hebben gedaan. Zij onderbouwt deze stelling, welke door Monta c.s. gemotiveerd is betwist, niet, althans in onvoldoende mate. Masters of the game benadrukt dat [B] al sinds 1999 vergevorderde ideeën had voor een veelomvattend concept rondom straatvoetbal, maar hetgeen zij ter onderbouwing daarvan heeft overgelegd geeft geen blijk van de naam ‘Monta’. Van enig voorgebruik van de zijde van Masters of the game is dan ook geen sprake. De rechtbank wijst er daarbij ten overvloede op dat het depot voor het merk Monta The Soul of Socccer, los van de vraag in opdracht van wie dit depot heeft plaatsgevonden, niet heeft geleid tot enige inschrijving, dan wel gebruik.
4.10. Nu Masters of the game haar merk zeer kort na de introductie van het merk MONTA door Monta c.s. heeft gedeponeerd en Masters of the game ook nu nog altijd geen gebruik maakt van het merk MONTA, acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat het merk vooral is gedeponeerd om Monta het gebruik/een depot van het merk MONTA door Monta c.s. te beletten.
4.11. De conclusie van het voorgaande is dat Masters of the game te kwader trouw handelde toen zij haar merk MONTA deponeerde. De rechtbank zal dit merk daarom, gelet op het bepaalde in artikel 2.28 lid 3 BVIE, nietig verklaren en ambtshalve de doorhaling daarvan uitspreken.
4.13. De rechtbank acht voldoende aannemelijk dat Monta c.s. ten gevolge van het depot te kwader trouw en de als gevolg daarvan bij derden ontstane onzekerheid mogelijk schade heeft geleden. Monta c.s. stelt gemotiveerd (onder overlegging van een ‘cancellation letter’) dat investeerders/afnemers zijn afgehaakt vanwege de discussies omtrent de geldigheid van de inschrijving van het merk MONTA. De verklaring voor recht zal in zoverre worden toegewezen. De verklaring voor recht zal worden afgewezen voor zover Monta c.s. stelt dat zij ten gevolge van de inschrijving van Masters of de game de introductie van haar kledinglijn in Europa (de rechtbank begrijpt buiten de Benlux) heeft uitgesteld en haar marketingactiviteiten heeft beperkt. Dit betreft keuzes die voor risico van Monta c.s. komen.
Lees het vonnis hier.
