Een kort commentaar bij artikel 11 van de nieuwe Merkenrichtlijn – Verbod voorbereidende handelingen in verband met het gebruik van een verpakking

Een kort commentaar bij artikel 11 van de nieuwe Merkenrichtlijn – Verbod voorbereidende handelingen in verband met het gebruik van een verpakking, IEF 15766; IEFbe 1725. (en français: Commentaire de l’article 11 de la nouvelle directive 2015/2436 rapprochant les législations des États-membres sur les marques – interdiction des actes préparatoires portant sur l’utilisation d’un conditionnement) Serie Het Nieuwe Merkenrecht. 1. Op 23 december 2015 werd Richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten in het Publicatieblad gepubliceerd met als datum van inwerkingtreding 12 januari 2016. Deze Richtlijn maakt samen met de Verordening 2015/2424 deel uit van het « trademark package », dat in het leven werd geroepen om het Europese merkenrecht te hervormen en verder de nationale wetgeving van alle lidstaten te harmoniseren en in overeenstemming te brengen met de exhaustieve rechtspraak van het Hof van Justitie.
Artikel 11 van de Richtlijn illustreert dit treffend. Het artikel omvat het verbod op voorbereidende handelingen in verband met het gebruik van een verpakking of van een andere drager waarop het merk is aangebracht. Dit artikel 11 introduceert hiermee een nieuwe bepaling in het merkenrecht en is in de eerste plaats bedoeld om de rechten van de merkhouder tegenover derden te versterken, hetgeen hieronder nader zal worden toegelicht.

2.    Artikel 11 werd in de nieuwe Richtlijn opgenomen om de merkhouder een extra hulpmiddel aan te reiken voor de bescherming van zijn merk. Hoewel gelijkaardige bepalingen reeds bestonden in de nationale wetgevingen van de lidstaten, bevatte noch de oude Richtlijn 2008/95 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, noch de eerdere versie van de Verordening 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk bepalingen die een uitdrukkelijk verbod voorzagen op  voorbereidende handelingen in verband met gebruik van verpakking, etiketten,…(1). Bijvoorbeeld het gebruik van een verpakking waarop het merk is aangebracht, voor het verpakken van producten waarvoor het merk werd ingeschreven.

3.    In het kader van zijn studie van het jaar 2011 over de werking van het Europese merkenrecht (2)  die de hervorming van het merkenrecht voorafging, verwees het Max Plank-instituut reeds naar de definitie van “nagemaakte merkartikelen” zoals voorzien door de TRIPs-overeenkomst, waarin het concept verpakking wordt vermeld: « alle goederen, met inbegrip van verpakking, die zonder toestemming een handelsmerk dragen dat identiek is met het rechtsgeldig met betrekking tot deze goederen ingeschreven handelsmerk, of dat in essentiële aspecten niet van dat handelsmerk kan worden onderscheiden, en dat daardoor inbreuk maakt op de rechten van de houder van het handelsmerk in kwestie ingevolge het recht van het land van invoer ».

4.    De wetgevende procedure die voorafging aan de goedkeuring van het « trademark package » heeft verschillende jaren geduurd en de ontwerp-richtlijn is het voorwerp geweest van talrijke amendementen, voornamelijk als gevolg van meerdere opmerkingen die door verschillende belangengroepen werden ingediend die (rechtstreeks of onrechtstreeks) actief zijn op het gebied van het merkenrecht(3) . Een eerste versie van artikel 11 verwees aanvankelijk enkel naar de begrippen « get-up » (aanbiedingsvorm) en « packaging » (verpakking)(4). De begrippen « labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken » werden later toegevoegd om te garanderen dat ieder onderdeel van de verpakking of ieder in het nagemaakte goed gebruikte bestanddeel onder deze bepaling zouden vallen(5). Een moeilijkheid in de formulering van het nieuwe artikel lag in het feit dat de Engelse term « get up » niet werd gebruikt in de nationale wetgeving van alle lidstaten(6). Het oorspronkelijke voorstel verwees evenmin naar de term “risico” zoals momenteel opgenomen in het goedgekeurde artikel 11, maar er werd gesproken over «Wanneer er gevaar bestaat dat de ... zullen worden gebruikt» Deze formulering werd echter niet overgenomen, aangezien deze vaag als te vaag werd beschouwd (7).

5.    Artikel 11 luidt dan ook in de definitieve versie: « Wanneer het risico bestaat dat de verpakking, labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken of alle andere middelen waarop het merk is aangebracht, kunnen worden gebruikt met betrekking tot waren of diensten en dit gebruik een inbreuk zou vormen op de rechten van de houder van een merk op grond van artikel 10, § 2 en 3, heeft de houder van dat merk het recht de volgende handelingen te verbieden indien zij in het economische verkeer worden verricht:
a)    het aanbrengen van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, op een verpakking, labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken of alle andere middelen waarop het merk kan worden aangebracht;
b)    het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben, of het invoeren of uitvoeren van verpakkingen, labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken of alle andere middelen waarop het merk is aangebracht. »

6.    Deze nieuwe bepaling vindt aldus zijn oorsprong in de wil van de Europese wetgever om de merkhouder aanvullende hulpmiddelen aan te reiken om zijn merk te beschermen. Deze wil komt tot uitdrukking in considerans nr. 26 van de richtlijn: «Om houders van ingeschreven merken in staat te stellen namaak doeltreffender te bestrijden, moet hun het recht worden verleend het aanbrengen van een inbreukmakend merk en bepaalde daaraan voorafgaande voorbereidende handelingen te verbieden.».
Het begrip «bepaalde voorbereidende handelingen » dat in considerans nr. 26 wordt gebruikt, laat niet toe om met zekerheid te kunnen afleiden welke handelingen precies onder dit begrip moeten worden verstaan. Artikel 11 somt de voorbereidende handelingen echter nauwkeurig op. In het nieuwe artikel 11 van de richtlijn worden inderdaad twee soorten voorbereidende handelingen geviseerd:
1.    Allereerst, krachtens artikel 11 sub (a)  heeft de merkhouder het recht om, in het economisch verkeer, te verbieden dat een teken dat gelijk is of overeenstemt met zijn merk wordt aangebracht op verpakkingen, labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken of alle andere middelen, wanneer het risico bestaat dat het gebruik hiervan met betrekking tot waren of diensten een inbreuk op artikel 10 § 2 en 3 van richtlijn zou uitmaken.
2.    Krachtens artikel 11 sub (b), is het voor de merkhouder ook mogelijk om zich te verweren tegen nagemaakte verpakkingen, labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken of alle middelen waarop het merk is aangebracht, in de handel brengt of daartoe in voorraad heeft of dit invoert of uitvoert. Ook hier wordt vereist dat er een  risico bestaat dat het gebruik van deze laatsten met betrekking tot waren of diensten een inbreuk van artikel 10 §2 en 3 (8) van de richtlijn zou uitmaken.

7.    Artikel 11 van de Richtlijn kan samen gelezen worden met artikel 10 § 4 van de Richtlijn. Deze bepaling betreft goederen in transit en bepaalt welke maatregelen kunnen worden genomen tegen de namaakproducten die in de EU in transit zijn voordat ze buiten de EU worden gecommercialiseerd.
De wens van de Europese wetgever om zowel de namaakgoederen als de verpakking waarop het merk is aangebracht te viseren komt ook tot uitdrukking in Verordening 608/2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane. Artikel 2(5) van deze verordening geeft immers expliciet de definitie namaakgoederen weer: «verpakkingen, etiketten, stickers, brochures, gebruiksaanwijzingen, garantiebewijzen of andere soortgelijke voorwerpen, zelfs indien afzonderlijk gepresenteerd (…)».
Zo geeft artikel 10 § 4 van deRrichtlijn in zijn definitieve versie ook duidelijk aan dat «(…) de houder van dat merk eveneens het recht [heeft] te verhinderen dat derden in het economische verkeer waren binnenbrengen in de lidstaat waar het merk is ingeschreven zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van de verpakking ervan, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden.»(9)

8.    Samenvattend kan gesteld worden dat artikel 11 van de Richtlijn een illustratie is van de wil van de Europese wetgever om aan de hervorming van het merkenrecht nieuwe middelen aan te reiken aan de merkhouder, op een wijze die rekening houdt met de evoluties van de markt.

1)  Memorie van toelichting bij voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, 23/07/2013, COM (2013) 162, 201/0089 (COD), p.9 (https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2013)0162_/com_com(2013)0162_nl.pdf)
2)  Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 15 February 2011, p. 112, and point 2.215.
3)  Zie bijvoorbeeld de opmerkingen van de merkenverenigingen: MARQUES(www.marques.org/eutrademarkreform/FurtherResponses.asp); INTA(https://www.inta.org/advocacy/pages/europeanuniontrademarksystem.aspx); Amcham (https://www.amchameu.eu/position-papers/position-paper-amcham-eu-views-european-trademark-package); BASCAP en ICC, AIM,…
4)  Voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, 2013/03/27, COM (2013) 162, 201/0089 (COD), p.21 (https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2013)0162_/com_com(2013)0162_nl.pdf)
5)  Committee draft report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, 201/0089 (COD), PR/944364EN.doc, Committee on Legal Affairs, 31/07/2013,  pp.22-23  (https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-516.713+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN)
6)  Ibidem, p. 22.
7)  Memorie van toelichting bij voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, 2013/03/27, COM (2013) 162, 201/0089 (COD), p.32 en positie van het AMP op de ontwerp-richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, p.9 (https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2013)0162_/com_com(2013)0162_nl.pdf)
8)  Artikel 10 § 3 van richtlijn 2015/2436 bepaalt welke handelingen een inbreuk uitmaken en het aanbrengen van het teken op waren of verpakking; het aanbieden van waren, het invoeren of uitvoeren, deze in de handel brengen of in voorraad te hebben; gebruik maken van het beschermde teken als handels- of bedrijfsnaam of het teken te gebruiken voor zakelijk gebruik en in advertenties, alsook in bepaalde gevallen van vergelijkende reclame, zonder dat dit de oudere rechten van andere merkhouders kan schaden, verkregen voor de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk.
9)  Artikel 51, voetnoot 14, TRIPS-overeenkomst, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:21994A1223(17)