Een merk uit de failliete boedel
Een redactionele bijdrage van Maarten Lous, Merk-Echt.
In tijden van crisis zijn faillissementen aan de orde van de dag. Hoewel dit sommigen somber stemt zijn er ook ondernemers die hier juist kansen zien. Een van de vele voorbeelden hiervan is het kopen van intellectuele eigendomsrechten uit een failliete boedel. Het kopen van een merknaam of logo uit een failliete boedel kan een relatief goedkope manier zijn om een stuk reputatie en goodwill van een product of dienst over te nemen.
Zo’n aankoop biedt dus kansen, maar voor potentiële kopers zijn er ook risico’s. Zonder goede juridische analyse van de merkenportefeuille kun je als koper bedrogen uitkomen, mede omdat er bij koop vanuit een failliete boedel vaak geen garanties worden verschaft op het gekochte recht. Goede kennis van intellectueel eigendomsrecht in relatie tot faillissementen is van groot belang bij het dergelijke aankopen. Dit artikel neemt enkele veelvoorkomende risico’s en valkuilen onder de loep.
Pandrechten en licenties
Op een merk uit de boedel kan een pandrecht rusten. De pandhouder, bijvoorbeeld een bank, kan het merk dan als separatist executoriaal verkopen en hoeft niet aan te sluiten bij de concurrente schuldeisers. Een pandrecht is soms zichtbaar in de merkenregisters, wat in beginsel een vereiste is voor derdenwerking (art 2.33 BVIE en art. 23 GMV). Het kan echter voorkomen dat de registers niet worden geraadpleegd bij een verkoop aan een derde, of dat er sprake is van een stille verpanding die niet zichtbaar is in de merkenregisters. In dat laatste geval is er een grijs gebied met betrekking tot de vraag in hoeverre het pandrecht dan ingeroepen kan worden tegen een derde die het merk te goeder trouw heeft gekocht uit de boedel (www.dirkzwagerieit.nl). Zelfs met gedegen onderzoek is het namelijk niet altijd gemakkelijk het bestaan van een pandrecht tijdig te achterhalen. Ook het bestaan van licenties, op grond waarvan een derde partij het merk mag gebruiken, is niet altijd op voorhand duidelijk. Hierbij is eveneens vaak onzeker in hoeverre deze stand houden in een faillissement.
Pauliana
Het is niet ongebruikelijk dat merkrechten op een moedermaatschappij worden gezet om zo te voorkomen dat deze in de boedel van de failliete werkmaatschappij vallen. Dit kan ruim van tevoren geregeld zijn, maar kan ook op het laatste moment plaatsvinden wanneer het faillissement al onafwendbaar is geworden. Een merk dat in de ogen van een potentiële koper in de boedel lijkt te vallen kan in werkelijkheid zijn overgedragen. In bepaalde gevallen is een dergelijke overdracht aan te merken als een paulianeuze handeling, die in beginsel kan worden vernietigd (art. 42 e.v. Fw). Echter, wanneer een overdracht eenmaal heeft plaatsgevonden kan het vaak een lastige opgave zijn deze handeling terug te draaien. Zowel de feitelijke overdracht als de aantekening hiervan in de registers zal ongedaan moeten worden gemaakt. Voordat vaststaat dat er paulianeus is gehandeld, is langdurig procederen vaak noodzakelijk, met lange onzekerheid tot gevolg. Een recent voorbeeld waarbij de discussie over pauliana weer is opgelaaid, is het faillissement van sportmerk Rucanor. Hierbij trof de curator de boedel zonder merkrechten aan, wat een problematische situatie opleverde voor de potentiële kopers. De vraag of er hierbij paulianeus is gehandeld, blijft vooralsnog onbeantwoord.
Nietigheid, verval, auteursrechten en kwader trouw
Ook wanneer naar de eerdergenoemde aspecten van een merk uit een failliete boedel is gekeken, zijn er nog diverse situaties denkbaar waarbij een gekocht merk een kat in de zak blijkt. Een merk kan bijvoorbeeld aan nietigheid of aan verval onderhevig zijn, te kwader trouw blijken te zijn geregistreerd of bestaan uit een afbeelding waarop auteursrechten van een derde rusten. Documentatie waar dit uit blijkt komt niet altijd (tijdig) boven water, mede omdat het vaak wenselijk is een faillissement snel af te wikkelen. De tendens is om bij een failliete boedel eerst te kijken waar nog verkoopmogelijkheden zijn, en pas daarna te kijken welke rechten hierbij spelen. Een goede analyse van het intellectueel eigendom door de curator schiet er dan vaak bij in (Zie in dit kader bijvoorbeeld "Een IE-QuickScan voor curatoren").
Lopende aanvragen en vernieuwingen
Additionele risico’s bestaan wanneer er sprake is van een nog lopende merkaanvraag of een merk waarbij een verzoek tot vernieuwing is ingediend. Hierbij is er door derden niet altijd gemakkelijk duidelijkheid te verkrijgen of de hierbij aan de overheid af te dragen taksen (tijdig) zijn betaald. De koper kan hierdoor dus tegen onverwachte kosten aanlopen. In een uitzonderlijk geval kan het merk ten tijde van de koop zelfs vervallen omdat de taksen niet zijn afgedragen. Tevens is het nog altijd onderwerp van discussie of een lopende aanvraag überhaupt (als intellectueel eigendomsrecht) in de boedel valt.
Conclusie
Het kopen uit een failliete boedel brengt in het algemeen risico’s met zich mee. Bij het kopen van merkrechten is dit niet anders. Wel zijn er hierbij specifieke risico’s die aandacht behoeven. Het is verstandig om deze risico’s goed op het netvlies te hebben. Een goede juridische analyse en kritische blik kunnen veel problemen voorkomen. Voor professionals op het gebied van intellectueel eigendom ligt hier een kans om bij de curator en potentiële kopers van toegevoegde waarde te zijn in de afwikkeling van een faillissement.
