Een overdreven nonchalante consument
HvJ EG, 3 februari 2009, conclusie A-G Mazák in zaak C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur, voorheen Aceites del Sur tegen OHIM / Koipe
Gemeenschapsmerkaanvraag voor beeldmerk La Española. Oppositie door houder van nationale en communautaire beeldmerken Carbonell. Oppositie afgewezen door OHIM maar toegewezen door Gerecht, in een arrest dat volgens A-G Mazák maar beter kan worden vernietigd. “Het Gerecht in feite een maatstaf heeft toegepast die meer weg heeft van een overdreven nonchalante consument.”
Volgens het Gerecht deed de globale overeenstemmende indruk onvermijdelijk gevaar voor verwarring ontstaan, dat niet werd afgezwakt door de aanwezigheid van een verschillend woordbestanddeel (Carbonell vs. La Española), aangezien het woordbestanddeel van het aangevraagde merk (La Española) een zeer zwak onderscheidend vermogen had, omdat het verwees naar de geografische herkomst van de waar.
Volgens de A-G heeft het Gerecht de merknamen „Carbonell” en „La Española” echter onvoldoende met elkaar vergeleken. Een verzuim dat een onjuiste opvatting van de feiten en van het bewijs oplevert en dus ook door het Hof (als niet-feitenrechter) beoordeeld mag worden.
“45. In feite vermeldt het Gerecht alleen in punt 105 van het bestreden arrest, dat er verschillende woordbestanddelen zijn, maar overweegt in feite dat dit verschil het verwarringsgevaar niet afzwakte aangezien „La Española” een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft. Het Gerecht heeft evenwel geenszins de woorden „La Española” en „Carbonell” visueel met elkaar vergeleken.
(…)
50. Al lijkt het Gerecht op het eerste gezicht een globale beoordeling van het verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken te hebben verricht, volgens mij heeft het echter eigenlijk alleen de naam van het merk „La Española” in aanmerking genomen. Het bestreden arrest bevat echter, afgezien van de erkenning in punt 105 van het verschil in het woordbestanddeel, geen uitdrukkelijke beoordeling van het al dan niet onderscheidend vermogen van de naam van het merk „Carbonell”. Daarom ben ik van mening dat het Gerecht de werkelijke inhoud van de woordbestanddelen van de merknamen „Carbonell” en „La Española” onvoldoende met elkaar heeft vergeleken.
51. Blijkens de punten 94 tot en met 112 van het bestreden arrest, inzake de analyse van de overeenstemming van de merken en het verwarringsgevaar, is het Gerecht bij het onderzoek van de woordbestanddelen van de betrokken merken voorbijgegaan aan de werkelijke inhoud van het woordbestanddeel van de naam van het merk „Carbonell” en heeft het de betrokken merknamen eenzijdig en derhalve juridisch niet zuiver met elkaar vergeleken. Volgens mij levert dit verzuim een onjuiste opvatting van de feiten en van het bewijs op.
52. Tevens heeft dit verzuim in mijn ogen tot een onjuistheid geleid wat de uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 betreft.
53. Hieraan wil ik toevoegen dat het Gerecht, ook al zou volgens hem de inhoud van de woordbestanddelen van de merknamen „Carbonell” en „La Española” niet dominerend en/of minder belangrijk zijn, niettemin verplicht was om de eigenlijke inhoud van de woordbestanddelen van de betrokken merken met elkaar te vergelijken, tenzij het van mening was dat die elementen te verwaarlozen waren. Op dit punt heeft het Hof bijvoorbeeld in het arrest Medion geoordeeld dat een niet dominerend bestanddeel verwarringsgevaar kan veroorzaken.
54. Bovendien heeft het Gerecht niet uitdrukkelijk aangegeven waarom het in het kader van de visuele vergelijking van de betrokken merken niet de inhoud van de woordbestanddelen van de merknamen rechtstreeks met elkaar heeft vergeleken (dat wil zeggen de merknamen van de respectieve merken „Carbonell” en „La Española”).
55. Daarbij ben ik het ook eens met rekwirante en het BHIM dat – ondanks het feit dat in punt 107 van het bestreden arrest de juiste rechtspraak wordt aangehaald aangaande de maatstaf van „de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument” die in het kader van een globale beoordeling voor een gemiddelde consument moet worden gehanteerd – het Gerecht in feite een maatstaf heeft toegepast die meer weg heeft van een overdreven nonchalante consument.
56. Volgens mij voldoet de beoordeling van de relevante consument(35) door het Gerecht niet aan de rechtspraak waarin wordt gesteld dat de gemiddelde consument „normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend” is.
57. Ik acht het onlogisch van het Gerecht om te overwegen dat een „normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende” gemiddelde consument de eigenlijke inhoud van de woordbestanddelen van de namen van de betrokken merken niet zou opmerken, vooral wanneer hun omvang en belang in de betrokken merken niet te verwaarlozen is.
Lees de conclusie hier.
