Een schoen ter griffie gedeponeerd
Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 11 januari 2007, Rolnummer: 02/785. Viking Fottoy A.S. & Hevea tegen Schaatsenfabriek Viking B.V. (met dank aan Susan Kaak, Ventoux).
Schaatsen zijn geen schoenen en laarzen. 2e tussenarrest over Viking merkgebruik. 2e bewijsopdracht voor normaal gebruik merk voor schoenen. Rechtsverwerking wegens gedogen. Aanhouding in afwachting van BenGH-oordeel over winstafdracht.
Schaatsfabriek Viking is houdster van het in 1971 gedeponeerde Benelux-woordmerk VIKING voor schaatsen (klasse 28). In 1985 en 1989 heeft de schaatsenfabriek een Benelux-woordmerk VIKING en twee Benelux-beeldmerken VIKING voor schaatsen en met schaatsen gerelateerde waren gedeponeerd. Deze merken zijn vervallen verklaard voor niet met schaatsen gerelateerde waren (onder meer sportschoenen).
Het Noorse Hevea heeft op in 1983 een Benelux-beeldmerk VIKING, aangeduid als het Noorse 83 merk, gedeponeerd voor klasse 9 en 25 (onder meer schoenen).
Viking heeft heeft onder meer vervallenverklaring gevorderd van dit Noorse merk op grond van non usus. De rechtbank heeft dat in eerste instantie toegewezen, maar in het 1e tussenvonnis heeft het hof geoordeeld dat het merk ren onrechte vervallen is verklaard voor laarzen. Dit tussenarrest spitst zich toe op het (eventuele) gebruik voor schoenen.
Het beroep op “Heilung” door Hevea c.s. met betrekking tot (outdoor)schoenen, wordt door het Hof verworpen, omdat volgens het Hof het daartoe overgelegde bewijsmateriaal onvoldoende is om te concluderen dat het merk is gebruikt voor (sport)schoenen. (De zin “Hevea c.s. hebben een schoen ter griffie gedeponeerd.” verdient het om geciteerd te worden).
Het hof overweegt, met verwijzing naar HR Sidoste/Bonnie Doon, dat er wel sprake is van merkhandhavend normaal gebruik van een ander Noors merk (het Noorse 98 merk) voor schoenen, maar dat er geen stukken zijn overgelegd waaruit valt af te leiden dat er schoenen zijn verkocht onder het Noorse 83 merk. Hevea c.s. wordt, na de eerdere bewijsopdracht met betrekking tot het Noorse 83 merk voor schoenen, nu nogmaals toegelaten te bewijzen dat het Noorse 83 merk ook voor (andere) schoenen is gebruikt. De vraag of het Noorse 83 merk nietig is, heeft het Hof al in het eerste tussenarrest behandeld en ontkennend beantwoord.
Met betrekking tot de inbreukvraag overweegt het Hof dat eerst dient vast te staan waarvoor Hevea c.s. hun merken in de Benelux hebben gebruikt. Het Hof gaat ervan uit dat, hoewel niet vaststaat dat het Noorse 83 merk is gebruikt, Hevea c.s. wel een van hun Vikingmerken, althans het woord Viking in de Benelux hebben gebruikt voor zowel laarzen als schoenen. Bovendien zijn er schoenen onder het Noorse 98 merk verkocht.
Hevea c.s. heeft aangegeven dat zij haar plannen om de merken/aanduidingen Viking in de Benelux te gaan gebruiken voor kleding en hoofddeksels niet heeft doorgezet. De schaatsenfabriek heeft deze stelling niet gemotiveerd betwist. De stelling dat er sprake is van een dreiging van gebruik kan het Hof, zonder nadere toelichting, niet volgen. Aangezien het Hof reeds in een tussenarrest heeft overwogen dat er geen sprake is van soortgelijkheid tussen schaatsen en schoenen, is er geen inbreuk op grond van sub b. Over de sub c grond heeft het Hof partijen in de gelegenheid gesteld zich nader uit te laten over de bekendheid van de VIKING-merken.
Het beroep van Hevea c.s. op rechtsverwerking wegens gedogen van het gebruik van het Noorse 83 merk (in ieder geval voor laarzen) slaagt, hetgeen het Hof baseert op de omstandigheden van het geval, waaronder een sommatiebrief uit 1991 van de gemachtigde van de schaatsenfabriek.
Het hof stelt de schaatsenfabriek nog in de gelegenheid zich uit te laten over de stelling van Hevea c.s. dat er sprake is van misbruik van recht door zich te verzetten tegen het gebruik van het woord Viking. Voor wat betreft het overige (waaronder de nevenvorderingen), wordt de beslissing van het Hof aangehouden.
Met betrekking tot d gevorderde winstafdracht stelt het hof dat zij daar zo nodig in een later stadium op zal ingaan. “Nu de Hoge Raad onlangs in zijn arrest van 27 oktober 2006 vragen heeft gesteld aan het Benelux-Gerechtshof over “gebruik te kwader trouw”{ als bedoeld in artikel 13A lid 5 BMW (winstafdracht), zal het hof zijn eventuele beslissing op dat punt in ieder geval aanhouden tot dat daarover door het Benelux-Gerechtshof zal zijn beslist.”
Lees het arrest hier.
