Een zogenaamde combinatie-uitvinding
Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 maart 2009, HA ZA 08-1136 en HA ZA 08-1039, Selo B.V., Freshsupport Packing B.V. & Coöperatieve Zuivelonderneming Cono B.a. tegen PFM S.P.A. Packaging Machinery c.s resp. PFM S.P.A. tegen Freshsupport PAcking B.V.
Gevoegde zaken Selo c.s. (Selo, Freshsupport en Cono) tegen PFM.
Gevoegde octrooizaken met betrekking tot verpakkingen. Vernietiging van een octrooi zoals dat gold vóór en na gedeeltelijke afstand. Door de terugwerkende kracht van de vernietiging kunnen derden belang hebben bij vernietiging van een octrooi waarvan de reikwijdte is beperkt door gedeeltelijke afstand, in de vorm zoals het octrooi in het verleden heeft bestaan. Niet is in te zien dat artikel 75 ROW1995 zich beperkt tot het octrooi zoals dit geldt na de gedeeltelijke afstand. Het door PFM gevorderde verbod op octrooi-inbreuk is beperkt tot Nederland.
De gevorderde verklaring voor recht tot niet-inbreuk voor zover die ziet op voorbehouden handelingen buiten Nederland spruit dus niet voort uit het rechtsfeit waarop de vordering van PFM is gegrond. De rechtbank is in zoverre onbevoegd. Proceskostenveroordeling ook voor wat betreft de niet toegewezen reconventionele vordering van de wederpartij, omdat de voorwaardelijke vordering in reconventie tot vernietiging van het Octrooi onder de gegeven omstandigheden als een redelijke vorm van verdediging moet worden aangemerkt.
Freshsupport is een Nederlands verpakkingsbedrijf voor onder meer door Cono geproduceerde Beemster kaas. Daarbij maakt Freshsupport gebruik van door Selo geleverde machines. Bij deze machines die werken volgens de ‘flow-pack’ methode wordt een rol met folie afgewikkeld, waarbij de folie om het te verpakken product wordt gevouwen en vervolgens wordt dichtgelast. In de verpakkingsindustrie worden dergelijke machines algemeen gebruikt.
PFM is houdster van EP 995 695 (hierna: ‘EP 695’ of ‘het Octrooi’). Het Octrooi heeft betrekking op een zak voor de verpakking van levensmiddelen vervaardigd van een afpelbare folie en een werkwijze voor de productie daarvan. PFM heeft Freshsupport en Cono in juni 2006 aangeschreven wegens gestelde inbreuk op het Octrooi, waarop de raadsman van Freshsupport heeft gereageerd door -onder verwijzing naar prior art- te stellen dat het Octrooi nietig was.
Op 19 juni 2007 heeft PFM middels een akte gedeeltelijk afstand gedaan van het Nederlandse deel van het Octrooi door de conclusies te beperken, onder meer door toevoeging van de maatregel ‘dat de genoemde koppelings en sluitmiddelen vervaardigd zijn van een plaketiket’ aan conclusie 1.
In twee later gevoegde parallelle zaken voeren Selo c.s. aan dat het Octrooi (ook na gedeeltelijke afstand) nietig is, dat zij geen inbreuk maken en dat PFM onrechtmatig handelt door zich op een Octrooi te beroepen terwijl zij wist (wat blijkt uit de gedeeltelijke afstand) dat het in rechte geen stand zou houden. PFM voert aan dat de voor Cono geproduceerde verpakking inbreuk maakt op het Octrooi zoals dat luidt na afstand resp. de door het Octrooi beschermde werkwijze wordt toegepast.
Nietigheid: Ter zitting heeft PFM erkend dat conclusie 1 van het Octrooi voor afstand nietig was omdat deze ‘te ruim’ was geformuleerd. Zij is tot dat inzicht gekomen na door Selo c.s. gewezen te zijn op bij PFM nog niet eerder bekende publicaties uit de stand van de techniek. Volgens PFM betreft het Octrooi na de Akte een zogenaamde combinatie-uitvinding. Naar het oordeel van de rechtbank, echter, kan in de toepassing van een plaketiket geen inventieve technische maatregel worden gezien. Het gebruik van een etiket als sluitmiddel van een zakje is met daarin levensmiddelen is algemeen bekend.
‘6.10 [...]de enkele toevoeging, aan een niet inventieve combinatie van maatregelen, van de op zichzelf bekende en algemeen toegepaste maatregel van het gebruik van een plaketiket om een zakje met daarin levensmiddelen dicht te plakken en tegelijkertijd informatie te verschaffen, niet kan maken dat de aldus ontstane combinatie van maatregelen wél inventief zou zijn.’
Toepassing van de problem solution benadering leidt niet tot een ander oordeel. Ook de overige voortbrengselconclusies zijn nietig, net als de werkwijzeconclusies:
‘6.17 [...]Niet valt daarom in te zien op grond waarvan het vervaardigen vaneen niet inventieve verpakking op een in de branche algemeen gebruikteverpakkingsmachine inventief zou kunnen worden geacht.’
Vernietiging Octrooi voor en na Afstand: De rechtbank vernietigt het Nederlandse deel van het Octrooi in zijn geheel, zowel in de vorm zoals dat gold voor de Akte, als in de vorm zoals dat gold na de Akte.
‘6.23 [...]PFM heeft nog aangevoerd dat vernietiging van het octrooi zoals dit gold vóór de Akte niet mogelijk zou zijn omdat het octrooi in die vorm niet meer bestaat. Dit standpunt acht de rechtbank onjuist. Door de terugwerkende kracht van de vernietiging kunnen derden zoals Selo c.s. belang hebben bij vernietiging van een octrooi waarvan de reikwijdte is beperkt door gedeeltelijke afstand, in de vorm zoals het octrooi in het verleden heeft bestaan. De onderhavige afstand heeft namelijk geen werking voor het verleden [Noot1]. Niet is in te zien dat artikel 75 ROW1995 zich beperkt tot het octrooi zoals dit geldt na de gedeeltelijke afstand.
Noot1: ‘De akte van afstand is ingeschreven op 19 juni 2007, derhalve voor de inwerkingtreding (op 5 juni 2008) van de Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995 (Staatsblad 2007, nr 479). Ingevolge artikel I onder Q van die wet is artikel 63 ROW 1995 in die zin gewijzigd dat afstand – anders dan voordien het geval was – thans wel terugwerkende kracht heeft. Volgens artikel VII van die wijzigingswet blijft artikel 63 ROW 1995 zoals dat gold voor 5 juni 2008 van toepassing op een reeds voordien ingeschreven akte van afstand (eerbiedigende werking).’
Wapperverbod afgewezen. Ook vordering tot schadevergoeding (reputatieschade) wegens wapperen afgewezen:
‘6.25 [...] Vast staat immers dat PFM juist naar aanleiding van de door Selo c.s. genoemde stand van de techniek haar Octrooi heeft beperkt. De rechtbank heeft geen reden om aan te nemen dat PFM ook nadien diende te beseffen dat er gerede kans was dat het Octrooi vernietigd zou worden.’
Eiswijziging in reconventie. Een voorwaarde verbinden aan een voorheen onvoorwaardelijke eis, leidt niet tot een vermeerdering van die eis.
Verklaring voor recht niet-inbreuk Nederland en buitenland:
‘6.30 Anders dan in de procedure met rolnummer 08-1136 heeft Freshsupport in deze procedure de gevorderde verklaring voor recht niet beperkt tot Nederland. PFM heeft (incidenteel) de bevoegdheid van deze rechtbank bestreden de vordering te beoordelen voor zover deze ziet op voorbehouden handelingen buiten Nederland. Freshsupport baseert deze bevoegdheid ten onrechte op artikel 6 lid 3 van Verordening (EG) 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Het door PFM gevorderde verbod op octrooi-inbreuk is beperkt tot Nederland. De gevorderde verklaring voor recht voor zover die ziet op voorbehouden handelingen buiten Nederland spruit dus niet voort uit het rechtsfeit waarop de vordering van PFM is gegrond. De rechtbank is in zoverre onbevoegd.’
‘6.31 Voor zover de verklaring voor recht ziet op voorbehouden handelingen inNederland dient deze te worden afgewezen omdat niet is in te zien welk belangFreshsupport bij een dergelijke verklaring heeft nu het Nederlandse deel van hetOctrooi wordt vernietigd.’
Proceskosten: Veroordeling van PFM in de proceskosten, ook voor wat betreft de incidenten en de reconventie ‘omdat de voorwaardelijke vordering in reconventie tot vernietiging van het Octrooi onder de gegeven omstandigheden als een redelijke vorm van verdediging van Freshsupport moet worden aangemerkt (vergelijk H.R. 21 januari 1977, LJN AC5876.)’
Lees het vonnis hier.
