Eiser moet gebruik domeinnamen staken

Rb. Limburg 16 november 2022, IEF 21115, IT 4163; ECLI:NL:RBLIM:2022:9189 (Witran tegen Terhagen c.s.) Zie [IEF 19423]. Bij vonnis van 3 september 2020 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Terhagen met betrekking tot het gebruik van domeinnamen afgewezen, omdat Terhagen niet aannemelijk heeft gemaakt dat MediaZuid dan wel Terhagen op enig moment rechthebbende zijn geweest van de handelsnaam ‘domeinnaam 2’. Witran heeft op 9 juni 2020 dan wel 6 september 2020 de domeinnaam ‘domeinnaam 1’ op haar naam laten registreren bij SIDN. Witran vordert nu onder meer de rechtbank voor recht te verklaren dat het handelen van gedaagde Terhagen en/of ASSB, te weten het exploiteren sinds juni 2020 van een website onder de domeinnaam 'www.domeinnaam 2' onrechtmatig is jegens Witran. In reconventie vorderen Terhagen c.s. Witran te gebieden het gebruik van domeinnaam 1 en de verhuursoftware te staken. 

De rechtbank wijst de vorderingen in conventie af omdat Witran moet stoppen met het het drijven van een onderneming op basis van 'domeinnaam 1'. Dit omdat Witran 'domeinnaam 1' enkel mocht gebruiken op grond van de met Terhagen gesloten overeenkomst voor bepaalde tijd. De overeenkomst eindigde van rechtswege op 30 juni 2020. Nu Witran de onderneming op basis van 'domeinnaam 1' niet meer mag drijven, is er ook geen sprake meer van verwarringsgevaar. In reconventie wordt toegewezen dat Witran zal worden geboden om het gebruik van ‘domeinnaam 2’ en van ‘domeinnaam 1’ te staken en gestaakt te houden. Witran wordt tevens verboden om domeinnaam 1 aan een derde te verkopen.

4.6.3. De rechtbank overweegt met betrekking tot de genoemde vorderingen in conventie en in reconventie als volgt.
De rechtbank neemt tot uitgangspunt dat uit de overeenkomst volgt dat Witran de formule mocht gebruiken in haar verhuur-onderneming, in de regio Urmond e.o. en tot op 29 juni 2020. Vanaf 30 juni 2020 diende Witran daarmee te stoppen. Deze laatste verplichting volgt - impliciet, maar onmiskenbaar - uit de overeenkomst. Dit betekent dat de vorderingen van Terhagen c.s. die zien op het staken van het gebruik van de formule door Witran na 29 juni 2020, als (de reële kans op) dat voortgezette gebruik komt vast te staan, kunnen worden toegewezen op grond van de overeenkomst, en dus zonder dat moet worden vastgesteld dat sprake is van, bijvoorbeeld, een onrechtmatige daad van Witran jegens Terhagen, [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] en/of ASSB. Evenmin is relevant of al dan niet sprake is van een inbreuk door Witran op een aan Terhagen c.s., of één van hen, toekomend intellectueel eigendomsrecht.

4.6.5. Witran kan harerzijds het voorgezette gebruik van de formule niet rechtvaardigen met een beroep op een háár eventueel toekomend intellectueel eigendomsrecht, zoals haar (eventuele) recht op (bescherming van) de handelsnaam ‘ [domeinnaam 2] ’.
De rechtbank overweegt daartoe dat niet ondenkbaar is dat Witran op enig moment in of na juni 2015 met een beroep op de Hnw hadden kunnen optreden tegen derden, als die, met name in de regio Urmond e.o., gebruik hadden gemaakt van de handelsnaam ‘ [domeinnaam 2] ’ of een daarop gelijkende naam (zie art. 5 Hnw.). Die situatie is hier echter niet aan de orde. Witran dient het gebruik van de formule op grond van (de nawerking van) de overeenkomst te staken en dient als consequentie daarvan te accepteren dat zij haar onderneming een andere naam moet geven.

4.6.6. Witran heeft dit laatste zelf ook ingezien; anders valt niet goed te begrijpen waarom zij vanaf juli 2020 haar onderneming is gaan drijven onder de naam ‘ [domeinnaam 1] ’. Deze wijziging kan Witran echter niet baten, en ook niet het registreren van ‘ [domeinnaam 1] ’ als handelsnaam en als domeinnaam, want de nieuwe naam van Witrans verhuur-onderneming verschilt niet noemenswaardig van de eerder gebruikte naam. Dat is des te meer het geval, omdat alle activiteiten onder de noemer ‘ [domeinnaam 2] ’, door wie dan ook, steeds hebben plaatsgevonden in (Midden- en Zuid-)Limburg. Met de toevoeging ‘limburg’ wordt daarom geen onderscheid van betekenis aangebracht ten opzicht van ‘goedekoopeenbusjehuren.nl’. Daar komt bij dat Witran in en na juli 2020, om uitdrukking te geven aan de naam van haar onderneming, gebruik is blijven maken van het logo dat deel uitmaakt van de formule. Aan dat logo heeft Witran, zoals eerder opgemerkt (zie rov. 4.2.12.), enkel een klein groen vlak met de tekst ‘limburg’ toegevoegd.
Witran heeft in haar conclusie van repliek nog gesteld dat zij inmiddels gebruik maakt van een andere huisstijl, met een ander logo. Dat verweer kan Witran niet baten. Zij blijft aldus gebruik maken van de naam ‘ [domeinnaam 1] ’. Daar komt bij dat de producties die Witran bij akte van 3 november 2021 in het geding heeft gebracht ter onderbouwing van haar verweer enkel betrekking hebben op de nieuwe ontwerpen als zodanig. Uit niets blijkt dat (en hoe) deze ontwerpen worden gebruikt in de praktijk en of daarmee daadwerkelijk een einde is gekomen aan het gebruik van de grafische ontwerpen die deel uitmaken van de formule.

4.6.14. De rechtbank overweegt als volgt.
Ervan uitgaande dat Witran tot op heden een eigen onderneming drijft onder de naam/domeinnaam ‘ [domeinnaam 1] ’ is het inderdaad voorstelbaar dat potentiële huurders van lichte bedrijfsauto’s verward worden door het - kennelijk - dubbele aanbod van goedkoop te huren busjes in de regio(‘s) Urmond e.o./Beek e.o. De rechtbank heeft in het voorgaande echter geoordeeld dat Witran dient te stoppen met het drijven van een onderneming op basis van de naam/domeinnaam ‘ [domeinnaam 1] ’ (en ook niet het recht heeft of dient te krijgen om een onderneming te drijven op basis van ‘ [domeinnaam 2] ’). Dit betekent dat al in de nabije toekomst een eind zal zijn gemaakt aan de (door Witran gestelde) verwarring.

4.6.15. Gelet hierop bestaat geen reden om Terhagen c.s. te verbieden om een website op basis van de naam/domeinnaam ‘ [domeinnaam 2] ’ in de lucht te hebben, al dan niet om daarmee een verhuur-onderneming te drijven. Witran heeft niets gesteld dat afdoet aan dit oordeel.
De rechtbank zal de vordering in conventie onder 4, die strekt tot het uitspreken van een verbod aan het adres van Terhagen c.s. om de handelsnaam ‘ [domeinnaam 2] ’ te gebruiken, daarom afwijzen. Datzelfde zal gebeuren met de vordering in conventie onder 5, die dezelfde strekking heeft, maar dan in verband met de domeinnaam ‘ [domeinnaam 2] ’ en de bijbehorende website. Ook de vordering in conventie onder 6, waarmee Witran wil bereiken dat deze domeinnaam (en de domeinnaam ‘ [domeinnaam 4] ’) aan haar wordt overgedragen, zal worden afgewezen. In verband met de vordering onder 5, voor zover deze betrekking heeft op de website ‘ [domeinnaam 2] ’, is nog van belang dat, als zou komen vast te staan dat Witran terecht bezwaar maakt tegen enkele onderdelen van de website (hetgeen niet vast staat), en als zou komen vast te staan dat Witran zich als concurrent op de genoemde bepalingen mag beroepen (hetgeen door Terhagen c.s. gemotiveerd is betwist, op welke stellingen Witran onvoldoende heeft gereageerd), heeft te gelden dat de bewaren te weinig gewicht hebben om op grond daarvan de hele website uit de lucht te laten halen. De formulering van de vordering biedt geen ruimte om, zo nodig, een minder vergaande sanctie te treffen.