Erg lekker
Rechtbank ’s-Gravenhage, 31 juli 2007, KG ZA 07-01. Tang Frères SA c.s. tegen Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV c.s.
Merkenrecht. Toewijzing grensoverschrijdend verbod op merkinbreuk.
Partijen importeren en distribueren Aziatische voedingsmiddelen. Tang c.s. zijn houdster van het internationale woordmerk AROY-D, geregistreerd in 1988 en met gelding voor de Benelux. In 2006 is dit merk als gemeenschapsmerk geregistreerd voor diverse voedingsmiddelen, waaronder kokosnootijs. Gedaagde H&S heeft in 2005 het Benelux woord-/beeldmerk AROY-ICE gedeponeerd. H&S heeft bij het BHIM de nietigheid gevorderd van het gemeenschapsmerk van Tang c.s. op grond van haar oudere Beneluxmerk. Tang c.s. eisen in het onderhavige kort geding op hun beurt onder meer de nietigheidsverklaring van de merkinschrijving van H&S op grond van haar oudere internationale merk.
H&S bestrijdt de geldigheid van het merk AROY-D. Het merk mist volgens haar onderscheidend vermogen, omdat ‘aroy’ in het Thai ‘erg lekker’ betekent en aldus een hoedanigheid beschrijft van een product als ijs. H&S vinden dat Tang c.s. haar niet kunnen beletten deze mededeling met betrekking tot haar ijs te doen.
De voorzieningenrechter volgt H&S niet en oordeelt dat het om de vraag gaat of het merk AROY-D beschrijvend is voor de waren waarvoor het is ingeschreven. H&S heeft volgens de rechter niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de doorsnee consument de betekenis kent van het woord ‘aroy’. Daar komt volgens de rechter bij dat H&S in de nietigverklaringsprocedure bij het BHIM zich niet heeft beroepen op een gebrek aan onderscheidend vermogen van het gemeenschapsmerk AROY-D, maar uitsluitend op het door haar gestelde oudere Beneluxmerkrecht AROY-ICE.
Nadat de rechter vaststelt dat het internationale merk van Tang c.s. op haar beurt ouder is dan het Beneluxmerk van H&S, stelt H&S dat haar merk niettemin gehandhaafd kan worden omdat het merk van Tang c.s. inmiddels is vervallen wegens niet normaal gebruik gedurende de periode 2001-2007 voor onder meer consumptie-ijs. De rechter volgt dit niet; Tang c.s. heeft ter zitting verpakkingen van haar ijsproducten getoond. Voorts stelt H&S tevergeefs dat er geen overeenstemming is tussen beide merken; de rechter merkt hierbij op dat H&S in de procedure bij het BHIM overigens ook zelf het standpunt inneemt dat de merken elkaar bijten.
Er volgt een grensoverschrijdend inbreukverbod, omdat Tang c.s. volgens de rechter voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat H&S inbreuk maakt of dreigt te maken in de gehele gemeenschap. Het verbod dient zich voorts ook uit te strekken tot Zwitserland, aangezien het internationale merk van Tang c.s. mede voor dat land is gedeponeerd en H&S geen gronden heeft aangevoerd waarom Tang c.s. hun merkrecht in Zwitserland niet zouden kunnen handhaven. De rechter veroordeelt H&S in de volledige proceskosten.
Lees het vonnis hier.
