Essity/MTS: rechtbank legt verbod en grensoverschrijdend provisioneel verbod op aan MTS wegens inbreuk op twee octrooien

Rb. Den Haag 16 oktober 2024, IEF 22311; ECLI:NL:RBDHA:2024:17019 (Essity tegen MTS). Essity is houder van een Europees octrooi (EP 1 799 083; EP 083) voor een dispenser waarin een rol toiletpapier is opgenomen. Essity is tevens houder van een Europees octrooi (EP 3 260 029; EP 029), dat is afgesplitst van (de aanvrage voor) EP 083, dat een rol toiletpapier onder bescherming stelt dat kan worden opgenomen en gebruikt in een bepaald type dispenser. MTS verhandelde toiletpapier dat volgens Essity aan de op het papier gerichte kenmerken van diverse conclusies van de genoemde octrooien voldoet. Volgens Essity maakte MTS door de verhandeling van dit toiletpapier indirecte inbreuk op diverse conclusies van EP 083 en directe inbreuk op diverse conclusies van EP 029. MTS was naar aanleiding van een verhandeling van dispensers en rollen toiletpapier in november 2015 door Essity aangeschreven wegens inbreuk op EP 083 en had toegezegd om de verhandeling van deze producten te staken en gestaakt te houden. Essity was er achter gekomen dat MTS de verhandeling van het toiletpapier had gecontinueerd. In haar eerste verweer betwiste MTS nog dat het papier dat bij een van haar afnemers was aangetroffen van haar afkomstig was. Essity heeft bewijsmateriaal in het geding gebracht waaruit bleek dat het betreffende toiletpapier door MTS aan klanten werd aangeboden op een enkel voor haar klanten via een login toegankelijk deel van haar website, en bewijsmateriaal dat zij in het kader van een beslag inzake namaak in België had verkregen, waaruit bleek dat MTS in strijd met de gedane toezegging de inbreuk had gecontinueerd.

In beide zaken heeft Essity in de hoofdzaak een grensoverschrijdend inbreukverbod met nevenvorderingen gevorderd en daarnaast een grensoverschrijdend
provisioneel inbreukverbod. Het verweer van MTS dat de rechtbank niet internationaal bevoegd is om te oordelen over de geldigheid, ook niet voorlopig in
het kader van een vordering tot oplegging van een grensoverschrijdende voorziening, is gegrond bevonden voor zover het betrekking heeft op de hoofdzaak. De rechtbank heeft de hoofdzaken voor andere landen dan Nederland op verzoek van Essity aangehouden. De rechtbank heeft zich internationaal bevoegd geacht om te oordelen over de grensoverschrijdende provisionele vorderingen. MTS heeft zich tegen de vorderingen verweerd door onder meer aan te voeren dat Essity aan afnemers van de dispensers die aan de kenmerken van de conclusies van het octrooi voldoen een impliciete licentie zou hebben verleend om daarin toiletpapier te gebruiken dat op de markt beschikbaar is en geschikt is voor gebruik in die dispensers en dat de octrooirechten van Essity zouden zijn uitgeput. Deze verweren zijn verworpen. Vanwege indirecte inbreuk op diverse conclusies van EP 083 en directe inbreuk op diverse conclusies van EP 029 heeft de rechtbank in de hoofdzaak onder meer een inbreukverbod voor Nederland opgelegd, en tevens een grensoverschrijdend provisioneel inbreukverbod.

8.35. MTS heeft nog aangevoerd dat zij geen (indirecte) inbreuk kan maken door het aanbieden van de MTS Producten aan gebruikers van de SmartOne dispensers omdat die producten als diensten aan de SmartOne-dispensers beschikbaar worden dan wel (impliciete) licentie aan de gebruikers gegeven voor het gebruik van de MTS Producten in combinatie met de SmartOne-dispensers. Dit verweer wordt verworpen. Essity heeft door de levering van dispensers de beslissing zijn om de gebruikers een (impliciete) licentie aan de gebruikers te geven voor het gebruik van de MTS Producten in verlening aan de Essity en de gebruikers de bedienins die zij daarin voeren, een door Essity en de gebruikers van de dispensers in wezen bepaalde manier waaronder met name is overeengekomen, en de overcompliance waarmee Essity de verbonden met de dispensers, gebruik moet worden gemaakt. Van expliciete licenties voor die strekking in de apparaten en gedragingen kunnen, nu Essity en de gebruikers van de bedienins die zij daarin voeren, een overduidelijk verworpen omdat essity en de gebruikers de beschikking zouden hebben gegeven en daarom, zou worden getracht, niet verder te sluiten. MTS heeft het ingelogd deze verklaringen en gedragingen van Essity of toe SmartOne dispensers sprake is, de SmartOne dispensers kunnen niet met minder dan toereikend worden, als leidt dat tot een besluit (volledig) op de vordening van het echtvirol, De onderhandige zaak leidt echter tot het opdracht feitelijk van de vaatgeseelde feiten in de (Digitale toegangtitel)". Al om die reden kan met MTS zich noch op die grond beroepen.

8.36. Essity heeft bovendien gesteld dat zij met circa 80% van de gebruikers in de Benelux een bruikleenovereenkomst aangaat voor de SmartOne dispenser, waarbij de gebruiker zich verplicht enkel Essity toiletpapier te gebruiken in de dispenser. MTS heeft de hoogte van het percentage betwist, maar niet dat een aanzienlijk deel van de gebruikers van de SmartOne dispensers een dergelijke overeenkomst aan is gegaan. Deze gebruikers hebben dus uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de MTS Producten te gebruiken. MTS heeft echter niet gesteld dat de aanbiedingen en leveringen die zij heeft gedaan, niet mede gericht waren op deze groep gebruikers. Ook daarom kan zij zich niet beroepen op de in artikel 54 lid 1 ROW opgenomen uitzondering voor het aanbieden en/of leveren aan beweerdelijke licentiehouders. Haar aanbiedingen waren immers niet beperkt tot dergelijke licentiehouders.

8.37. Een beroep op uitputting kan MTS evenmin baten. Dat beroep kan worden gedaan bij handelingen met betrekking tot een voortbrengsel dat rechtmatig in het verkeer is gebracht door de octrooihouder, op grond van artikel 54e ROW. Het beroep op uitputting heeft betrekking op dat specifieke voortbrengsel. In dit geval zijn dat de SmartOne dispensers die afnemers van Essity en haar wederverkopers hebben gekocht. Het voortbrengsel dat daarmee volgens MTS is uitgeput is echter niet alleen die dispenser, maar ook het daarvoor geschikte toiletpapier, dat nog niet in het verkeer was gebracht. Zoals hiervoor al overwogen, kan de SmartOne dispenser echter ook gebruikt worden met standaard toiletpapier. Dat de uitputtingsregeling in die situatie ook uitputting omvat van daarvoor geschikte en bestemde producten, kan niet worden aanvaard. Dat dat het geval is blijkt ook niet uit de wet of de jurisprudentie.