Esthetische complementariteit (Tosca 1)
GVEA, 11 juli 2007, zaak T-150/04, Mülhens GmbH & Co. KG tegen OHIM/ Minoronzoni Srl.
Oppositieprocedure. Esthetische complementariteit leidt i.c. niet tot soortgelijkheid. Voor niet-ingeschreven bekende merken is soortgelijkheid vereist.
Gemeenschapsmerkaanvraag voor beeldmerk TOSCA BLU, voor kleding, oppositie op grond van ouder nationaal woordmerk TOSCA. “Verzoekster heeft haar oppositie gebaseerd op het bestaan van het niet als merk ingeschreven woordteken TOSCA, dat in Duitsland algemeen bekend zou zijn voor de volgende waren: „parfum, eau de toilette, eau de cologne, lotions voor het lichaam, toiletzeep, douchegel, enz.” Het had gekund, maar volgens het Gerecht zijn de waren niet soortgelijk.
“35 Bijgevolg valt niet uit te sluiten dat met name in de modesector en in de sector van de producten voor de verzorging van het uiterlijk, in de perceptie van het relevante publiek naast een functionele complementariteit een esthetische complementariteit tussen naar aard, bestemming en gebruik verschillende waren ontstaat.
36 Een dergelijke esthetische complementariteit kan slechts leiden tot een zekere mate van soortgelijkheid in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wanneer er sprake is van een echte esthetische noodzaak, in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gebruikelijk en normaal vinden om deze waren samen te gebruiken [zie in die zin arrest Gerecht van 1 maart 2005, Sergio Rossi/OHIM – Sissi Rossi, T-169/03, punten 60 en 62]."
"37 Toch volstaat het niet dat de betrokken waren esthetisch complementair in de zin van het vorige punt zijn, opdat kan worden geconcludeerd dat ze soortgelijk zijn. Daartoe is ook vereist dat de consumenten het normaal vinden dat deze waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebracht, hetgeen normaliter veronderstelt dat in veel gevallen deze waren dezelfde fabrikant respectievelijk dezelfde distributeur hebben (arrest Sissi Rossi, punt 63).
38 In casu stelt verzoekster alleen dat het publiek vanwege de praktijk om licenties te verlenen ermee vertrouwd is dat artikelen uit de modesector onder een parfummerk worden verkocht. Ook al is dat gegeven aangetoond, het kan op zich het feit dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn, niet wegnemen. Op basis van dat gegeven kan met name niet worden vastgesteld dat er een esthetische complementariteit bestaat tussen parfumerieartikelen enerzijds en lederwaren en kleding zoals bedoeld in punt 3 supra, anderzijds in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gewoon en normaal vinden dat deze waren samen worden gebruikt.
39 Verzoekster voert niettemin aan dat de betrokken waren als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij voor het imago van een persoon belangrijk zijn en dat zij in modebladen samen worden afgebeeld. Afgezien van het feit dat dit argument tardief is, daar het niet werd aangevoerd in het kader van de procedures voor de instanties van het Bureau, kan in geen geval op basis van dat gegeven een esthetische complementariteit zoals in punt 36 supra beschreven, worden vastgesteld.”
Een soort van Davidoff-verweer over de bescherming van een niet-ingeschreven bekend merk voor niet-soortgelijke waren, haalt het niet:
“56 Anders dan artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk met betrekking tot dezelfde of soortgelijke waren of diensten een oppositie op grond van een merk waarvoor geen inschrijvingsbewijs is overgelegd doch dat algemeen bekend is in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs ontvankelijk is, beschermt artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, met betrekking tot niet-soortgelijke waren, bijgevolg uitsluitend algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs waarvoor een inschrijvingsbewijs is overgelegd.
57 Dat algemeen bekende merken waarvoor geen inschrijvingsbewijs is overgelegd, buiten de werkingssfeer van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 vallen, is in overeenstemming met artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs, dat binnen de perken van het specialiteitsbeginsel geen bescherming biedt in geval van niet-soortgelijke waren.
58 Gelet op het voorgaande dient verzoeksters argument dat de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 het gevolg van een redactionele fout zijn, te worden afgewezen.
59 Verzoekster kan evenmin stellen dat een systematische uitlegging van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 ertoe moet leiden dat deze bepaling ook geldt voor niet-ingeschreven bekende merken. Juist uit de algemene systematiek van artikel 8 van verordening nr. 40/94 volgt immers dat een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs waarvoor geen inschrijvingsbewijs is overgelegd, alleen tegen verwarringsgevaar met betrekking tot dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt beschermd, zoals ook is bepaald in artikel 6 bis van het Verdrag van de Parijs betreffende de waren.
60 Het Gerecht merkt voor het overige op dat verordening nr. 40/94 op dit punt overeenstemt met artikel 16, lid 3, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994 (bijlage 1 C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie) (PB L 336, blz. 214), dat de toepassingssfeer van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs uitbreidt tot gevallen waarin de betrokken waren of diensten niet soortgelijk zijn, op voorwaarde evenwel dat het oudere merk ingeschreven is.”
Het Gerecht concludeert dat de kamer van beroep de door verzoekster ingestelde oppositie terecht heeft afgewezen.
Lees het arrest hier.
