EU-verbod voor decoratief karakter van gebruik van G-Stars merk RAW
Rechtbank Den Haag 13 november 2013, HA ZA 11-2743 (G-Star Raw tegen H&M Hennes & Mauritz)
Uitspraak ingezonden door Laura Fresco, Hoyng Monegier.
Zie eerder IEF 11923 en IEF 11582. Merkenrecht. 2.20 BVIE sub b. Verwatering. Marktonderzoeken. G-Star is houdster van het Gemeenschapswoordmerk RAW. H&M voert aan dat RAW verwijst naar de waren en diensten in een bepaalde stijl. Dat de RAW-merken gebruikt worden voor kleding behorend tot urban style is alleen onvoldoende om aan te nemen dat RAW de gangbare aanduiding is geworden voor de kleding in deze stijl.
Het door H&M overlegde onderzoek waarbij vrije en spontane associaties worden opgesomd, zeggen niets over de ontstane verwarring. De rechtbank neemt als uitgangspunt dat zelfs als H&M de tekens ter versiering gebruikt, dat nog niet wegneemt dat deze tekens zodanig overeen kunnen stemmen met de merken dat het publiek de waren opvat als afkomstig van G-Star.
Ten aanzien van het gevorderde bevel opgave te doen, overweegt de rechtbank dat G-Star hierbij belang kan hebben ter begroting van de schade. De door Ernst & Young opgestelde verklaring volstaat niet, omdat die kennelijk is opgesteld naar aanleiding van het verstekvonnis en slechts betrekking heeft op de Benelux. H&M wordt verboden in de Europese Gemeenschap inbreuk te maken en krijgt bevel tot opgave en vernietiging.
4.5. Ten aanzien van hetgeen door paktijen is aangevoerd met betrekking tot het al dan niet aanwezige onderscheidend Vermogen van de RAW—merken en de gevolgen daarvan voor de bescherming die deze merken bieden overweegt de rechtbank als volgt. Dat “RAW” een aanduiding is die veel wordt gebruikt in de muziek-, design- en modewereld om waren en diensten te beschrijven die behoren tot een bepaalde stijl (wat daarvan ook zij), wil nog niet zeggen dat de RAW-merken (dus) geen onderscheidend vermogen zouden kunnen hebben en zich niet kunnen lenen om de waar waarvoor deze merken zijn ingeschreven als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dat “RAW" louter beschrijvend zou zijn voor kleding is door H&M c.s. niet gesteld en is evenmin gebleken. H&M voert aan dat “RAW” verwijst naar waren en diensten die behoren tot een bepaalde stijl. Zo er sprake zou zijn van dergelijke verwijzing dan leidt deze echter nog niet - zonder meer - tot beschrijvendheid van het desbetreffende merk. Dat het relevante publiek bij het zien van “RAW” aangebracht op kleding zou denken aan waren (zoals kleding) behorend tot een bepaalde muziek- en kledingstijl, is in ieder geval door H&M c.s. niet (voldoende) concreet onderbouwd. De enkele omstandigheid dat G-Star c.s. haar RAW-merken gebruikt op kleding die kan worden aangeduid als behorend tot urban style is - zonder meer - onvoldoende om aan te nemen dat “RAW” daarmee de gangbare aanduiding is geworden voor kleding behorende tot die stijl.
4.28. Ten aanzien van het gevorderde bevel opgave te doen van aantallen geproduceerde, bestelde, in voorraad gehouden en/of verkochte inbreukmakende kledingstukken, de inkoop- en verkoopprijs van deze kledingstukken en de behaalde winst overweegt de rechtbank dat G-Star c.s. belang bij deze informatie kan hebben ter begroting van de schade. De door Ernst & Young opgestelde verklaring van 24 oktober 2011 met betrekking tot H&M AB volstaat niet omdat die kennelijk naar aanleiding van het verstekvonnis is opgesteld en kennelijk slechts betrekking heeft op de Benelux, terwijl H&M AB hierna zal worden bevolen opgave te doen met betrekking tot de Europese Unie. De (als productie 12) overgelegde controleverklaring van Ernst &Young van 2 november 2011 ten aanzien van H&M BV is opgesteld “op basis" van de kort gedingvereisten zoals genoemd in paragraaf 1 B van de beschikking gedateerd 5 oktober 2011 aangaande het onrechtmatig gebruiken van de merknaam "RAW” en bestrijkt de periode 2 december 2009 - 30 oktober 2011. Dat daarmee een opgave als hier gevorderd overbodig zou zijn omdat een vergelijkbare opgave reeds zou zijn gedaan door H&M c.s. is onvoldoende onderbouwd. H&M c.s. zal dan ook worden veroordeeld opgave te doen zoals in het dictum vermeld. De termijn waarbinnen dit dient te geschieden zal worden aangepast.
