EUIPO wijst overdracht merk toe wegens depot zonder toestemming

EUIPO 23 april 2024, IEF 22031; C 28 752 (Worldwide Machinery tegen Scaip). Verzoeker beweert eigenaar te zijn van eerdere niet-geregistreerde handelsmerken in Australië, België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten voor variaties van het teken 'SUPERIOR'. Ze stelt bewijs te hebben van het gebruik van deze merken sinds 1998 voor goederen in klassen 7, 12 en 37, met name voor pijpleidingapparatuur. Ondanks een langdurige zakelijke relatie heeft de Uniemerk-eigenaar in 2012 het merk in zijn eigen naam ingediend en beweert hij de handelsmerken te hebben bemachtigd die door de verzoeker zijn ontwikkeld en gebruikt. De verzoeker beweert dat de Uniemerk-eigenaar haar niet-geregistreerde 'SUPERIOR'-merken heeft overgenomen en beweert dat de eigenaar het Uniemerkaanvraag zonder hun toestemming, te kwader trouw, heeft ingediend. Verder beweert de verzoeker dat ze het auteursrecht bezit op een identiek logo als dat in het Uniemerk en dat ze voorafgaande rechten hebben op dat logo. De eigenaar van het Uniemerk betwist deze stellingen.

De verzoeker heeft bewijs ingediend van Amerikaanse handelsmerken die vóór het betwiste Uniemerk zijn geregistreerd, inclusief gebruik sinds 1998 of 2002. Dit bewijs omvat facturen, reclamemateriaal en zelfs websiteprints die aantonen dat de merken in de VS werden gebruikt vóór de indiening van het Uniemerk. De eigenaar betwist echter de eigendomsrechten van de aanvrager over deze merken en beweert dat de verzoeker slechts distributeur was, niet de maker. Het bewijs wijst echter naar de verzoeker als de maker van de logo's. Hoewel de eigenaar stelt dat de verzoeker slechts een distributeur was volgens de overeenkomsten, ontbreekt specifiek bewijs dat de eigenaar de 'SUPERIOR MANUFACTURING' merken gebruikte voordat de aanvrager dat deed. De eigenaar kan niet aantonen dat het merk 'SUPERIOR' van hen was voordat de verzoeker het gebruikte. De argumenten van de eigenaar over eerdere rechtszaken en het gebruik van het merk in Italië kunnen deze claims niet ondersteunen zonder substantieel bewijs dat ze het merk bezaten en gebruikten voordat de verzoeker dat deed. Hiermee is ook voldoende onderbouwd dat sprake is van voorgebruik. Ook is het EUIPO van oordeel dat het Uniemerk onrechtmatig en zonder benodigde toestemming is ingediend.

Het verzoek gegrond is volgens artikel 21(1) en (2)(a) Uniemerkenverordening, en daarom wordt het betwiste merk volledig toegewezen aan de verzoeker. Omdat het verzoek tot nietigverklaring volledig wordt ondersteund op basis van artikel 60(1)(b) Uniemerkenverordening in samenhang met artikel 8(3) Uniemerkenverordening, gebaseerd op de eerder niet-geregistreerde Amerikaanse handelsmerken, is er geen noodzaak om dezelfde grond te onderzoeken met betrekking tot eventuele andere eerder niet-geregistreerde merken in andere rechtsgebieden, omdat dit de uitkomst van het besluit niet zal veranderen. Daarom is er ook geen noodzaak om de overige gronden van het verzoek te onderzoeken, zoals het eerdere auteursrecht of de kwade trouw.

Therefore, without any further information in any of the Agreements or any further evidence that the proprietor had used either the word or figurative marks itself or actually designed the figurative marks, it is impossible to determine that the proprietor held any prior rights to the 'SUPERIOR' or 'SUPERIOR MANUFACTURING' signs (either word or figurative mars). Even, for the sake of completion, taking into consideration the later evidence submitted on 14/08/2019, which were excluded as mentioned in the preliminary remark, this evidence does not show that the proprietor created, used or held prior rights to the logo. Most of the evidence is dated well after (2012 onwards) the claimed creation date of the logo in 2002 and the figurative 'SCAIP' mark is prominent with only a reference to 'Manufacturer of SUPERIOR products' which was agreed by both parties. The fact that the proprietor manufactures the goods or can sell them in Italy (while the applicant can sell them worldwide) does not show that it owns the logo.

To summarise the above findings, the proprietor's arguments must be set aside and the Cancellation Division considers that the evidence on file is sufficient to prove the prior use, scope and existence of the earlier rights as detailed above.