Ex parte verbod van Leidseplein toegewezen: Magic Leaf moet verkoop grinders met buldog staken

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 september 2018, IEF 17955 (Leidseplein tegen Magic Leaf) Merkenrecht. Magic leaf maakt, door het zonder toestemming van X en Leidseplein verkopen van grinders (vermalers van wiettoppen) die zijn voorzien van een teken (Bulldog) dat nagenoeg identiek is aan het Beeldmerk van Leidseplein. De grinders zijn verkrijgbaar in eigen winkels en Magic Leaf verhandelt deze aan wederverkopers. Leidseplein heeft namaakbestrijdingsbureau REACT ingeschakeld. REACT heeft Magic Leaf en enkele wederverkopers aangesproken op de verkoop van de grinders. Met de betreffende wederverkopers heeft Leidseplein een afstands- en onthoudingsverklaring getekend. Magic Leaf heeft geweigerd om medewerking te verlenen. Leidseplein vordert een ex parte verbod en dat Magic Leaf de verkoop staakt en gestaakt houdt. Zowel het Beeldmerk al het teken bestaan uit de kop van een buldog die op nagenoeg gelijke wijze is weergegeven, met een agressieve blik, uitstekende ondertanden, grote wangzakken en openstaande oren. Op zowel het Beeldmerk als het teken is de kop weergegeven met een halsband met stekelige studs. De consument zal daardoor visueel geen verschil opmerken tussen het Beeldmerk enerzijds en het door Magic Leaf gebruikte teken anderzijds en daardoor direct in verwarring raken. Naast hoge mate van visuele overeenstemming, stemmen het Beeldmerk en het teken ook op begripsmatig vlak overeen. Het publiek dat wordt geconfronteerd met het nagenoeg identieke teken van Magic Leaf zal ook direct een verband leggen met het oudere bekende Beeldmerk van Leidseplein. Magic Leaf tracht middels het gebruik van het betreffende teken in het kielzog te varen van het bekende Beeldmerk, en op die manier te profiteren van de inspanningen van Leidseplein. Voorts wordt het economische gedrag van de consument door het gebruik van het teken beïnvloed. Gezien de grote mate van overeenstemming tussen het teken en het Beeldmerk zal de consument direct een verband leggen tussen beide en als gevolg daarvan zal haar interesse verschuiven van de producten aangeboden onder het Beeldmerk naar de (goedkopere) producten die worden aangeboden onder het inbreuk makende teken. Leidseplein heeft recht op en belang bij een ex parte verbod, omdat alleen die maatregel kan en zal leiden tot een effectieve handhaving van haar merkrechten. De uitkomst van een regulier kort geding kan niet worden afgewacht, nu het voldoende aannemelijk is dat Magic Leaf de periode tot aan een vonnis in kort geding zal gebruiken, zonodig misbruiken, om haar resterende voorraad uit te leveren aan derden. De vorderingen worden toegewezen.

22. Wanneer het Beeldmerk en het door Magic Leaf gebruikte teken op basis van de voornoemde drie vormen van overeenstemming worden vergeleken, valt allereerst op dat het Beeldmerk en het teken visueel bezien nagenoeg identiek zijn. Zowel het Beeldmerk al het teken bestaan uit de kop van een buldog die op nagenoeg gelijke wijze is weergegeven, met een agressieve blik, uitstekende ondertanden, grote wangzakken en openstaande oren. Op zowel het Beeldmerk als het teken is de kop weergegeven met een halsband met stekelige studs. De consument zal daardoor visueel geen verschil opmerken tussen het Beeldmerk enerzijds en het door Magic Leaf gebruikte teken anderzijds en daardoor direct in verwarring raken. Volledigheidshalve is het Beeldmerk (links) en het teken (midden) hieronder nogmaals afgebeeld. Voorts is rechts een afbeelding opgenomen van het Beeldmerk zoals door Leidseplein gebruikt op hetzelfde type metalen grinder.
23. Naast hoge mate van visuele overeenstemming, stemmen het Beeldmerk en het teken ook op begripsmatig vlak overeen. Zowel het Beeldmerk als het teken geven de kop van een buldog met een agressieve uitstraling weer. Aangezien het Beeldmerk en het teken louter uit beeldelementen bestaan is een auditieve vergelijking tussen beide niet mogelijk.
25. Het Beeldmerk en het door Magic Leaf gebruikte teken zijn visueel nagenoeg identiek. Temeer indien rekening wordt gehouden met het onvolmaakte beeld dat van het Beeldmerk en het gebruikte teken achterblijft bij de gemiddelde consument, en met het gegeven dat meer gewicht toekomt aan de punten van overeenstemming tussen het Beeldmerk en het teken dan aan de punten van verschil. Begripsmatig zijn het Beeldmerk en het teken identiek. Een auditieve vergelijking is gezien het ontbreken van woordelementen niet mogelijk. De producten (grinders) die zijn geclaimd onder het Beeldmerk en de producten waarop het teken wordt gebruikt zijn identiek. Hierdoor is sprake van zowel direct als indirect verwarringsgevaar.
33. Zoals hiervoor is aangegeven zal het in aanmerking komend publiek bekend zijn met THE BULLDOG als meest bekende coffeeshop van Amsterdam. Het publiek dat wordt geconfronteerd met het nagenoeg identieke teken van Magic Leaf zal ook direct een verband leggen met het oudere bekende Beeldmerk van Leidseplein. Magic Leaf tracht middels het gebruik van het betreffende teken in het kielzog te varen van het bekende Beeldmerk, en op die manier te profiteren van de inspanningen van Leidseplein. Door het verband dat de consument legt tussen het teken en het Beeldmerk profiteert Magic Leaf zonder daarvoor enige vergoeding aan Leidseplein te betalen of een passende inspanning te verrichten voordeel uit de jarenlange inspanning en investeringen van Leidseplein in haar business en het bekende Beeldmerk.
35. Magic Leaf doet door het gebruik van het teken afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het bekende Beeldmerk. Als gevolg van het gebruik van het teken zal Leidseplein minder in staat zijn met haar Beeldmerk de exclusieve band met de aangeboden producten te leggen. Het publiek dat in aanraking komt met het teken zal direct een verband leggen met het Beeldmerk en met het onder dit merk aangeboden producten. Op die manier is sprake van verwatering van het Beeldmerk.
36. Voorts wordt het economische gedrag van de consument door het gebruik van het teken beïnvloed. Gezien de grote mate van overeenstemming tussen het teken en het Beeldmerk zal de consument direct een verband leggen tussen beide en als gevolg daarvan zal haar interesse verschuiven van de producten aangeboden onder het Beeldmerk naar de (goedkopere) producten die worden aangeboden onder het inbreuk makende teken. Het onderscheidend vermogen van het Beeldmerk zal hierdoor dalen en de aantrekkelijkheid en verkoop van de originele grinders voorzien van het Beeldmerk zal afnemen.
42. Leidseplein heeft recht op en belang bij een ex parte verbod, omdat alleen die maatregel kan en zal leiden tot een effectieve handhaving van haar merkrechten. De uitkomst van een regulier kort geding kan niet worden afgewacht, nu het voldoende aannemelijk is dat Magic Leaf de periode tot aan een vonnis in kort geding zal gebruiken, zonodig misbruiken, om haar resterende voorraad uit te leveren aan derden. Die voorraad zal zich dan binnen een korte periode verspreiden over een tal van kleinere souvenirwinkels en smart-shops in (met name) Amsterdam, waardoor er geen gerichte actie meer kan plaatsvinden. Nu er nog een voorraad geconcentreerd bij Magic Leaf ligt, kan wel effectief worden opgetreden en kan de verspreiding van die voorraad over de gefragmenteerde markt van afnemers effectief worden voorkomen en worden tegengegaan. Dit kan binnen enkele dagen anders zijn.
43. Leidseplein heeft er dan ook recht op en spoedeisend belang bij dat de verdere verkoop en (uit)levering van de inbreuk makende grinders door Magic Leaf per direct wordt gestaakt.