Exclusiviteit na lange periode van delen?
Met samenvatting van Hannes Abraham.
Merkenrecht. Registratie van merken, over en weer licentiëren. Prejudiciële vragen aan HvJ EU gesteld.
Feiten: Eiseres in cassatie verkrijgt het Benelux woordmerk ‘NATHAN’ (klasse 18: kleine lederwaren) door middel van een koopovereenkomst, waarin werd bedongen dat de eigendom op de merknaam voor handtassen niet over zou gaan. De verkoper registreert hetzelfde woordmerk NATHAN voor klasse 18 (lederwaren, met uitzondering van kleine lederwaren) en klasse 25 (kledij en schoenen), waarna het aan verweerster in cassatie overgedragen wordt.
Eiseres deponeert vervolgens de beeldmerken bestaande uit de letter N (nr. 636308) voor klassen 18 (lederwaren, inclusief handtassen), 14 (metalen), 16, 22, 25 (papier, koorden en kledij) en ‘NATHAN’ (nr. 636309) voor klassen 18 en 25. Het woordmerk ‘NATHAN BAUME’ (nr. 712962) wordt door eiseres eveneens voor klassen 18 en 25 gedeponeerd.
Beide partijen verkopen wederzijds hun producten aan elkaar die vervolgens in hun respectieve boetieks aangeboden worden. Eiseres geeft zelfs de toestemming aan verweerster om haar merk te gebruiken voor handtassen en schoenen. Eiseres tracht herhaaldelijk om een vorm van samenwerking met verweerster op te stellen, maar telkens zonder resultaat, waarop de handelsrelatie verzuurt.
In eerdere instanties: Een vordering tot nietigverklaring wordt door de rechtbank van koophandel te Nijvel ongegrond verklaard. De merken zijn dus geldig. Op haar beurt stelt eiseres in cassatie een vordering tot stopzetting in tegen het gebruik van bovenstaande merken door verweerster, terwijl verweerster een tegenvordering instelt tegen het gebruik van deze merken voor andere producten dan kleine lederwaren. Verweerster wordt in het gelijk gesteld.
In beroep wordt beslist dat eiseres misbruik van recht maakt door de procedure aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld is, in strijd met de jarenlange toestemming tot gebruik, waardoor de vordering tot stopzetting wordt geweigerd. Verder wordt ook beslist dat het zelf aanwenden van deze merken door de eiseres voor handtassen en schoenen een handeling van deloyale concurrentie inhoudt, gezien de jarenlange investeringen in reclame door verweerster en het eventuele verwarringsgevaar. Verweerster mag de merken dus enkel gebruiken voor handtassen en schoenen, terwijl eiseres de merken mag gebruiken voor andere waren dan deze laatsten.
Tegen dit arrest wordt cassatieberoep aangetekend. Het Hof van Cassatie beslist dat de volgende prejudiciële vragen moeten gesteld worden aan het Europees Hof van Justitie:
1. Moeten de artikelen 5,§1 en 8,§1 van Richtlijn 89/104 geïnterpreteerd worden in die zin dat het exclusief recht, voortvloeiend uit een gedeponeerd merk, definitief niet meer mag tegengeworpen worden door de titularis tegen derden, indien;
- de titularis de exploitatie van dit merk gedurende een lange periode heeft gedeeld met die derde in het kader van een vorm van mede-eigendom?
- de titularis naar aanleiding van deze mede-eigendom aan de derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om zijn merk te gebruiken?
2. Moeten deze artikelen geïnterpreteerd worden in die zin dat de toepassing van een nationale regel, die het uitoefenen op foutieve of onrechtmatige wijze van een exclusief recht verbiedt, kan leiden tot het onherroepelijk verbod tot uitoefenen van het exclusief recht voor een deel van de waren in kwestie OF moeten deze geïnterpreteerd worden in de zin dat de toepassing moet beperkt worden tot een ander soort sanctie?
3. Moeten deze artikelen geïnterpreteerd worden in die zin dat indien de titularis van een merk een einde stelt aan een verbintenis t.a.v. een derde om het merk niet te gebruiken voor bepaalde waren, en hij nadien beoogt om het merk te gebruiken voor deze waren, de nationale rechter desalniettemin dit gebruik definitief kan verbieden op grond van deloyale concurrentie, omdat deze voor de titularis een oneerlijk voordeel oplevert door de reclame die door de derde werd gevoerd en mogelijk verwarringsgevaar oplevert, OF moeten deze zo geïnterpreteerd worden dat de nationale rechter een andere sanctie moet uitspreken die niet het definitief verbod tot gebruik van het merk tot gevolg heeft?
4. Moeten deze artikelen geïnterpreteerd worden in die zin dat het definitief verbod tot gebruik van het merk door de titularis gerechtvaardigd wordt door de jarenlange investeringen van de derde voor reclame voor de producten waarop het merk wordt aangebracht?
