Fair, Reasonable and Non-Dicriminatory (FRAND)

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 17 maart 2010, HA ZA 08-2522 en HA ZA 08-2524, Koninklijke Philips Electronics N.V. tegen SK Kassetten GmbH & Co. KG

Octrooirecht. Niet geslaagd FRAND-verweer. De Rechtbank wijkt af van het oordeel van het Duitse Bundesgerichthof (BGH) in de Orange Book-zaak (BGH 6 mei 2009, KZR 39106, IEF 7936).

Philips heeft samen met een aantal andere bedrijven CD- en DVD-technologie ontwikkeld, waaronder technologie met betrekking tot CD-R en DVD+R disks. Om een uniforme toepassing van deze technologie mogelijk te maken is deze technologie gestandaardiseerd. Philips is houdster van EP 238 en EP 628. SK heeft zich in ieder geval tot december 2009 beziggehouden met het aanbieden en verkopen van CD-R en DVD+R disks.

Het verweer van SK dat de door haar verhandelde CD-R en DVD+R disks niet onder de beschermingsomvang van EP 238, resp. EP 628 zouden vallen, treft geen doel. In dit verband stelt de rechtbank voorop dat als onweersproken vast staat dat de door SK verhandelde disks voldoen aan de respectieve CD-R dan wel DVD+R standaard. Gelet daarop moet worden aangenomen dat de disks ook alle kenmerken van conclusie 14 in verbinding met conclusie 1 van EP 238, resp. conclusie 1 tot en met 8 van EP 628 vertonen. Philips heeft namelijk per kenmerk van die conclusies uiteengezet hoe de in EP 238/EP 628 belichaamde technologie is geïncorporeerd in de CD-R dan wel de DVD+R standaard.

Op grond van het voorgaande moet concludeert de Rechtbank dat SK inbreuk heeft gemaakt op EP 238/EP 628. Dat brengt mee dat de door Philips gevorderde verboden en nevenvorderingen in beginsel voor toewijzing in aanmerking komen.

FRAND-verweer: 6.19. Het betoog van SK dat zij aanspraak maakt op een licentie onder EP 238 [en op EP 628] op Fair Reasonable And Non-Discriminatory (hierna: FRAND) voorwaarden, kan niet leiden tot een andere conclusie. Anders dan SK meent, is de gestelde aanspraak op een FRAND-licentie geen vrijbrief om inbreuk te maken op de octrooirechten van Philips. Indien de gestelde aanspraak zou zijn omgezet in een licentie, zou het SK uiteraard vrij staan om de geoctrooieerde technologie te gebruiken. Zolang SK nog geen licentie heeft, bestaat echter in beginsel geen grond om SK het gebruik van die technologie toe te staan of om Philips handhaving van haar octrooirecht te ontzeggen.

6.24. In het licht van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat Philips haar octrooirecht kan handhaven jegens SK ook indien veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat SK aanspraak maakt op een licentie. Misbruik van een machtspositie in de zin van het mededingingsrecht of anderszins onrechtmatig of onredelijk handelen levert dat in beginsel niet op, gegeven het feit dat SK wist dat er octrooirechten van Philips op de door haar gebruikte technologie rustten, maar zij desondanks haar gestelde aanspraak op een licentie niet heeft omgezet in een licentie. Niet uit te sluiten is dat onder bijzondere omstandigheden anders moet worden geoordeeld, maar die bijzonderheden zijn in dit geval gesteld noch gebleken.

6.25. De rechtbank is zich ervan bewust dat zij met bovengenoemd oordeel afwijkt van de criteria die het Duitse Bundesgerichthof (hierna: BGH) in de Orange Book-zaak (BGH 6 mei 2009, KZR 39/06, IEF 7936) heeft ontwikkeld voor de beoordeling van zogeheten FRAND-verweren. Volgens het BGH slaagt in een inbreukzaak het verweer dat de gedaagde aanspraak maakt op een FRAND-licentie als – samengevat – de gedaagde de octrooihouder onvoorwaardelijk heeft aangeboden om een FRAND-licentie af te nemen en de gedaagde de voorwaarden van die licentie al uitvoert, voor wat betreft de betalingsverplichting desgewenst door het stellen van zekerheid. Uit het voorgaande blijkt dat de rechtbank vindt dat dit oordeel van het BGH toegepast op de Nederlandse situatie (i) op gespannen staat met het octrooirecht (zie r.o. 6.19 en 6.20) (ii) rechtsonzekerheid meebrengt (zie r.o. 6.21), en (iii) onnodig is ter bescherming van de legitieme belangen van de gedaagde (zie r.o. 6.22 en 6.23). Ten overvloede wijst de rechtbank er daarbij op dat het FRAND-verweer van SK ook niet zou slagen op basis van de door het BGH ontwikkelde criteria, reeds omdat SK erkent dat zij geen uitvoering heeft gegeven aan de voorwaarden van de licentie die Philips volgens haar dient te verstrekken. Zij heeft Philips namelijk niets betaald. Evenmin heeft ze zekerheid voor betaling gesteld.

6.26. Aangezien het FRAND-verweer van SK al op grond van het voorgaande strandt, kan in het midden blijven of SK daadwerkelijk aanspraak maakt op een FRAND-licentie en zo ja, op welke grond en op welke voorwaarden.

Kosten 1019h Rv: Ook de kosten van werkzaamheden met betrekking tot “mededingingsrechtelijke kwesties” moeten, anders dan SK meent, niet buiten beschouwing worden gelaten bij begroting van de kosten in de zin van artikel 1019h Rv. Die kwesties betreffen namelijk het door SK opgeworpen FRAND-verweer. De werkzaamheden die Philips heeft moeten verrichten ter bestrijding van dat verweer waren noodzakelijk in het kader van de handhaving van haar octrooirechten en komen dus in aanmerking voor vergoeding krachtens artikel

Lees het vonnis hier.