Fotokopie
Hoge Raad 17 oktober 2006, LJN: AW0484. Strafzaak. Verval van een merk ex art. 5 lid 2 (oud) BMW en “Nabootsing van een merk” ex art. 337.1.d Sr en “overeenstemmend merk” ex art. 13A lid 1 BMW
De verdacht heeft (althans dat is door het Gerechtshof bewezen verklaard) in 2002 op het merk Canomatic (van Canon) inbreukmakende waren ingevoerd. Het ging om zevenduizend dozen, gevuld met tassen, in welke tassen zich fotocamera's bevonden en welke dozen, tassen en fotocamera's waren voorzien van het teken Canokimatic.
De verdachte had zich verweerd met de stelling dat het merk vervallen moest worden verklaard omdat het niet normaal gebruikt was. De vraag is of de strafrechter dat in zijn oordeel mee mag nemen, of dat de vervallenverklaring in een procedure dient te gebeuren waarin de merkhouder partij is.
Het Benelux Gerechtshof heeft geoordeeld dat voor het intreden van het verval van een merk o.m. nodig is dat het verval wordt ingeroepen in een procedure waarin de merkhouder partij is (Benelux Gerechtshof NJ 1989, 299). Uit de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof (NJ 1986, 258) volgt dat de strafrechter weliswaar niet de vervallenverklaring van een merkrecht mag uitspreken maar dat aan hem wel de vrijheid toekomt om in het kader van een aanhangig strafgeding waarin de geldigheid van een merkrecht wordt betwist, de juistheid van hetgeen daaromtrent is aangevoerd te onderzoeken en bij grondbevinding daarvan verdachte vrij te spreken.
Nu de strafrechter die vrijheid toekomt, is hij ook gehouden om daarvan gebruik te maken teneinde te voorkomen dat een veroordeling wordt uitgesproken t.a.v. van een gedraging die volgens het toepasselijke merkenrecht niet inbreukmakend is. Verdachte heeft in appel het verweer gevoerd dat het recht op het door Canon Kabishiki Kischa in de zin van de BMW geregistreerde merk “Canomatic” is vervallen en heeft zich daarbij beroepen op art. 5.2.a (oud) BMW. ‘s Hofs verwerping van dat verweer op de enkele grond dat niet is gebleken dat het recht op het merk “Canomatic” op vordering van een belanghebbende door een bevoegde rechter vervallen is verklaard, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.
Verder behandelde de Hoge Raad de vraag wat onder “nabootsing van een merk” (in de zin van artikel 337 lid 1 Sr) dient te worden verstaan:
Voor het oordeel of al dan niet sprake is van nabootsing van een merk ex art. 337.1.d Sr, dient aansluiting gezocht te worden bij de in het civiele merkenrecht gangbare uitleg van het begrip overeenstemmend teken als bedoeld in art. 13 A.1 BMW. ‘s Hofs oordeel dat bij de uitleg van art. 337.1.d Sr uitgegaan moet worden van de maatstaf of de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring wordt gewekt, getuigt daarom niet van een onjuiste rechtsopvatting.
Lees het arrest. hier. Eerder bericht + arrest Hof Den Bosch hier.
