Frand-verweer Asus faalt omdat zij niet bereid was te goeder trouw te onderhandelen

Hof Den Haag 7 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1065, IEF 18444; (Philips tegen Asus) Octrooirecht. Hoger beroep ingesteld door Philips naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag op 22 maart 2017 (zie IEF 16669). Zaak draait om octrooirecht op het gebied van draadloze communicatie. Philips houdt octrooien op dit gebied waarop zij meent dat Asus inbreuk maakt, en vordert derhalve onder anderen een inbreukverbod. Asus heeft hiertegen verweer gevoerd, waaronder (en meest relevant) een Frand-verweer. De rechtbank heeft de vorderingen van Philips afgewezen en in reconventie het Nederlandse deel van het octrooi vernietigd wegens gebrek aan nieuwheid. Echter nu niet alle elementen van conclusie 1 van het octrooi ‘direct en ondubbelzinnig’ uit de stand van de techniek blijken moet worden geoordeeld dat er wel sprake is van nieuwheid. Ook lag gezien de stand van de techniek de uitvinding voor de gemiddelde vakman niet voor de hand, en dus moet deze inventief worden geacht. Asus voert een Frand-verweer aan. Dit verweer wordt verworpen wegens gebrek aan bereidheid om te goeder trouw over een licentie te onderhandelen. Het gedrag van Asus wordt gekwalificeerd als hold-out hetgeen in de weg staat aan een Frand-verweer, of dat nu op het mededingingsrecht, de pre-contractuele goede trouw/misbruik van recht of de Frand-verklaring wordt gebaseerd. Het hof oordeelt dat er sprake is van inbreuk en verbiedt Asus deze voort te zetten. Asus wordt veroordeeld in de proceskosten.

4.63 Ten slotte, ook indien aangenomen zou moeten worden dat de gemiddelde vakman de lezing van Asus voor mogelijk houdt, dan geldt in elk geval dat hij de lezing van Philips zeker ook mogelijk (of anders gezegd: een realistisch alternatief) acht. Aldus kan in elk geval niet geoordeeld worden dat de lezing van Asus de enig mogelijke lezing van de standaard is. Ook om die reden is niet voldaan aan het criterium dat alle kenmerken van conclusie 1 van het tweede hulpverzoek in de 3GPP2-standaard ‘direct en ondubbelzinnig’ worden geopenbaard.

4.64 De slotsom is dat het hof de 3GPP2-standaard niet nieuwheidsschadelijk acht voor conclusie 1 van het tweede hulpverzoek. Daaruit volgt dat de volgconclusies van dat hulpverzoek evenmin door de 3GPP2-standaard zijn geanticipeerd. 

4.79 Het standpunt van Asus dat de conclusies van het octrooi betrekking hebben op een radiostation en daarom niet zijn beperkt tot een mobiel station is op zich juist, maar leidt niet tot een ander oordeel. Conclusie 1 heeft betrekking op een radiostation met zendmiddelen voor het over een kanaal verzenden van data, die is voorzien van regelmiddelen waarmee kan worden vastgesteld of het eerste respectievelijke tweede criterium zich voordoet. Als dat zich voordoet, dan is het ook die verzender van het signaal die in reactie daarop het zendvermogen - tegengesteld aan het ontvangen commando - verlaagt respectievelijk verhoogt. Indien sprake is van verzending van data via het uplink kanaal is de verzender het mobiele station en de ontvanger het basisstation. Bij verzending van data via het downlink kanaal is dat andersom. De gemiddelde vakman zal uit de beschrijving van het octrooi begrijpen dat het steeds de verzender van data is die toetst of aan het eerste of tweede criterium is voldaan, aan de hand van de volgens het conventionele schema door de ontvanger van die data verzonden commando, dan wel (in een andere uitvoeringsvorm) door eigen meting (zie 4.6 hiervoor). US 214 betreft vermogensbesturing van het uplink kanaal, waarbij het mobiele station derhalve de verzender is. Anders dan bij het octrooi is het in US 214 niet het mobiele station (de verzender) maar het basisstation (de ontvanger) dat vaststelt of het zendvermogen moet worden verhoogd of verlaagd en wordt het commando opgevolgd door het mobiele station zonder toetsing aan enig criterium. Ook indien en voor zover US 214 tevens zou zien op vermogensbesturing van een downlink kanaal, blijft het de ontvanger die de vermogensbesturingscomando’s genereert en de verzender die deze opvolgt.

4.80 De maatregelen van conclusie 1 worden door US 214 derhalve niet direct en ondubbelzinnig geopenbaard. Datzelfde geldt dan voor de volgconclusies.

4.92 Andere tot zijn algemene vakkennis behorende feiten of omstandigheden op grond waarvan de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum uitgaande van de 3GPP2-standaard zonder inventieve denkarbeid tot het inzicht zou komen dat en hoe aanpassing van het datazendvermogen op slotbasis zou kunnen worden uitgevoerd, niettegenstaande doel en belang van het handhaven va de offset, zijn door Asus niet (voldoende gemotiveerd) gesteld. Dat de gemiddelde vakman wist dat hij onder omstandigheden een grotere foutkans zou moeten accepteren om vermogen te sparen en dat het voor hem vanzelfsprekend is zo snel mogelijk te reageren wanneer er informatie binnenkomt over veranderende kanaalkwaliteit zoals Asus heeft aangevoerd, moge zo zijn. Daarmee is evenwel niet evident dat de gemiddelde vakman bij het bereiken van een grenswaarde voor het datazendvermogen ervoor zou kiezen de offset los te laten. De offset waarborgt immers de correcte ontvangst van verzonden data bij een bepaalde snelheid en bepaald zendvermogen die aan elkaar zijn gerelateerd; om dezelfde ontvangstkwaliteit te kunnen realiseren zal een verlaging van het zendvermogen gepaard moeten gaan met verlaging van de datasnelheid. Dat geldt temeer omdat op de prioriteitsdatum juist groot belang werd gehecht aan handhaving van die offset. In de 3GPP2-standaard is bepaald dat de offset ‘shall be maintained’ en in de toen toepasselijke UMTS-standaard werd voorgeschreven dat in het geval van dreigende overschrijding van de drempelwaarde voor het datazendvermogen gebruik moet worden gemaakt van clipping, onder nadrukkelijke vermelding dat de offset gehandhaafd diende te worden: “In the case that the total UE transmit power (…) would exceed the maximum allowed value, the UE shall apply additional scaling tot the total transmit power so that it is equeal to the maximum allowed power. This additional scaling [hof: clipping] shall be such taht the power ratio between DPCCH and DPDCH remains as required by sub-clause 5.1.2.5.”. Asus heeft niet voldoende onderbouwd op grond waarvan de gemiddelde vakman desalniettemin ervoor zou kiezen de offset los te laten, niettegenstaande de beschikbaarheid van andere oplossingen waarbij de offset - en daarmee de kwaliteit van de dataontvangst - wel gehandhaafd kon blijven, zoals bijvoorbeeld clipping en aanpassing van de offset (leidend tot een lager zendvermogen en lagere datasnelheid).

4.117 De slotsom van al het voorgaande is dat de conclusies volgens het tweede hulpverzoek naar het oordeel van het hof geldig zijn te achten.

4.171 Het hof is van oordeel dat het HvJ EU met het in Huwaei/ZTE gegeven stappenplan niet heeft beoogd strikte regels te stellen, in die zin dat indien de SEP-houder niet aan een van de stappen precies en volledig zou hebben voldaan, dat direct en noodzakeelijkerwijs met zich zou brengen dat handhaving van zijn SEP misbruik van machtspositie zou opleveren, ongeacht de verdere omstandigheden van het geval. ZoALS DOOR HET HvJ EU in r.o. 55 en 56 tot uitdrukking gebracht moet bij de beoordeling van de vraag of handhaving van zijn octroorechten door een SEP-houder als misbruik kan worden aangemerkt, rekening worden gehouden met de feitelijke omstandigheden van de zaak. Veeleer zijn de door het HvJ EU in het Huawie / ZTE arrest genoemde stappen daarom aan te merken als richtlijnen voor te goeder trouw onderhandeling tussen partijen over een Frand-licentie. Enerzijds mag daarbij van de SEP-houder worden verwacht dat hij de SEP-gebruiker op de hoogte stelt van zijn SEPs, dat hij als eerste een licentie-aanbod doet en dat hij daarover te goeder trouw in onderhandeling treedt alvorens een verbodsactie in te stellen, zodat de onderhandelingen zonder druk van een dreigend verbod gevoerd kunnen worden. Anderzijds dient de SEP-gebruiker zich bereidwillig op te stellen en in het bijzonder geen vertragingstactieken toe te passen, hetgeen onder meer inhoudt dat hij op korte termijn een schriftelijk tegenvoorstel moet doen als hij het licentie-aanbod van de SEP-houder niet wil aanvaarde. D High Court in Engeland (Birss, J) heeft dat in de Unwired Planet v Huawei uitspraak (van 7 juni 2017, [2017] EHWC 711 (pat), bekrachtigd door de Court of Appeal bij uitspraak van 23 oktober 2018, [2018] EWCA Civ 2344) als volgt tot uitdrukking gebracht:
“(…) the judgment does not hold that if the circumstances diverge from the scheme set out in any way then a patentee will necessarily abuse their dominant position by starting such a claim. In those circumstances the patentee’s conduct may or may not be abusive. The scheme sets out standard of behaviour against which both parties behaviour can be measured tot decide in all the circumstances if an abuse has taken place.”

4.179 Voorts blijkt uit de verklaringen van Scott genoegzaam dat Asus zich geen ‘willing licensee’ heeft getoond tijdens de onderhandelingen. Het enkel bewilligen in het houden van besprekingen is daartoe onvoldoende. Asus heeft geen enkel initiatief genomen voor het houden van de besprekingen. Zij heeft Philips herhaaldelijk verzocht om technische toelichting, zonder vertegenwoordigers met de benodigde expertise aan de gesprekken te laten deelnemen. Na enkele uren werden de gesprekken afgebroken, zodat de verzochte technische toelichting niet kon worden afgerond en/of niet werd toegekomen aan de bespreking van de licentievoorwaarden en een nadere bespreking moest worden gepland. Na geen enkele bespreking heeft Asus gereageerd op hetgeen door Philips aan de orde was gesteld, in het bijzonder niet ten aanzien van de licentievoorwaarden. Dat alles overziend kan niet anders dan worden geconcludeerd dat de Asus zich niet constructief heeft opgesteld in de besprekingen met Philips en de verzoeken om technische toelichting kennelijk het doel hebben gehad inhoudelijke discussie over de licentievoorwaarden te vermijden en zoveel mogelijk vertraging te veroorzaken. Dit gedrag wordt ook wel aangeduid als ‘hold-out’ en is door het HvJ FU in het Huawei / ZTE arrest aangemerkt als ‘delaying tactics’ waarvan de SEP-gebruiker zich heeft te onthouden (r.o. 65). 

4.183 Uit r.o. 63 kan niet worden afgeleid dat daarin het vereiste besloten ligt dat de SEP houder in zijn licentie-aanbod toelicht waarom dat aanbod Frand zou zijn, net zo min als die voorwaarde expliciet of impliciet is opgenomen ten aanzien van het tegenaanbod door de SEP-gebruiker. Hetgeen het HvJ EU in r.o. 63 en 64 overweegt dient te worden begrepen in het licht van de aan het HvJ EU voorgelegde vragen van de Duitse rechter, tegen de achtergrond van de Orange Book beslissing van het Duitse Bundesgerichtshof, waarin was bepaald dat de SEP-gebruiker als eerste een licentievoorstel moest doen. Om de redenen gegeven in r.o. 64 (de SEP-houder heeft een Frand-verklaring afgelegd en is in de beste positie om een eerste voorstel te doen) heeft het HvJ EU gekozen voor een andere benadering dan in Orange Book, door te overwegen dat het de SEP-houder is die het licentievoorstel moet doen (indien en nadat de SEP-gebruiker zich een ‘willing licensee’ heeft getoond). Als onderdeel van de derde prejudiciële vraag was voorts aan het HvJ EU voorgelegd of het licentievoorstel alle bepalingen dient bevatten die gewoonlijk in licentieovereenkomsten op het betrokken technische gebied worden opgenomen. Tegen die achtergrond moet de zinsnede “the amount of the royalty and the wav in which that rovalty is to be calculated” uit r.o. 63 daarom zo worden begrepen dat het HvJ EU met name van belang acht dat in het aanbod uiteengezet wordt niet alleen wat de royaltyvergoeding is, maar de manier waarop die moet worden berekend. In dat verband is ook in aanmerking te nemen dat er vele modaliteiten zijn voor de berekening van de royalty (bijvoorbeeld op basis van het hele product of alleen een onderdeel ervan, percentages, in- en verkoopprijzen, kosten, staffels, etc.). 

4.187 Op dezelfde gronden als hiervoor in het kader van het frand-verweer overwogen, strandt ook het verweer van Asus dat Philips haar octrooi niet jegens Asus zou mogen handhaven omdat dit in strijd zou zijn met de ETSI frand-verklaring van Philips, dan wel in strijd met de precontractuele goede trouw en/of misbruik van recht zou opleveren. Ook voor zover gebaseerd op die grondslagen staat immers het gebrek aan daadwerkelijke bereidheid aan de zijde van Asus om een licentieovereenkomst te sluiten en daarover te goeder trouw te onderhandelen, aan het slagen van die verweren in de weg, zoals Philips onder meer onder verwijzing naar het Philips / SK Kassetten vonnis en de — door Asus niet bestreden — verklaring van haar partij-deskundige professor Passa (over de inhoud en betekenis van de Frand-verklaring naar Frans recht) heeft aangevoerd.