Gastanks zijn geen op zichzelf staande waren

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 29 januari 2013, LJN BZ5651 (Primagaz c.s./Automobielbedrijf B.V.)

Merkenrecht. Afvuljurisprudentie. Primagaz NL verhuurt gastanks aan afnemers met het doel daar Primagaz-gas in op te slaan. Deze gastanks zijn voorzien van het Benelux woordmerk Primagaz. Primagaz NL heeft een gastank met inhoud verhuurd aan B. Zij hebben hiertoe een overeenkomst gesloten, waarin is opgenomen dat de gastank uitsluitend is bestemd voor opslag van door Primagaz geleverd vloeibaar propaangas. Op 2 februari 2012 heeft B de door hem gehuurde gastank laten vullen door A. Primagaz c.s. vorderen een verbod van het zonder toestemming van Primagaz in het verkeer brengen van gastanks/gasflessen, welke zijn voorzien van de aan Primagaz toekomende merken.

In lijn met het arrest van het Gerechtshof Amsterdam incake L.C. van der Neut/Primagaz e.a. (BijbladIE 2002, nr. 21) en het arrest van het Benelux Gerechtshof inzake Shell/Walhout (zaak A91/1/6) is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagde, door tanks van Primagaz met daarop de merknaam “Primagaz” af te vullen, het merk in het economisch verkeer voor dezelfde waren gebruikt als die waarvoor het merk is ingeschreven, als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Primagaz kan zich tegen dit gebruik verzetten.

Anders dan gedaagde betoogt kan het arrest Viking Gas/Kosan Gas (IEF 9944) niet leiden tot het oordeel dat voornoemde arresten achterhaald zijn. De gastanks kunnen in de omstandigheden van het onderhavige geval niet worden gezien als op zichzelf staande waren; zij dienen slechts als een middel om de te leveren waren (Primagaz gas) op te slaan. Het feit dat de afnemer van het gas weet dat hij gas betrekt bij gedaagde en niet bij Primagaz, betekent voorts niet dat het gebruik dat gedaagde maakt van het merk Primagaz geen afbreuk doet aan de functies van dat merk. Nu gedaagde de gassen zelf direct aan de afnemers levert, faalt ook het beroep op het arrest van het HvJEU van 15 december 2011 inzake Frisdranken Industrie Winters/Red Bull (LJN BU9279). Het gevorderde verbod zal worden toegewezen.

4.5.  Blijkens de overgelegde standaard Primagaz-overeenkomst worden de gastanks aan afnemers verhuurd met het doel daar Primagaz-gas in op te slaan. De eigendom blijft bij Primagaz NL. In lijn met het arrest van het Gerechtshof Amsterdam in zake L.C. van der Neut/Primagaz e.a. van 9 juli 1998 (LJN AM2749) en het arrest van het Benelux Gerechtshof inzake Shell/Wallhout van 20 december 1993 (LJN: AD2007) is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat [A], door tanks van Primagaz c.s., met daarop de merknaam “Primagaz” af te vullen, het merk Primagaz in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk Primagaz is ingeschreven, als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Primagaz c.s. kunnen zich tegen dit gebruik verzetten.

4.6.  Anders dan [A] betoogt, leidt het arrest-Viking Gas/Kosan Gas niet tot het oordeel dat de in 4.5. bedoelde arresten achterhaald zijn. Een wezenlijk verschil tussen de onderhavige zaak en bedoelde arresten enerzijds en het arrest-Viking Gas/Kosan Gas anderzijds is immers dat het HvJEU in de zaak-Viking Gas/Kosan Gas doorslaggevende betekenis toekende aan het feit dat de gasflessen van Kosan Gas niet louter een verpakking van het originele product vormden, maar een autonome economische waarde hadden en moesten worden aangemerkt als op zichzelf staande waren. Hierbij werd belang gehecht aan het feit dat de consumenten de flessen kochten voor een prijs die, met name vanwege de bijzondere technische kenmerken van de flessen, hoger was dan die van traditionele stalen gasflessen. Voorts werd in aanmerking genomen dat Kosan Gas de economische waarde van de gasflessen kon realiseren door de verkoop van die flessen. De kopers daarentegen zouden niet volledig van hun eigendom kunnen genieten als zij door de daaraan verbonden merkrechten zouden worden beperkt. Daarnaast zou de mededinging worden beperkt door navulling te beperken, welk risico zou worden vergroot doordat de fles duur was in verhouding tot het gas, en de koper, als hij weer vrij wilde zijn in de keuze van zijn gasleverancier, afstand zou moeten doen van zijn voor de aankoop van de fles verrichte oorspronkelijke investering, die slechts rendabel was wanneer de fles een voldoende aantal malen werd hergebruikt. Het Hof oordeelde dat in die omstandigheden sprake was van uitputting van het merkrecht. In het onderhavige geval (evenals in de zaken L.C. van der Neut/Primagaz en Shell/Wallhout) is echter geen sprake van eigendomsoverdracht van de gastanks. In het onderhavige geval is immers sprake van huur, en bovendien tegen een zeer geringe huurprijs (de overgelegde overeenkomst met [B] maakt melding van een huurprijs van € 46,51 excl. BTW per jaar), die in geen verhouding staat tot de waarde van de gastank. De stelling van [A] dat de economische waarde van de gastanks wordt gerealiseerd door de inning van huurpenningen, kan dan ook niet worden gevolgd. De gastanks kunnen in de omstandigheden van het onderhavige geval niet worden gezien als op zichzelf staande waren; zij dienen slechts als een middel om de te leveren waren, het gas van Primagaz, op te slaan. [A] kan zich dan ook niet met succes op het arrest-Viking Gas/Kosan Gas beroepen.

4.8.  Ook het beroep van [A] op het arrest van het HvJEU inzake Frisdranken Industrie Winters/Red Bull van 15 december 2011 (C-119/10; LJN: BU9279), faalt. Het Europese Hof oordeelde in die zaak dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde blikjes afvult die al zijn voorzien van met merken overeenstemmende tekens, feitelijk alleen zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik door een derde. Daarbij wordt, zo oordeelde het Hof, geen gebruik gemaakt van de tekens in kwestie voor waren of diensten die identiek of soortgelijk zijn aan die waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, omdat de dienstverlener zich bezig houdt met het afvullen van blikjes, wat iets anders is dan de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Dit is wezenlijk anders dan in het onderhavige geval: [A] zorgt immers niet slechts voor de technische voorzieningen die nodig zijn om een derde in staat te stellen de gassen te leveren, zij levert de gassen zelf direct aan de afnemers.