Gebruik SPAM voor energiedrank is geen inbreuk op SPAM gebruikt in andere lidstaten voor vlees

Rechtbank Den Haag 9 oktober 2013, HA ZA 10-2388 (Hormel tegen Dukka en Van Doorne)
Ingezonden door Jaap Bremer en Eline Schiebroek, BarentsKrans
Hormel verhandelt ingeblikt vlees onder het merk SPAM en had het woordmerk voor verschillende waren en diensten ingeschreven. Inmiddels staat het woordmerk alleen nog maar ingeschreven voor 'vlees'. Van Doorne verhandelt energiedrank onder het woordmerk SPAM. Hormel vordert onder andere een verbod tot inbreuk op haar gemeenschapsmerk SPAM. Hormel stelt dat er sprake is van verwarringsgevaar nu Dukka gebruik maakt van haar woordmerk SPAM voor soortgelijke waren of diensten. Ook vindt Hormel dat Dukka ongerechtvaardigd voordeel geniet door het merkgebruik en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de SPAM van Hormel.

Volgens de rechter is er geen sprake van soortgelijke waren. Energiedrank en vlees zijn geen uitwisselbare of concurrerende producten, van complementaire producten is evenmin sprake. Het enkele feit dat een energiedrank tegelijkertijd kan worden geconsumeerd met vlees is onvoldoende om ze als soortgelijk te beschouwen. Verzet tegen ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk aan de reputatie kan slechts bij bekendheid van het merk in de Gemeenschap (HvJ EU Pago). De SPAM van Hormel is bekend in de Gemeenschap nu Hormel de bekendheid in het Verenigd Koninkrijk aangetoond heeft. Dit betekent alleen niet dat de bescherming strekt tot de gehele Gemeenschap. Hormel toont niet aan dat er een lidstaat is waar zowel Hormel als Dukka het merk gebruiken. Dat de SPAM van Hormel in Monty Python wordt genoemd is onvoldoende. Ook was er bij Dukka geen sprake van depot te kwader trouw. De rechter wijst de vorderingen af.

4.4 Gelet op het Pago-arrest (HvJ EU 6 oktober 2009, C-301/07, Jurisprudentie 2009 1-09429) brengt de bekendheid van het Gemeenschapsmerk in het Verenigd Koninkrijk mee dat het Gemeenschapsmerk van Hormel in aanmerking komt voor de in artikel 9 lid 1 sub c GMVo bedoelde bescherming. Anders dan Hormel heeft betoogd, betekent dat niet dat uitgegaan kan worden van de fictie dat het Gemeenschapsmerk in elke lidstaat van de Europese Unie bekend is. Het betekent slechts dat Hormel zich kan verzetten tegen gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor al dan niet soortgelijke waren indien door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk. Om de volgende redenen kan in dit geval niet worden aangenomen dat Dukka c.s. door het gebruik van het Spam-teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk.

4.7. De gestelde bekendheid van het Gemeenschapsmerk buiten het Verenigd Koninkrijk baseert Hormel voornamelijk op een sketch van Monty Python waarin het teken “spam” veelvuldig wordt genoemd. Hoewel niet is uitgesloten dat een merk bekend wordt louter via publiciteit over het merk, is de bedoelde sketch in dit geval om de volgende redenen onvoldoende om de bekendheid van het Gemeenschapsmerk in de betreffende landen te kunnen aannemen.(...)

4.13. Evenmin is er sprake van een conflict in de zin van artikel 2.3 sub c BVIE. Gelet op het gebrek aan bekendheid van het Gemeenschapsmerk van Hormel in de Benelux en het gebrek aan soortelijkheid van de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven kan niet worden aangenomen dat het gebruik van de Dukka-merken voor dranken het Gemeenschapsmerk in gedachten zal oproepen bij de gemiddelde consument in de Benelux, althans kan niet worden aangenomen dat door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel zal worden getrokken uit of afbreuk zal worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk. Voor de motivering van dit oordeel kan worden volstaan met een verwijzing naar hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 4.5 en verder van dit vonnis.