Gebruik van promotiemateriaal van een ander op website

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 20 juli 2012, zaaknr. 420870/KG ZA 12-589 (Orly International INC. tegen A for Beauty B.V. c.s)

Merkrecht. Domeinnaamrecht. Auteursrecht. Orly is een onderneming die zich bezighoudt met de verhandeling van producten op het gebied van nagel- en lichaamsverzorging voor de professionele en consumentenmarkt en is houdster van het Gemeenschapsmerk ORLY.
AFB handelt onder de naam 'The Nail Company' en heeft een tweetal domeinnamen geregistreerd. Via deze websites biedt AFB in Nederland nagellak en -verzorgingsproducten aan. In 2008 zijn Orly een AFB overeengekomen dat AFB als distributeur, Orly-producten, waaronder nagellak, in Nederland zal verkopen. Orly heeft geconstateerd dat via een andere website producten worden aangeboden, waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van het promotiemateriaal van Orly.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van merkinbreuk. Het gebruik van het teken 'Orly Nederland' in de domeinnaam en als handelsnaam op de twee websites door AFB c.s. wordt gezien als gebruik van dat teken als merk voor het onderscheiden van onder meer haar eigen waren en/of diensten. Volgens de voorzieningenrechter is er sprake van meer dan het enkele registeren en/of geregistreerd houden van een domeinnaam. De vordering tot een bevel tot medewerking aan de overdracht van de domeinnaam wordt toegewezen. Het bevel tot doorlinken wordt hierdoor afgewezen. Met betrekking tot de vordering tot auteursrechtinbreuk oordeelt de voorzieningenrechter dat onvoldoende concreet is onderbouwd dat de genoemde elementen van Orly's website in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Deze vordering wordt afgewezen.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Orly toe en veroordeelt AFB in de proceskosten.

Merkinbreuk
4.5. Deze verweren falen. Het gebruik van het teken “Orly Nederland” in de domeinnaam en als handelsnaam op de twee websites door AFB c.s. moet naar voorlopig oordeel worden gezien als gebruik van dat teken als merk door AFB c.s., namelijk voor het onderscheiden van onder meer haar eigen waren en/of diensten. Dat gebeurt door middel van de aan de door AFB gehouden domeinnaam verbonden website kennelijk door zowel AFB als door BAE. Desgevraagd heeft mr. Roelofs ter gelegenheid van de mondelinge behandeling bevestigd dat de domeinnaam orly-nederland.nl, anders dan in de in 2.7 aangehaalde e-mail wordt gesteld, inderdaad op naam van AFB staat. Mr. Roelofs heeft daarbij toegelicht dat AFB de afnemer was van de producten van Orly en dat AFB BAE erbij heeft betrokken teneinde een verdeling te kunnen maken voor de belevering van de groothandelsmarkt (AFB) en de consumentenmarkt (BAE). Dat de inhoud van de website slechts aan een van beide partijen is toe te rekenen, is door AFB c.s. niet concreet en duidelijk aangevoerd. In het licht van hetgeen AFB c.s. heeft gesteld over de rolverdeling tussen AFB en BAE en in het licht van het gebruik van de handelsnaam “Orly Nederland” op zowel de website www.orly-nederland.nl als op de website www.professionalcosmetics.nl, welke laatste website gelet op het aldaar vermelde adres en KvK-registratienummer in verband kan worden gebracht met BAE, komt het de voorzieningenrechter voorshands voor dat BAE evenzeer gebruik maakt van de domeinnaam orly-nederland.nl en de handelsnaam “Orly Nederland” als AFB. Hieruit volgt dat ook BAE verantwoordelijk kan worden gehouden voor het voeren van de handels- en domeinnaam “Orly Nederland”, respectievelijk www.orly-nederland.nl.

4.10. Op grond van bovenstaande argumenten van Orly kan naar voorlopig oordeel niet worden ontkend dat Orly nog altijd belang heeft bij haar vordering tot een merkinbreukverbod, verzekerd door een dwangsom, zodat deze als hierna in het dictum verwoord zal worden toegewezen. Daarbij is met name van belang dat aannemelijk is geworden dat AFB c.s. de inhoud van de website www.orly-nederland.nl via een andere domeinnaam opnieuw online heeft geplaatst en van Orly voorshands oordelend niet kan worden gevergd dat zij in verband daarmee voortdurend onderzoek zou moeten doen naar het al dan niet actief zijn/worden van dergelijke websites. Wat ook zij van de stelling dat het enkele registreren en/of geregistreerd houden van een domeinnaam geen merkinbreuk kan inhouden, hier is duidelijk dat sprake is van meer dan het enkele registreren en/of geregistreerd houden. De vordering tot een bevel tot medewerking aan de overdracht van de domeinnaam wordt, gelet op het voorgaande, eveneens toegewezen. Omwille van de praktische uitvoerbaarheid en ter vermijding van onnodige executiegeschillen zal het merkinbreukverbod als in het dictum te melden worden toegewezen en zal bij het bevel tot medewerking aan de overdracht van de domeinnaam de termijn als in het dictum te melden worden bepaald. Nu de website op dit moment niet actief is, een merkinbreukverbod en een bevel tot medewerking aan overdracht van de domeinnaam wordt uitgesproken, valt niet in te zien welk belang Orly daarnaast nog heeft bij het doorlinken van de website naar haar eigen website, althans hetgeen daartoe is aangevoerd wordt voorshands oordelend onvoldoende geacht. Het bevel tot doorlinken wordt daarom afgewezen.

Auteursrecht
4.12. Ten aanzien van de in vordering sub 4 van het petitum gevorderde aanpassing van de uitstraling van de websites, is voorshands onvoldoende duidelijk op welke grond deze vordering is ingesteld. Voor zover Orly hiermee heeft bedoeld te stellen dat AFB c.s. met de uitstraling van haar websites, waarbij zij in het bijzonder noemt: de stijl, vormgeving, kleurstelling en lettertypen, eveneens auteursrechtinbreuk pleegt, wordt deze stelling bij gebrek aan een deugdelijke onderbouwing, verworpen. Dat de genoemde elementen van Orly’s website, en daarmee Orly’s website, in aanmerking (kunnen) komen voor auteursrechtelijke bescherming is onvoldoende concreet onderbouwd. Hetzelfde geldt voor de vervolgens te beantwoorden vraag of AFB c.s. daarop inbreuk maakt. Deze vordering zal daarom worden afgewezen.

Voorschot op schadevergoeding
4.16. Voor wat betreft de reconventionele vordering tot zekerheidsstelling merkt de voorzieningenrechter op dat de regeling van artikel 224 Rv is bedoeld voor een gedaagde om zekerheid te verkrijgen van een in het buitenland gevestigde eiser, dan wel voor eiser en gedaagde van een dito interveniënt, doch dat deze regel expliciet niet kan worden ingeroepen door een eiser voor de voldoening van zijn vordering. Aangezien AFB degene is die de eis in reconventie heeft ingesteld, komt de verlangde zekerheidsstelling alleen al daarom niet voor toewijzing in aanmerking.

Op andere blogs:
DomJur nummer: 2012-874
Nederlandsch Octrooibureau (Mag een ex-distributeur de domeinnaam nog wel gebruiken?)