Gebruik WEPUBLISH is deloyaal gelet op de voorgaande maar beëindigde samenwerking in Publ.sh

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 augustus 2018, IEF 17913; IEFbe 2703; ECLI:NL:RBDHA:2018:9747 (Online Publisher tegen Netmedia c.s.) Herstelvonnis IEF 17920, vanwege ontbreken maximering dwangsom. Vonnis herstel Partijen hebben samenwerkt voor het opstarten van het nieuwe merk Publ.sh en later het merk Wepublish. De overlegde bewijzen maken niet dat er een kans is dat de merkinschrijving door OP te kwader trouw (2.23 lid 2 BVIE) is gedaan en in een bodemprocedure zal worden vernietigd. Het gebruik van wepublish aan elkaar geschreven en met publish dikgedrukt, gelet op de voorgaande maar beëindigde samenwerking, kan de indruk doen ontstaan van (nog steeds) een commerciële band. Gebruik van dat teken is dan ook deloyaal te achten. Afwijzing auteursrechtclaim op eenvoudige menu-structuur. Wel auteursrechtinbreuk op instructievideo, omslagfoto twitter-account, tekst 'About us'. Rectificatie wordt bevolen op website en sociale media.

5.8.2. Ten tweede heeft Netmedia c.s. aangevoerd dat OP bij het omzetten van “publ.sh” naar “wepublish” aan hem toestemming heeft gevraagd (zie email opgenomen in r.o. 2.5), waaraan hij de conclusie verbindt dat NME de oudste rechten moet hebben gehad. Die conclusie is evenwel niet uit die email te trekken, althans niet met voldoende zekerheid. De bedoelde tekst is de volgende:

“WePublish is in veel gevallen al in gebruik. het voorstel is om wepublishdigital/wepublish.digital te gaan gebruiken op Linkedin, FB, Twitter, Insta (en eventueel meerdere kanalen). Ben je het daarmee eens? Dan geef ik groen licht voor het claimen van de namen + het aanpassen van bestaande accounts.”

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan die vraag net zo goed verband houden met dat de omzetting op dat moment van “publ.sh” naar “wepublish” waarbij onderlinge afstemming moest plaatsvinden tussen de (toen nog) samenwerkende partijen om die overgang soepel te laten verlopen. Een duidelijke erkenning dat in wezen NME rechthebbende op de naam is, valt daarin niet te lezen. Evenmin is daaruit af te leiden, zoals Netmedia c.s. wil maar OP bestrijdt, dat OP slechts toestemming kreeg van NME om de naam “wepublish” gedurende de samenwerking te gebruiken en OP dat gebruik daarna moest staken.

5.8.3. De door Netmedia c.s. overgelegde bewijzen maken zodoende niet dat er een gerede want serieuze, niet te verwaarlozen kans kan worden aangenomen dat de merkinschrijving als te kwader trouw in een daartoe strekkende bodemprocedure zal worden vernietigd. Evenzo heeft Netmedia c.s. zijn stelling dat zij over oudere handelsnaamrechten dan de merkinschrijving beschikt niet nader onderbouwd, zodat haar beroep op artikel 2.23 lid 2 BVIE faalt.

Ad ii: inbreuk/beschrijvend gebruik
5.14. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het gebruik van het teken “wepublish” aan elkaar geschreven en met “publish” dikgedrukt, gelet voorts op de voorgaande maar beëindigde samenwerking, bij het betrokken publiek, althans een aanzienlijk deel daarvan, de indruk kan doen ontstaan van (nog steeds) een commerciële band tussen (de diensten van) NME en OP. Het gebruik van dat teken is dan ook deloyaal te achten ten opzichte van OP.