Gebruikte verbindingen hebben afwijkende eigenschappen, geen equivalentie
Rechtbank Den Haag 23 juli 2014, IEF 14076 (Bayer tegen Sandoz)
Octrooirecht. Geen equivalentie. Bayer is houdster van (moederoctrooi) EP791 voor een 'werkwijze ter bereiding van drospirenon en tussenproducten' en het afsplitsingsoctrooi EP840. De gewijzigde werkwijze voor de vervaardiging van het Sandoz-product valt niet onder de beschermingsomvang van de conclusie. TEMPO en rutheniumverbindingen behoren tot zeer verschillende klassen van stoffen met afwijkende eigenschappen. Daardoor leidt het gebruik ervan ook tot verschillende bijproducten. Er is niet onrechtmatig gehandeld door Sandoz om gedurende de schorsingsperiode producten van IC af te nemen waarvan zij wist of behoorde te weten dat die in Italië waren vervaardigd (waar door het Gerechtshof Turijn een verbod van een jaar was opgelegd). De vorderingen worden afgewezen.
4.15. Anders dan Bayer betoogt, brengt het gegeven dat de uitvinding zich wezenlijk onderscheidt van de stand van de techniek door de synthese in twee afzonderlijke stappen, niet mee dat de vakman het kenmerk van het gebruik van ruthenium in de ‘sleutelreactie’ zal begrijpen als een onbeduidend middel dat door om het even welke oxidant van alcoholen vervangen kan worden. Het aldus weginterpreteren van een kenmerk van de conclusie zou in strijd komen met de rechtszekerheid voor derden. Immers, in de conclusie en de beschrijving wordt het gebruik van ruthenium uitdrukkelijk als onderdeel van de ‘sleutelreactie’ genoemd. Dat de rechtbank in een eerdere procedure tussen partijen in het kader van een daar gedaan beroep op toegevoegde materie heeft overwogen dat de rutheniumzout-gekatalyseerde oxidatie geen essentieel kenmerk is van de uitvinding die in WO 738 wordt geopenbaard en dat weglating daarvan in EP 840 niet leidt tot ontoelaatbare toegevoegde materie, maakt het vorenstaande niet anders. De rechtbank heeft met dat oordeel niets over de beschermingsomvang van EP 791 gezegd.
4.18. Het kenmerk waar het hier om gaat, ruthenium, is een specifieke stof die in het octrooi dient als katalysator in een oxidatiereactie, een chemische reactie. Dat brengt mee dat de vakman betekenis zal toekennen aan de moleculaire eigenschappen van die stof en de wijze waarop de betreffende reactie verloopt. Bij een vergelijking van rutheniumzout en TEMPO dient derhalve naar die aspecten gekeken te worden. Dat het reactiemechanisme geen kenmerk is van de conclusie, zoals Bayer betoogt, doet daar niet aan af. Het gaat om de vraag of de vakman op de prioriteitsdatum zou inzien dat TEMPO gelijkwaardig is en daarbij is in de chemie het reactiemechanisme relevant.
4.38. Van een onrechtmatige daad door Sandoz kan naar het oordeel van de rechtbank slechts sprake zijn als Sandoz het Sandoz product heeft ingekocht terwijl zij op dat moment wist of behoorde te weten dat haar leverancier, IC, met de vervaardiging of verhandeling van dat product inbreuk maakte op octrooirechten. Dat Sandoz het Sandoz product van IC afnam terwijl zij wist dat IC in rechte was aangesproken door Bayer op grond van inbreuk op EP 791 is op zich zelf niet zodanig onzorgvuldig dat dat onrechtmatig is. Dat zou anders kunnen zijn als er sprake is van een verweer van IC waarvan Sandoz behoorde te begrijpen dat het geen enkele kans van slagen had, maar daarvan is in dit geval geen sprake. In eerste instantie is door de Italiaanse rechter geoordeeld dat IC geen inbreuk maakte op EP 791. Van onrechtmatigheid kan dus slechts sprake zijn vanaf het moment dat Sandoz bekend is geraakt met het verbod van het Gerechtshof van Turijn aan IC van 24 december 2012. Tussen partijen is niet in geschil dat dat tussen 24 december 2012 en 3 januari 2013 is gebeurd.
