Gedaagde moet gebruik aanduiding 'Djoko' staken

Vzr. Rechtbank Den Haag 21 oktober 2022, IEF 21041; C/09/632874 / KG ZA 22-681 (William Djoko tegen DJOKO) Djoko en gedaagde zijn beiden DJ op het gebied van elektronische muziek. Djoko is sinds 2006 actief met gebruikmaking van combinaties van zijn eigen naam als artiestennaam, te weten Kouam Djoko, William Kouam Djoko, William Djoko en Djoko. Gedaagde heeft zich in de periode rond maart 2020 zijn muziekproducties onder de naam DJOKO online geprofileerd, zodanig dat een aantal muziekplatforms hem als nieuwe ontdekking aanmerkte. Op 9 juni is het Uniewoordmerk William Djoko geregistreerd. Op 23 juni 2021 heeft Djoko gedaagde voor de tweede keer per e-mail gevraagd om, gelet op de toenemende verwarring, de inbreuk op zijn rechten te stoppen. Gedaagde heeft dit verzoek afgewezen. Djoko vordert dat de voorzieningenrechter gedaagde veroordeelt inbreuk op Djoko’s rechten met betrekking tot het onderscheidingsteken ‘Djoko’ te staken. In reconventie vordert gedaagde Djoko het gebruik van de naam ‘DJOKO’ te staken. De voorzieningenrechter wijst de conventionele vordering van Djoko toe op grond van verwarringsgevaar, de vordering in reconventie wordt afgewezen.

6.13. Tegenover dat (oude) gebruik door Djoko heeft x onvoldoende ingebracht. In het bijzonder heeft hij niet aannemelijk gemaakt dat hij oudere rechten heeft met betrekking tot dat teken door gebruik in tenminste één lidstaat van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waar. Hij stelt dat hij vanaf 2013 DJOKO gebruikt, welk gebruik terecht wordt betwist omdat dat op dat moment uitsluitend bestond uit het registreren van een account. Uit de door x overgelegde stukken blijkt van eerste daadwerkelijk gebruik in 2014 (zie 2.2). Ook wanneer wordt uitgegaan dat het eerste gebruik door x in 2014 relevant gebruik was – Djoko betwist dat die eerste optredens in Duitsland onder de naam DJOKO waren – heeft Djoko oudere rechten. Van kwade trouw kan dan ook naar voorlopig oordeel geen sprake zijn.

6.14. Het voorgaande betekent dat van de geldigheid van het Uniemerk wordt uitgegaan.

6.16. Van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo is sprake als het betrokken teken (in dit geval DJOKO) gelijk is aan of overeenstemt met het merk (in dit geval het Uniemerk WILLIAM DJOKO) en wordt gebruikt in het economisch verkeer met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. De vraag of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De vraag of sprake is van verwarring tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, wordt achtergelaten gelet op de visuele, fonetische (auditieve) en/of begripsmatige overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Verwarringsgevaar kan eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen. De voornoemde toetsing van het verwarringsgevaar vindt in fasen plaats. Eerst wordt beoordeeld of sprake is van overeenstemming op visueel, fonetisch en begripsmatig niveau. Vervolgens - als sprake is van ten minste enige overeenstemming - vindt de globale beoordeling van het verwarringsgevaar plaats waarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen.

6.21. Het Uniemerk heeft naar voorlopig oordeel een groot onderscheidend vermogen waarbij van belang is dat het Uniemerk geen beschrijvende onderdelen bevat. Het is een eigen naam waarbij de voornaam weliswaar gebruikelijk is, maar het belangrijkste bestanddeel, te weten de achternaam, zeer weinig voorkomt en daarmee een groot onderscheidend vermogen aan het merk verleent.

6.22. De diensten die onder het Uniemerk en het teken worden geleverd, zijn bijna volledig soortgelijk in die zin dat zowel Djoko als x zich binnen de elektronische muziek concentreren op de subgenres house, deephouse, techhouse en techno. Dat binnen deze subgenres er kleine verschillen zijn in muziekstijl, zoals x betoogt, zal uiteraard het geval zijn (het produceren van muziek blijft immers een creatief proces), maar maakt niet dat de diensten minder soortgelijk zijn. Voorts is niet in geschil dat het Uniemerk en het teken worden gebruikt in het economisch verkeer.

6.23. De bovenstaande omstandigheden zijn ruim voldoende om voorshands te kunnen concluderen dat er verwarringsgevaar te duchten is. Overigens zijn partijen het erover eens dat verwarring ook daadwerkelijk is opgetreden. Dat dat voornamelijk ziet op verkeerde tags op internet en dat daarbij Djoko bij vergissing wordt getagd bij de muziek van x en niet andersom, zoals x betoogt, is – wat daar ook van zij, Djoko heeft ook voorbeelden overgelegd van gevallen waarbij x abusievelijk wordt getagd of op andere manier verward wanneer Djoko is bedoeld (zie 2.13) – niet relevant. Dat sprake is van daadwerkelijke verwarring is voldoende en extra ondersteuning voor de conclusie dat verwarringsgevaar te duchten is. Ook is niet relevant dat x inmiddels online populairder is dan Djoko. Dat neemt immers niet weg dat hij inbreuk maakt op het Uniemerk zonder toestemming van de houder.

6.24. Het verweer van x dat Djoko, naar de voorzieningenrechter begrijpt, zijn Uniemerk in Nederland niet tegen x kan inroepen omdat x houder is van een ouder recht dat plaatselijke betekenis heeft (artikel 138 UMVo), te weten een Nederlands handelsnaamrecht DJOKO’, kan hem niet baten. Een vordering gebaseerd op een Uniemerk kan voor een bepaald gebied afstuiten op het verweer van (in dit geval) x dat hij een ouder recht van plaatselijke betekenis heeft, voor zover aannemelijk is (gemaakt) dat sprake is van een ouder recht van plaatselijke betekenis. Dat sprake is van een dergelijk ouder recht is echter niet aannemelijk gemaakt. x heeft zijn verweer onvoldoende gesubstantieerd, reeds omdat hij bij dat betoog tot uitgangspunt heeft genomen dat Djoko geen nog oudere rechten in Nederland heeft omdat Djoko nooit DJOKO in hoofdletters en zonder toevoeging van voornamen in Nederland zou hebben gebruikt en x dat als eerste is gaan doen. Zoals hiervoor is in het kader van ‘kwade trouw’ reeds is overwogen, wordt ook het oudere gebruik door Djoko van de naam Djoko in combinatie met zijn voorna(a)m(en) relevant geacht. Dit leidt ertoe dat naar voorlopig oordeel niet x maar Djoko de oudste rechten heeft in Nederland (en elders in de Unie).