Geen beroep op Duits Gebrauchsmuster ná vaststellingsovereenkomst over daarop gebaseerde octrooi

Rechtbank Den Haag 6 augustus 2016, IEF 16272; ECLI:NL:RBDHA:2016:10895 (Booth tegen Hestex Systems) Octrooirecht. Vaststellingsovereenkomst. Hestex heeft Booth meegedeeld dat haar transportcontainers inbreuk maken op het octrooi EP2415681, een tweetal Gemeenschapsmodellen en een tweetal Gebrauchsmusters. In deze brief verzoekt Hestex een onthoudingsverklaring te ondertekenen. Booth vordert dat Hestex moet worden verboden om DE 126, EP 681 en/of daaraan gerelateerde rechten in te roepen of om op basis van die rechten vorderingen in te stellen. Hestex heeft na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst geen beroep gedaan of dreigt dat te doen op EP 681, er is geen belang bij toewijzing. De vaststellingsovereenkomst is gesloten ter beëindiging van de procedure van inbreuk op EP 681. Zelfs indien zou moeten worden geconcludeerd dat DE 126 niet onder het bereik van de vaststellingsovereenkomst valt, is het onzorgvuldig en in strijd met de postcontractuele goede trouw dat Hestex in de gegeven omstandigheden buitengerechtelijke actie onderneemt. Hestex dient zich te onthouden van handhaving van DE126 buiten rechte tegen klanten van Booth.

4.8. Zelfs echter indien zou moeten worden geconcludeerd dat DE 126 niet (rechtstreeks) onder het bereik van de vaststellingsovereenkomst valt, is het voorshands onzorgvuldig en in strijd met de postcontractuele goede trouw dat Hestex in de gegeven omstandigheden buitengerechtelijke actie onderneemt op basis van DE 126 jegens afnemers van A Booth. Gelet op het korte tijdsverloop van enkele dagen tussen het sluiten van de vaststellingsovereenkomst en de sommatie van 4 juli 2016, kan het niet anders dan dat Hestex al bij het sluiten van de overeenkomst voornemens is geweest een beroep te doen op DE 126. Dit volgt ook uit het feit dat de sommatie betrekking heeft op een beurs die voorafgaand aan het sluiten van de vaststellingsovereenkomst heeft plaatsgevonden. Dat mr. Reeskamp desgevraagd heeft aangegeven zelf bij het sluiten van de overeenkomst niet aan DE 126 te hebben gedacht, maakt dit niet anders. Ten eerste dient, zoals mr. Reeskamp ook ter zitting heeft toegegeven, wetenschap van zijn cliënt aan hem toegeschreven te worden, althans treedt hij als gemachtigde op voor zijn cliënt en is die cliënt (met al diens wetenschap) de wederpartij. Ten tweede schetst dit eens te meer dat het verwijt dat A Booth wordt gemaakt, namelijk dat zij door octrooirechtelijke specialisten werd bijgestaan, DE 126 het prioriteitsdocument van EP 681 is en zij derhalve aan dat Gebrauchsmuster had moeten denken of daarop had moeten doorvragen, geen doel dient te treffen.

4.14. Het (onvoldoende onderbouwde) pleidooi van Hestex dat er wel degelijk sprake is van een geldig recht waarop inbreuk wordt gepleegd, verliest verder aan kracht nu zij – waar A Booth op wijst – heeft nagelaten een tegenvordering tot verbod van inbreuk in te stellen. Hestex heeft (terecht) niet gesteld dat de voorzieningenrechter daartoe niet bevoegd zou zijn geweest. Zij heeft zodoende een uitgelezen kans laten liggen om haar stellingen, indien al juist, bevestigd te zien. Zo ontstaat minst genomen de indruk dat Hestex aantijgingen doet die zij graag “boven de markt laat hangen”, zoals A Booth stelt. Die gedachte krijgt verdere voeding doordat de sommatie van juli 2016 nog zag op het oorspronkelijk verleende Gebrauchsmuster (waarvan de gemachtigde van Hestex echter reeds aangaf dat het “likely lacks novelty”, productie 7, p. 10) respectievelijk op het Gebrauchsmuster beperkt volgens EP 681 (waarvan Hestex in deze procedure niet heeft gesteld dat A Booth daarop inbreuk maakt, hetgeen gelet op de vaststellingsovereenkomst ook niet voor de hand lag).

Slotsom

4.15. Op grond van het voorgaande zal het Hestex worden verboden DE 126 buiten rechte in te roepen tegen de klanten van A Booth ten aanzien van Product 2. Bij dit verbod bestaat spoedeisend belang aangezien Hestex nadrukkelijk niet heeft willen toezeggen de klanten van A Booth met rust te laten. Buitengerechtelijke handhaving jegens A Booth zelf komt echter niet onzorgvuldig voor nu A Booth in staat geacht moet worden deze sommaties na lezing van dit vonnis op waarde te schatten. Het verbod verliest haar werking indien een bevoegde rechter in een inter partes procedure in eerste aanleg DE 126 geldig heeft geoordeeld en tevens in een daartoe strekkende procedure is bevonden dat het Hestex vrijstaat om op DE 126 een beroep te doen jegens A Booth of haar afnemers.

De voorzieningenrechter:
5.1. gebiedt Hestex zich te onthouden van elke vorm van handhaving van DE 126 buiten rechte tegen klanten van A Booth, zulks op straffe van een dwangsom van € 50.000,- voor iedere keer dat of (zulks ter keuze van A Booth) van € 10.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan waarop Hestex dit verbod niet naleeft, met een maximum van € 1.000.000,-;

5.2. bepaalt dat voormelde veroordeling haar werking verliest nadat (i) de bevoegde rechter in eerste aanleg DE 126 geldig heeft geoordeeld alsmede (ii) de bevoegde rechter in eerste aanleg heeft geoordeeld dat het Hestex vrijstaat DE 126 jegens A Booth of haar afnemers in te roepen;