Geen bescherming tegen oneerlijke handelspraktijk wegens ontbreken merkinschrijving

Vzr. Rechtbank Den Haag 29 oktober 2019, IEF 18786; ECLI:NL:RBDHA:2019:11621 (TT Shopping tegen Verzendshop) Kort geding. OnTel is een Amerikaanse onderneming die zich bezig houdt met het ontwikkelen en distribueren van innovatieve consumentenproducten, waaronder de luchtkoeler ´Arctic Air´. Distributeur OmniChannel heeft van OnTel de exclusieve distributierechten verkregen om de Arctic Air in Nederland op de markt te brengen en te promoten via TV en internet. OmniChannel is de moedermaatschappij van TT Shopping en JML. Gedaagde, Verzendshop, heeft via bol.com een product op de markt gebracht onder de naam ´Air Cooler´. Volgens TT Shopping is door Verzendshop inbreuk gemaakt op de IE-rechten die rusten op de Arctic Air en heeft Verzendshop tevens onrechtmatig gehandeld. Verzendshop heeft dit niet dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist. Daarnaast is ambtshalve overwogen dat de vordering van TT Shopping is gebaseerd op de productnaam Arctic AIr en dat Verzendshop daardoor de schijn wekt dat beide producten dezelfde herkomst zouden hebben. De bescherming geldt echter slechts ingeval van algemene bekendheid of van een merkinschrijving. Dit is in casu noch gesteld noch gebleken. Binnen de Benelux is weliswaar bescherming op grond van oneerlijke handelspraktijk mogelijk, echter is daarvoor vereist dat het merk is ingeschreven.

Nu de vorderingen door Verzendshop onvoldoende gemotiveerd zijn weersproken. zullen de vorderingen, voor zover zij betrekking hebben op de ‘Arctic Air’, op na te melden wijze worden toegewezen. met inachtnerning van het volgende. 

4.9. Ten aanzien van vordering V die beoogt de aanprijzing met de aanduiding ‘Arctic Air, Artic Air en Antarctic Air” te verbieden, overweegt de voorzieningenrechter ambtshalve als volgt. De vordering is door Tommy Teleshopping c.s. gebaseerd op de productnaam “Arctic Air” en dat Verzendshop met die aanduidingen ten onrechte suggereert dat het product dezelfde herkomst heeft. Volgens artikel 2.19 BVIE4 kan evenwel, naast aan een algemeen bekend merk, enkel aan een ingeschreven merk bescherming worden verleend. Een merkinschrijving noch algemene bekendheid van “Arctic Air” is gesteld noch gebleken. Weliswaar heeft Tommy Teleshopping c.s. gewezen op een uitspraak van deze rechtbank inzake Tommy Teleshopping tegen Tel Sell, maar in die zaak was het een optelsom van allerlei gedragingen, waarvan het gebruik van min of meer overeenkomende commerciële namen er slechts één was. De vordering sub V van Tommy Teleshopping c.s.
is in deze zaak evenwel afzonderlijk ingesteld betreffende liet gebruik sec van de aanduiding “Arctic Air, Artic Air en Antarctic Air”. Op die vordering is naar voorlopig oordeel artikel 2.19 BVIE van toepassing, zodat deze bij gebreke van een merkinschrijving is af te ‘wijzen. De in de literatuur nog wel eens opgeworpen vraag of dit artikel in overeenstemming is met het Unieverdrag van Parijs, meer specifiek artikel 10 bis lid 3 onder 1, zal de voorzieningenrechter in dit kader laten rusten, al omdat het Unieverdrag voorshands oordelend niet (expliciet) voorschrijft dat daar waar het een merk betreft, geen inschrjvingseis zou mogen worden gesteld. Anders gezegd, er wordt binnen de Benelux wel bescherming verleend voor de oneerlijke handelspraktijk van gebruik van een verwarrende naam, doch voor een beroep daarop is in beginsel inschrijving nodig. 

4.10. De termijn voor het doen van opgave (vordering onder VII) zal worden gesteld op vier weken na betekening van dit vonnis, teneinde executieproblemen te voorkomen. 

4.11. De onder VIE sub g tot en met i gevorderde opgave zal worden afgewezen omdat deze vorderingen strekken ter vaststelling van de eventueel geleden schade. Tommy Teleshopping c.s. heeft niet onderbouwd waarom van haar niet gevergd kan worden dat zij met betrekking tot deze vordering de uitkomst van de bodemprocedure afwacht; daarmee is het spoedeisend belang bij deze vordering onvoldoende gebleken. Dit deel van de vordering zal dan ook worden afgewezen.