Geen bijzondere of fantasierijke combinatie

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 12 mei 2010, LJN: BM6199, Me Worldwide B.V. & The Communication Company (Benelux) B.V. tegen Multicopy Netherlands B.V.

Merkenrecht. Gedeponeerde Benelux-woordmerk 'The Communication Company' door reclamebureau heeft voorshands onvoldoende onderscheidend vermogen. Geen merkinbreuk door gebruik van de woorden 'The Communication Company' als 'strapline' door gedaagde MultiCopy. Geen inburgering. Evenmin inbreuk op handelsnaam (geen gebruik als handelsnaam) of anderszins onrechtmatig. 

Onderscheidend vermogen: 4.5.  (…) zal het relevante publiek met name bestaan uit (kleine en grote) ondernemingen in de gehele Benelux, die een beroep doen op reclamedienstverleners. Dit publiek kan meer dan gemiddeld geïnformeerd en redelijk oplettend en omzichtig worden geacht.
Daar het gebruik van Engelse woorden bij het hiervoor bedoelde publiek in het Beneluxgebied breed verspreid is, kunnen de woorden ‘communication’ en ‘company’ door dit publiek gemakkelijk herkend en begrepen worden. Het woordmerk bevat een combinatie van deze beschrijvende Engelse woorden, die door dat relevante publiek ook kunnen worden begrepen als beschrijvend voor de diensten die TCC aanbiedt. Er bestaat immers een concreet verband tussen de betekenis van de woorden en de (reclame)diensten die TCC aanbiedt. Voornoemde beschrijvende woorden zijn niet in een bijzondere of fantasierijke combinatie tot elkaar weergegeven. Anders dan bij de door Me Worldwide gedeponeerde beeldmerken wel het geval is, is aan het woordmerk geen enkele bijzonderheid toegevoegd die het een onderscheidende totaalindruk geeft. Daarmee valt voorshands niet uit te sluiten dat in een eventuele nietigheidsprocedure wordt geoordeeld dat het woordmerk ‘The Communication Company’ van huis uit onderscheidend vermogen mist om als merk te dienen voor de door TCC aangeboden diensten.

Inburgering: 4.6.  De vraag die vervolgens aan de orde is, is of het woordmerk ‘The Communication Company’ door het gebruik daarvan door TCC voor haar diensten zodanig is ingeburgerd in de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel daarvan, dat zij de dienst op basis van het teken als van TCC afkomstig moeten kunnen identificeren en dus als merk kan dienen.
Bij de beoordeling van deze vraag wordt in aanmerking genomen dat het om Engelse woorden gaat (‘communication’ en ‘company’) die, zoals hiervoor ook is overwogen, voor het relevante publiek in de Benelux kunnen worden begrepen als beschrijvend voor de door TCC aangeboden diensten. Daarmee mist de woordencombinatie ‘The Communication Company’ in beginsel in de hele Benelux onderscheidend vermogen voor de door TCC (in de Benelux) aangeboden diensten. Derhalve zal sprake moeten zijn van inburgering van het woordmerk bij de betrokken kringen in de hele Benelux, althans een aanzienlijk deel daarvan.
Door MultiCopy is betwist dat van inburgering van ‘The Communication Company’ sprake is. Dit verweer kan niet zonder meer terzijde worden gesteld. Uit de door Me Worldwide en TCC in deze procedure overgelegde (branche) publicaties blijkt niet zonder meer van inburgering van ‘The Communication Company’ in de Benelux. Dat TCC binnen de reclamebranche wordt gezien als één van de 25 bekendste reclamebureaus in Nederland, grote, bekende, klanten bedient en met haar diensten (branche)prijzen heeft gewonnen is onvoldoende om te concluderen dat voldoende aannemelijk is dat van inburgering sprake is, nu het hier met name gaat om een waardering door de branche in Nederland. De bekendheid van de klanten is in deze niet doorslaggevend. De vraag of sprake is van inburgering zal nader dienen te worden onderzocht in een bodemprocedure.

4.7.  Het voorgaande brengt met zich dat niet kan worden uitgesloten dat het woordmerk ‘The Communication Company’ in een eventuele nietigheidsprocedure geen stand zal houden voor de klassen diensten waarvoor het is ingeschreven en het is onvoldoende aannemelijk dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat MultiCopy een merkinbreuk pleegt op dit teken.

4.7.1.  De conclusie is daarmee dat voor zover de vorderingen van Me Worldwide en TCC zijn gebaseerd op het merkenrecht en artikel 5a van de Handelsnaamwet, deze zullen worden afgewezen.

Gebruik als handelsnaam: 4.10.  MultiCopy heeft betwist dat zij de ‘The Communication Company’ als handelsnaam gebruikt. Zij stelt deze woordencombinatie als ‘strapline’ te gebruiken bij haar handelsnaam ‘MultiCopy’ ter beschrijving van haar producten en diensten.
Voorshands wordt geoordeeld dat, mede gezien de toezegging van MultiCopy zoals vermeld onder 4.7.2, onvoldoende aannemelijk is geworden dat MultiCopy ‘The Communication Company’ als handelsnaam gebruikt. Voor zover moet worden aangenomen dat MultiCopy de handelsnaam ‘MultiCopy/The Communication Company’ voert, geldt dat - gezien de zwakke bescherming die aan de handelsnaam ‘The Communication Company’ toekomt - een verbintenis van ‘The Communication Company’ met ‘MultiCopy’ niet als een inbreuk op de handelsnaam ‘The Communication Company’ kan worden gezien. Voorshands is door de combinatie met ‘MultiCopy’ geen gevaar voor verwarring te duchten. Gelet op het voorgaande staat in dit kort geding onvoldoende vast dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat MultiCopy inbreuk maakt op de handelsnaam van TCC.
 
 Lees het vonnis hier.