Geen gebruik aangetoond door Sunco Capital

BBIE 24 februari 2023, IEF 21288; Beslissing oppositie 2017497 (SUNCO. tegen SUNCOM) Het Bureau heeft beslist dat Sunco Capital niet voldoende heeft bewezen dat zij het ingeroepen merk ‘SUNCO’ in de afgelopen vijf jaar voldoende heeft gebruikt in de Europese Unie. Volgens het Bureau zijn de gebruiksbewijzen van Sunco Capital onvoldoende om aan te tonen dat het merk SUNCO in de EU in de afgelopen vijf jaren voldoende is gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De facturen van Sunco Capital laten niet zien dat SUNCO als merk wordt gebruikt. Hooguit blijkt hieruit dat SUNCO als handelsnaam wordt gebruikt. Verder wordt er door middel van de facturen geen verband aangetoond tussen SUNCO en de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De overige stukken (screenprints website, brochures, persberichten etc.) hebben slechts betrekking op Spanje en laten vooral zien dat Sunco Capital actief is als investeringsmaatschappij. Het ingeroepen merk SUNCO is niet ingeschreven voor diensten van een investeringsmaatschappij (klasse 36), waardoor dit bewijs geen effect heeft. De oppositie van Sunco Capital is afgewezen en het merk SUNCOM (woord/beeld) zal worden ingeschreven in het Benelux merkenregister.

41. Het ingeroepen merk betreft een Uniemerk. Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerk, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een "normaal gebruik" te kunnen spreken, hoeft het gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie van de kenmerken van de betrokken waren of diensten van de desbetreffende markt afhangt. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de EU marktaandelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan. Nu het ingeroepen merk een Uniemerk betreft, dient normaal gebruik in de EU te worden aangetoond.

45. Verweerder merkt op dat opposant het merk in gewijzigde vorm gebruikt en dat dit gebruik het onderscheidend vermogen aantast en daarom buiten beschouwing moet worden gelaten (zie punt 18). Het Bureau is van oordeel dat het gebruik van het merk in gewijzigde vorm niet dermate afwijkend is dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk wordt aangetast, aangezien het ingeroepen merk wordt gebruikt zoals geregistreerd, met slechts het onderschrift ‘CAPITAL’ als toevoeging.

47. Wat de overige stukken betreft, laten deze, wat betreft de EU, alleen gebruik in Spanje zien. Nog afgezien van het feit dat dergelijk gebruik in geografisch opzicht beperkt is om gebruik in de EU aan te tonen, valt uit de stukken überhaupt niet op te maken of er sprake is van normaal gebruik van het merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven teneinde in de EU marktaandelen te behouden of te verkrijgen. Uit de stukken blijkt herhaaldelijk dat ‘Sunco Capital’ een investeringsmaatschappij betreft. Voor dergelijke diensten is het ingeroepen merk niet ingeschreven. In de gevallen dat er gesproken wordt van ‘ontwerpen, bouwen, inbedrijfstellen en exploiteren van fotovoltaïsche zonnecentrales en windmolens’ blijkt uit niets dat deze diensten door opposant worden geleverd ten behoeve van derden. Hooguit dat dergelijke diensten zijn verricht in het kader van eigen projecten/activa. De screenprints bevatten foto’s van panelen en windmolens, maar uit niets blijkt dat deze panelen en molens afkomstig zijn van opposant of onder het ingeroepen merk op de markt zijn gebracht.

48. Uit de ingediende stukken blijkt, kortom, niet of in elk geval onvoldoende dat het ingeroepen merk in de relevante periode normaal is gebruikt in de Europese Unie voor de aangeduide waren en diensten.