Geen grond voor een Nederlandse octrooi-inbreukprocedure bij gebrek aan voldoende belang Synthon

Rechtbank Den Haag 6 september 2017, IEF 17121; ECLI:NL:RBDHA:2017:10315 (Synthon tegen Yeda) Octrooirecht. Synthon ontwikkelt en produceert generieke geneesmiddelen. Aan Yeda is octrooi EP 749 verleend voor een specifiek "low frequency" doseringsregime voor GA voor behandeling van rrMS. Synthon heeft gevorderd voor recht te verklaren dat een doseringsregime voor GA voor de behandeling van RRMS niet inventief was. De vordering is afgewezen. In Nederland kan geen octrooirechtelijke bescherming voor het in de verklaring voor recht bedoelde doseringsregime verkregen worden, zodat er geen grond is voor een Nederlandse inbreukprocedure. De gevorderde verklaring voor recht heeft geen effect voor eventuele buitenlandse octrooirechten omdat deze door Synthon in zoverre is ingetrokken. Indien de vordering wordt toegewezen bindt deze Yeda buiten Nederland niet en kan Synthon er buiten Nederland geen rechtstreekse rechten aan ontlenen. Er is geen sprake van voldoende zelfstandig belang als bedoeld in art. 3:303 BW.  

4.14. Uit de hiervoor sub 2.10 aangehaalde verklaring van [A] , waarvan de juistheid tussen partijen niet in geschil is, blijkt dat er thans geen in Nederland geldende octrooien meer zijn noch kunnen komen met betrekking tot het doseringsregime voor GA als genoemd in de verklaring voor recht, zodat er geen grond is voor een Nederlandse inbreukprocedure met betrekking tot een voor Nederland geldig octrooi waarin de gevorderde verklaring voor recht een rol zou kunnen spelen. Hierbij is voorts van belang dat Yeda heeft laten doorschemeren de door Synthon gemaakte proceskosten tot aan haar intrekking van het octrooi te zullen vergoeden. In zoverre heeft Synthon dan ook geen belang meer bij haar vordering. Wat de overige door Synthon gestelde belangen betreft, overweegt de rechtbank als volgt.

4.15. Zoals hiervoor is overwogen heeft de gevorderde verklaring voor recht geen effect voor eventuele buitenlandse octrooirechten omdat deze, nu de rechtbank heeft geoordeeld dat zij de beoordeling van de bevoegde buitenlandse rechter dient af te wachten, door Synthon in zoverre is ingetrokken. Dat betekent dat ook indien de vordering wordt toegewezen, deze verklaring Yeda buiten Nederland niet bindt en Synthon er buiten Nederland niet rechtstreeks rechten aan kan ontlenen. Daarmee is niet voldaan aan het vereiste dat de verklaring voor recht de gedaagde bindt en de eiser baat brengt. Dus wat er ook zij van het gestelde persuasive effect van een toewijzende uitspraak van deze rechtbank in een buitenlandse procedure, dat is geen voldoende zelfstandig belang als bedoeld in artikel 3:303 BW. Een andere beslissing zou overigens betekenen dat de Nederlandse rechter zich ervoor leent om in allerlei zaken betreffende de geldigheid van een buitenlands octrooi (al dan niet in het kader van een inbreukverweer) en waarin zij op grond van hetgeen hiervoor sub 4.5 uiteen is gezet geen rechtsmacht heeft althans geen oordeel kan geven zonder de beslissing van de buitenlandse rechter af te wachten, de meest gerede partij zou kunnen verzoeken om een verklaring voor recht met als doel die uitspraak te gebruiken in de buitenlandse procedure waarbij de geldigheid van het octrooi beoordeeld wordt. Een dergelijke gang van zaken druist in tegen de algemene rechtsbeginstelen die aan de (internationale) verdeling van rechtsmacht ten grondslag liggen.

4.16. Dat door het hiervoor onder 4.12 genoemde persbericht potentiële klanten terughoudend zouden kunnen zijn om met Synthon zaken te doen is als zodanig onvoldoende voor toewijzing van haar vordering, die immers niet strekt tot rectificatie of nuancering van het persbericht, dat overigens ziet op het Amerikaanse equivalent van het octrooi. Het geeft Synthon in ieder geval geen rechtens te respecteren belang bij de gevorderde verklaring voor recht nu Yeda in de processtukken, in het bijzonder met de sub 2.10 aangehaalde verklaring van [A] , reeds heeft erkend dat zij in Nederland geen octrooibescherming voor het betreffende doseringsregime geniet en derhalve geen grondslag heeft voor aanspraken uit inbreuk op (Nederlandse) octrooirechten. Niets staat Synthon eraan in de weg om deze stukken te tonen indien het nodig mocht zijn om twijfel bij potentiële klanten weg te nemen.

4.17. De verwijzing van Synthon naar de uitspraak van Justice Carr in de Engelse zaak Fujifilm vs Abbvie van 3 maart 201713, waarin – kort gezegd – ondanks het opgeven van het relevante octrooi een zogenaamde “Arrow-declaration” werd gegeven (vergelijkbaar met een Gillette-verklaring als in de onderhavige zaak gevorderd) kan haar niet baten. Wat overigens ook van die zaak zij alsmede van de vraag wat de betekenis van die Engelse uitspraak voor de onderhavige procedure moet zijn, daarin kon – zo begrijpt de rechtbank –bij gebrek aan bewijs niet worden uitgesloten dat dezelfde materie alsnog octrooirechtelijke bescherming kon krijgen in Groot-Brittannië:
356. (…) In the absence of any evidence from AbbVie, I am not prepared to find that it is impossible for any European patent rights to arise out of the 322 patent family, or other families which enable the same subject matter to be claimed. The filing of the Fifth Divisional Application shortly prior to withdrawal of the GB designation from the 044 patent lends further support to the Claimants' submission. (…)

4.18. In tegenstelling hiermee is in onderhavige zaak – zoals hiervoor meermaals is overwogen – niet in geschil dat in Nederland geen octrooirechtelijke bescherming voor het in de verklaring voor recht bedoelde doseringsregime meer verkregen kan worden. In deze zaak kan die bescherming niet meer verkregen worden, niet zozeer vanwege afgegeven (inter partes geldende) “undertakings” (zie o.a. r.o. 399 van de uitspraak van Justice Carr), maar omdat dit volgt uit de toepasselijke regels (zoals onbetwist uitgelegd in de verklaring van [A] , zie r.o. 2.10). Er is derhalve sprake van een cruciaal verschil tussen beide zaken. Overigens lijkt Justice Carr over het argument van het persuasive effect van een vonnis van deze rechtbank er hetzelfde over te denken (zie nrs. 372-377 en 411-412).

4.19. Het vorenstaande leidt er toe dat de gevorderde verklaring voor recht wordt afgewezen.