Geen inbreuk op merkenrechten Laroche, sprake van uitputting

Hof Den Haag 20 november 2018, IEF 18137; ECLI:NL:GHDHA:2018:3223 (4 Every Ware tegen Laroche) Merkenrecht. Laroche is houdster het Uniewoordmerk GUY LAROCHE en -beeldmerk GL. Zij brengt via licentiehouders prêt-à-porter kleding, accessoires en huishoudlinnen wereldwijd op de markt. 4 EW houdt zich bezig met groot- en kleinhandel in partijgoederen. LaRoche stelt dat 4 EW inbreuk maakt op haar merkrechten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a van de (thans) UMV nu Promeco zonder toestemming van Laroche de na de actie bij Carrefour België onverkochte merkproducten heeft verkocht aan Boxter, die op haar beurt die merkproducten zonder toestemming van Laroche heeft verkocht aan 4 EW. Promeco heeft onder andere over alle aangekochte merkproducten de overeengekomen licentievergoedingen betaald. De merkproducten zijn met toestemming van Laroche door Promeco verkocht. Sprake van uitputting. Vorderingen Laroche afgewezen.

17. Het hof is, gelet op de volgende omstandigheden, van oordeel dat alle merkproducten door Promeco aan Carrefour Frankrijk zijn verkocht:

• -in artikel 7 van de MAU I is vermeld dat Promeco na afloop van de “operation” opgave moet doen van het aantal effectief aan Carrefour Frankijk verkochte merkgoederen, waarmee volgens het bepaalde in dat artikel wordt bedoeld “ventes diminué avec les retours”, derhalve de verkopen verminderd met de retouren. Hieruit is naar het oordeel van het hof af te leiden dat sprake was van (formele) verkoop aan Carrefour Frankrijk, maar Carrefour Frankrijk het recht had door haar niet doorverkochte merkproducten te retourneren;
• -in artikel 7 van de MAU I is aan Promeco het recht verleend de door Carrefour onverkochte en aan Promeco geretourneerde merkproducten aan elke (willekeurige) klant te verkopen, hetgeen een aanwijzing is dat ook Laroche, die met de MAU I heeft ingestemd (zie rov. 15), ervan uitging dat zij na de actie Carrefour Frankrijk geen eisen meer kon stellen met betrekking tot de verhandeling van deze merkproducten vanwege de uitputting van haar merkrechten;
• -Promeco heeft over alle aangekochte merkproducten de overeengekomen licentievergoedingen betaald.

Hieraan kan het verwijt van Laroche dat 4 EW de koopovereenkomst tussen Promeco en Carrefour Frankrijk en daarop betrekking hebbende verkoopfacturen en bankafschriften niet heeft overgelegd, onvoldoende afdoen, ook al omdat 4 EW niet bij die koopovereenkomst en de uitvoering daarvan betrokken was.

18. Uit het voorgaande volgt dat door de met toestemming van Laroche door Promeco gerealiseerde verkoop van alle merkproducten aan Carrefour Frankrijk, zijnde een van de merkhouder onafhankelijke onderneming, de merkrechten ten aanzien van alle merkproducten zijn uitgeput. Laroche heeft immers de economische waarde van haar merk gerealiseerd (doordat de merkproducten waren geproduceerd in opdracht van en voor rekening van Promeco en Promeco licentievergoedingen betaalde over de door haar betaalde aankoopprijs (prix d’achat) ging door retournering door Carrefour Frankrijk de gerealiseerde economische waarde voor Laroche niet teniet) en Carrefour Frankrijk heeft door de verkoop het recht gekregen over de merkproducten te beschikken.
Dat Carrefour er niet in geslaagd is alle merkproducten door te verkopen is niet relevant; voor uitputting is niet nodig dat de merkproducten aan de eindgebruiker zijn verkocht; verkoop aan een van de merkhouder onafhankelijke onderneming als Carrefour Frankrijk is daarvoor voldoende. De regel uit het Peak Holding-arrest dat geen sprake is van in de handel brengen en van uitputting als de merkhouder in de EER merkgoederen in zijn eigen winkels of in die van een gelieerde vennootschap aan consumenten aanbiedt, maar niet verkoopt (met als gevolg dat de merkhouder niet in staat werd gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren en derden niet het recht kregen over de goederen te beschikken) is hier niet van toepassing.
Dat de wijze waarop Carrefour Frankrijk over de merkgoederen kon beschikken in zoverre was beperkt dat zij deze slechts mocht verkopen in het kader van de zegeltjesactie gedurende een bepaalde periode, doet aan de uitputting ook niet af. De uitputting vindt plaats door het feit alleen dat de waren met toestemming van de merkhouder in de handel worden gebracht en eventuele beperkende bedingen in de verkoopovereenkomst met een onafhankelijke marktdeelnemer inzake de eerste verhandeling in de EER betreft alleen de verhoudingen tussen partijen bij die handeling en staat niet in de weg aan uitputting. Dat is alleen het geval indien het gaat om een (doorwerkende) bepaling in de licentieovereenkomst tussen de merkhouder en zijn licentienemer als vermeld in artikel 22, lid 2 UMV, in welk geval in zoverre geen sprake is van toestemming van de merkhouder.
Aan uitputting van de merkrechten kan evenmin afdoen dat Carrefour Frankrijk het recht – niet de plicht – had de door haar niet verkochte goederen aan Promeco te retourneren. Eenmaal uitgeputte merkrechten kunnen immers niet herleven.

27. Laroche heeft pas voor het eerst bij pleidooi in hoger beroep (punten 47-56) gesteld dat zij zich ondanks uitputting toch tegen verdere verhandeling kan verzetten op grond van artikel 13, lid 2, UMV omdat er voor haar gegronde redenen zijn om zich tegen verdere verhandeling te verzetten als bedoeld in dat artikellid. Eerder in de procedure heeft zij weliswaar gesteld dat door de wijze van aanbieden van de merkproducten door (afnemers van) Boxter afbreuk wordt gedaan aan de reputatie en het imago van de merken, maar uitsluitend ter onderbouwing van haar beroep op artikel 22, lid 2, UMV – de “Copad-uitzondering” –, en van de door haar gestelde schade. 4 EW heeft dat ook zo begrepen (zie punt 25 CvA). 4 EW heeft bezwaar gemaakt tegen het pas bij pleidooi in hoger beroep aanvoeren van deze grondslag van haar vordering door Laroche. Laroche heeft desgevraagd tijdens het pleidooi in hoger beroep niet kunnen aangeven waar eerder een beroep was gedaan op artikel 13, lid 2 UMV. Door haar advocaat is gewezen op punt 71 van de inleidende dagvaarding maar daarin valt dat naar het oordeel van het hof niet te lezen. Gelet op het bovenstaande gaat het hof aan dit beroep op artikel 13, lid 2, UMV als zijnde in strijd met de twee-conclusie-regel, voorbij.

28. Overigens kan dit beroep op artikel 13, lid 2, UMV naar het oordeel van het hof niet slagen, nu niet voldaan is aan het daarvoor geldende vereiste dat sprake is van ernstige schade aan de reputatie van het merk. Weliswaar is niet voldoende gemotiveerd betwist

• - dat Laroche onder haar merknaam luxueuze prêt à porter kleding, accessoires en huishoudlinnen laat produceren en op de markt brengt,
• - dat 4 EW de merkgoederen heeft aangeboden op haar website www.4everyware.nl (productie 18 Laroche) en via de website www.eurotradefair.nl, welke website als een soort marktplaats fungeert en
• - dat de uitstraling van de website van 4 EW goedkoop is door de indruk dat sprake is van lage prijzen, hoge kortingen, schreeuwerig kleurgebruik, vette koppen en het verkopen van partijen (rest)goederen,

maar 4 EW betwist dat de onderhavige merkproducten zodanige prestigieuze en exclusieve artikelen zijn en dat door het te koop aanbieden van die producten door 4 EW op de in het geding zijnde wijze afbreuk wordt gedaan, laat staan ernstige schade wordt toegebracht aan het vermeende luxueuze en prestigieuze karakter en de reputatie van het merk. Zij stelt daartoe dat Laroche heeft ingestemd met de verkoop van deze merkproducten bij de “gemiddelde” supermarkt Carrefour, waarvoor reclame werd gemaakt op een wijze die niet wezenlijk verschilt van de wijze waarop 4 EW reclame maakte voor deze producten, waarbij zij wijst op website van Carrefour (prod. 5 Laroche) en de voor de actie ook gebruikte website www.promobutler.be (prod. 17 4 EW) Uit de producties blijkt dat ook op deze websites sprake was van hoge kortingen (van 70%), kleurgebruik en vette koppen die vergelijkbaar zijn met het kleurgebruik en de koppen op de door 4 EW gebruikte websites. Weliswaar moest een klant gratis zegeltjes sparen om de merkproducten met (70%) korting te kunnen kopen, maar daarvoor waren 8 zegeltjes, te verkrijgen bij aankoop van boodschappen voor een bedrag van € 80,--, al voldoende. Op de website van Promobutler was sprake van een kamerjas van € 50,-- voor € 14,99 (met 8 spaarzegels). Dit zijn naar het oordeel van het hof geen prijzen die horen bij luxueuze producten met een exclusief karakter en een prestigieuze reputatie. Dat geldt ook voor de presentatie op de websites van Carrefour en Promobutler. De enkele omstandigheid dat de aanbiedingen werden gedaan in het kader van een zegeltjesactie is onvoldoende om anders te oordelen. Mede in aanmerking nemende dat Laroche bovendien heeft ingestemd met verkoop van de merkproducten na de actie Carrefour Frankrijk aan willekeurige klanten, is het hof van oordeel dat Laroche haar stelling dat door de wijze van aanbieden en verkopen van de restvoorraad door 4 EW de reputatie van haar merk ernstig is geschaad, niet voldoende is onderbouwd. Als er al sprake is van schade aan het vermeende luxueuze en prestigieuze karakter van het merk heeft zij zelf ingestemd met handelingen waarvan dat (mede) het gevolg was of kon zijn.