Geen inbreuk Transocean-merken door gebruik van metatags

Rechtbank Den Haag 19 juni 2019, IEF 18555, RB 3326, IT 2812; ECLI:NL:RBDHA:2019:6247 (Transocean tegen Eurotex) Uitleg vaststellingsovereenkomst. Gebruik tekens na beëindigen lidmaatschap. Metatags. Eiser Transocean is een vereniging van producenten van scheepsverf en houdster van diverse woord- en beeldmerken. Verweerder Eurotex c.s. heeft met Transocean een ‘membership agreement’ gesloten voor het exclusieve gebruik van specifieke knowhow en merken van Transocean. Eurotex heeft met metatags geen inbreuk gemaakt op de merkrechten van Transocean, er is geen sprake van reclame. De metatags zijn verwerkt in de broncode van de website, maar zijn op de website zelf niet zichtbaar. Er kan niet zonder meer worden aangenomen dat het gebruik daarvan een van de functies van het merk aantast en/of door het gebruik van de metatags bij het publiek verwarring kan ontstaan. De vorderingen worden afgewezen.

4.18.
De enige vraag die met de vorderingen op dit punt voorligt, is dan ook of Eurotex met het gebruik van de metatags inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Transocean en daarmee tekort is geschoten in de nakoming van artikel 3.2.2 (slot) van de vaststellingsovereenkomst. De toepasselijkheid van Nederlands recht op de vaststellingsovereenkomst (artikel 7.1 van die overeenkomst) brengt mee dat voor de beoordeling van die vraag – ook voor wat betreft de Spaanse woordmerken ‘Transofire’ en ‘Transpoxy Tankguard VA 4.80’ – moet worden aangesloten bij ((thans) artikel 2.20 lid 2 van) het BVIE3 en (artikel 9 lid 2 van) de UMVo4. Ter zitting heeft Transocean zich op het standpunt gesteld dat, primair, dit gebruik als een zogenoemde ‘sub b’ inbreuk kwalificeert omdat de metatags worden gebruikt ter onderscheiding van de waren en diensten van Eurotex, en, subsidiair, dat sprake is van een zogenoemde ‘sub d’ inbreuk.

4.19.
De rechtbank begrijpt de verwijzing van Transocean in de dagvaarding naar het onder 4.16 genoemde arrest van het Hof van Justitie EU zo dat dit arrest wat haar betreft meebrengt dat, omdat het Hof heeft geoordeeld dat het gebruik van metatags in de metadata van een website onder het begrip “reclame” valt in de zin van artikel 2, punt 1, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005, en artikel 2, sub a, van richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, met metatags sprake is van gebruik ter onderscheiding van waren of diensten. Een merkhouder kan zich echter niet verzetten tegen het gebruik van een teken, indien hij niet voldoet aan alle (andere) voorwaarden die daartoe zijn gesteld. Zo kan in een geschil dat valt onder de bepaling sub a van artikel 2.20 lid 2 BVIE en artikel 9 lid 2 UMVo volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU een merkhouder een concurrent slechts verbieden reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit gebruik een van de functies van het merk kan aantasten.5 Voor een inbreuk volgens sub b van voornoemde artikelen is (verder) vereist dat door het gebruik bij het publiek verwarring kan ontstaan. En als het gaat om een inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 2, aanhef en sub d, BVIE is voorwaarde dat door het gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.20.
Nu metatags op de website zelf niet zichtbaar zijn, maar zijn verwerkt in de broncode van de website en kunnen worden gebruikt om de vindbaarheid daarvan te optimaliseren, kan niet zonder meer worden aangenomen dat het gebruik daarvan een van de functies van het merk aantast en/of door het gebruik van de metatags bij het publiek verwarring kan ontstaan. Transocean heeft nagelaten afdoende te onderbouwen dat aan deze voorwaarden voor een merkinbreuk op grond van de bepaling sub a of sub b van artikel 2.20 lid 2 BVIE en artikel 9 lid 2 UMVo is voldaan. Een enkele verwijzing naar (eerder genoemde) vaste rechtspraak van het Hof van Justitie waaruit volgt dat het voor een merkhouder mogelijk is om zich tegen gebruik door concurrenten in zoekmachines te verzetten, is onvoldoende. Ook de stelling van Transocean dat het gebruik van de metatag ‘Transofire’ ertoe leidt dat de website van Eurotex boven de website van Transocean als resultaat verschijnt in zoekmachines, kan het bestaan van aantasting van een van de functies van het merk of verwarringsgevaar niet dragen, alleen al omdat op de website van Eurotex zelf het teken ‘Transofire’ niet vindbaar of zichtbaar is. De rechtbank gaat dan ook voorbij aan het standpunt van Transocean dat het gebruik van de metatags door Eurotex als een zogenoemde ‘sub b’ inbreuk kwalificeert, en komt ook niet tot een zogenoemde ‘sub a’ inbreuk.

4.24.
Nu Transocean zich beroept op de rechtsgevolgen daarvan, ligt het op haar weg onderbouwd te stellen dat Eurotex na de vaststellingsovereenkomst de Transocean-formule nog heeft gebruikt. In het licht van de betwisting door Eurotex c.s., is de enkele verwijzing naar het product van Eurotex onvoldoende. Transocean heeft geen technische informatie over de Transocean-formule overgelegd. De rechtbank kan niets vergelijken en heeft geen enkel handvat om te bezien of in het product Europoxy Tankguard VA-4.80 van Eurotex de Transocean-formule is gebruikt. Transocean heeft ook niet nader geconcretiseerd waar de Transocean-formule terugkomt in de beschrijving van het product Europoxy Tankguard VA-4.80. Andere omstandigheden of gegevens waaruit zou kunnen worden afgeleid dat Eurotex de formule heeft gebruikt, zijn niet gesteld of in het geding gebracht. Nu Transocean niet aan haar stelplicht heeft voldaan, wordt aan verdere bewijslevering (door een deskundige) – zoals door Transocean ter zitting aangeboden – niet toegekomen.