Geen merkinbreuk door gebruik beschrijvende term ‘Priority’

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 september 2022, IEF 20924; C/09/63 1022 KG / ZA 22-542 HH/MB (O2 Worldwide tegen Vodafone/Ziggo) Kort geding. O2 Worldwide, holdingsmaatschappij van de Telefonica-groep, is houder van het Uniemerk Priority. O2 Worldwide stelt dat Vodafone/Ziggo door het gebruik van het teken 'Priority' voor het aanbieden van klantenbindingsprogramma’s inbreuk maakt op haar merkrechten. Gedaagde is houder van de handelsnaam priority en registrar van de domeinnaam priority.nl. Dat het woord ‘priority’ in beide aanduidingen begripsmatig en auditief overeenstemt is inherent aan het beschrijvende karakter en speelt daarom geen bepalende rol. Het is onvoldoende aanemelijk dat in een eventuele bodemprocedure de vordering van O2 Worldwide zal worden toegewezen. De gevraagde voorzieningen worden geweigerd.

4.16 Worldwide heeft betoogd dat haar merk en de aanduiding die Vodafone/Ziggo gebruikt ‘identiek’ zijn. Echter, niet gesteld of gebleken is dat
Vodafone/Ziggo één van de hiervoor genoemde beeldende elementen gebruikt, met uitzondering wellicht van de weinig onderscheidende witte letters en een vergelijkbaar - gebruikelijk - lettertype. Van een identieke aanduiding, oftewel van een ‘teken dat gelijk is aan’ het merk van O2 Worldwide (artikel 9 lid 1 onder a UMVo) is dan ook geen sprake. Anders dan O2 Worldwide heeft betoogd zijn de beeldelementen van het Priority Uniemerk vanwege het  beschrijvende karakter van het woord Priority niet van ondergeschikt belang en is daarom geensprake van ‘onbeduidende verschillen’ tussen het Priority Uniemerk en de aanduidingen die Vodafone/Ziggo gebruikt.

4.17. O2 Worldwide heeft zich er subsidiair op beroepen dat het ‘teken’ dat Vodafone/Ziggo gebruikt, voorzover het niet identiek is aan het  PriorityUniemerk, dan in elk geval daarmee overeenstemt (artikel 9 lid 2 onder bUMVo). Ook dat standpunt van O2 Worldwide wordt niet gedeeld. In de eerste plaats gebruikt Vodafone/Ziggo de aanduiding niet steeds op dezelfde wijze en kan zoals gezegd een algemeen gebruik van het woord Priority niet worden verboden. Ook als wordt uitgegaan van het gebruik van de aanduiding op de wijze zoals weergegeven bij 2.8, is van een ‘overeenstemmend teken’ geen sprake. De vormgeving (visuele weergave) van de door Vodafone/Ziggo gebruikte aanduiding verschilt immers fundamenteel van het Uniemerk van O2 Worldwide. Vodafone/Ziggo heeft in het geheel geen beeldelementen aan het woord Priority toegevoegd, de door haar gebruikte  achtergrondkleuren zijn niet blauw en het lettertype — dat zij onweersproken al lang voor de introductie van het loyaltyprogramma hanteerde — als ook het — tegen een donkere achtergrond — hanteren van witte letters is gebruikelijk en nauwelijk sonderscheidend. Dat het woord ‘priority’ in beide aanduidingen begripsmatig en auditief overeenstemt is inherent aan het beschrijvende karakter ervan en kan daarom geen bepalende rol spelen.