Geen merkinbreuk op certificering SCHIP en SCHIP-aanpak

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 4 juni 2020, IEF 19255, ECLI:NL:RBNHO:2020:4102 (Maatschap tegen Schipmediator) Kort geding. Centraal staat de vraag of gedaagde inbreuk maakt op certificeringsmerk “SCHIP” en/of individueel merk “SCHIP-aanpak” van eisers door zichzelf te profileren als Schipmediator. Gedaagde heeft in 2017 een training in de zogenaamde Schip-aanpak gedaan, waarna zij van eisers het certificaat SCHIP-therapeut/mediator heeft ontvangen. Nadien hebben eisers een licentieregime geïntroduceerd en zijn zij in dat kader (aanvullende) voorwaarden gaan stellen aan het gebruik van haar certificeringsmerk “SCHIP” en het individuele merk “SCHIP-aanpak".

Er is geen sprake van merkinbreuk, omdat het aannemelijk is dat de bodemrechter een vordering tot verval/nietigverklaring van het certificeringsmerk “SCHIP” in een bodemprocedure zal toewijzen, aangezien niet lijkt te zijn voldaan aan het wettelijk vereiste van artikel 2.35bis lid 2 BVIE, althans aan de ratio daarvan. Ook is er geen sprake van inbreuk op het individuele merk “SCHIP- aanpak”, omdat gedaagde geen activiteiten verricht in de klasse waarvoor het merk is ingeschreven. Ten overvloede wordt overwogen dat gedaagde met het volgen van de cursus en het verkrijgen van het certificaat in feite een stilzwijgende licentie heeft verkregen om zichzelf (gecertificeerd) SCHIP-mediator te noemen. Onder verwijzing naar HR 2 februari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:141, NJ 2018/98) overweegt de voorzieningenrechter dat de voorwaarden waaronder die licentie is verleend niet in beton zijn gegoten en dat zich omstandigheden kunnen voordoen waaronder die voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Toch is de voorzieningenrechter van oordeel dat het gebruik van het teken SCHIP in de aanduiding Schip-mediator voor het lopende jaar in ieder geval niet met een beroep op merkrechten aan gedaagde kan worden ontzegd. Dit oordeel is gebaseerd op 1) de korte duur van de periode die is verstreken sedert de afgifte van het certificaat, 2) de communicatie die er over het gebruik van de aanduiding 'SCHIP-mediator' heeft plaatsgevonden, 3) de hap-snap wijze waarop het huidige licentie-regime is geïntroduceerd en 4) de omstandigheid dat eisers zich daarbij van de onderhavige aspecten van de rechtsverhouding geen enkele rekenschap lijken te hebben gegeven.

4.6.

In artikel 2.35 bis lid 2 BVIE is bepaald dat een natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van publiekrechtelijke instellingen, autoriteiten en instanties certificeringsmerken kan aanvragen, op voorwaarde dat die persoon geen activiteiten uitoefent waarbij waren worden geleverd of diensten worden verricht van het soort waarop het merk betrekking heeft.

De voorzieningenrechter is met [gedaagde] van oordeel dat de Maatschap op die grond het certificeringsmerk SCHIP niet heeft kunnen aanvragen, nu zij ook zelf diensten verrichtte en verricht waarop het merk betrekking heeft. De Maatschap heeft dit gebrek kennelijk willen herstellen door het certificeringsmerk op 22 april 2020 over te dragen aan de Stichting. De voorzieningenrechter is evenwel van voorshands van oordeel dat hiermee niet alsnog wordt voldaan aan het wettelijk vereiste in artikel 2.35bis lid 2 BW, althans aan de ratio daarvan, nu de Stichting niet onafhankelijk lijkt te zijn, aangezien zij dezelfde bestuurders heeft als de Maatschap en de Stichting de Maatschap, middels de uitvoeringsovereenkomst en de verstrekte volmacht, vervolgens weer heeft belast met – kort gezegd - de handhaving van het certificeringsmerk. De voorzieningenrechter acht het daarom aannemelijk dat een vordering tot verval of nietigverklaring in een bodemprocedure toewijsbaar is. Een gevolg hiervan is dat het voorshands niet aannemelijk is dat [gedaagde] inbreuk maakt op een geldig certificeringsmerk van de Stichting of de Maatschap.

4.13.

Daarmee is evenwel nog niet gezegd dat er sprake is van inbreuk. De voorzieningenrechter stelt vast dat het merk SCHIP-aanpak is geregistreerd voor de klasse 44: ‘Diensten door een psycholoog’ en dat onbetwist is dat de [gedaagde] geen diensten aanbiedt als psycholoog maar als scheidingsbegeleider/mediator. [gedaagde] voert dan ook terecht als verweer dat dat geen sprake is van overtreding van artikel 2.20 lid 2 BVIE, nu geen sprake is van gelijke of overeenstemmende diensten. Dat het merk SCHIP-aanpak, zoals [eiseressen] stelt de laatste jaren intensief is gebruikt ter onderscheiding van ‘diensten op het gebied van conflictbehandeling’ en dat het merk in deze branche bekend is geworden, kan [eiseressen] niet baten en maakt niet dat (alsnog) kan worden geoordeeld dat [gedaagde] de tekens gebruikt voor gelijke of overeenstemmende diensten. [eiseressen] miskent hiermee immers dat het merk is ingeschreven voor ‘Diensten door een Psycholoog’ en dat de diensten van [gedaagde] daarmee niet in overeenstemming zijn. [eiseressen] kan dan ook niet worden gevolgd in haar stelling, dat zou moeten worden uitgegaan van een ruime beschermingsomvang van het merk Schip-aanpak voor ‘diensten op het gebied van conflictbehandeling’. Ook voor zover de vordering van [eiseressen] is gestoeld op het individuele merk SCHIP-aanpak, dient daarom voorshands geoordeeld dat geen sprake is van merkinbreuk.

4.15.

[gedaagde] heeft door de training die zij in 2017 heeft gevolgd en met het certificaat dat zij daarvoor heeft ontvangen, de facto het recht verkregen om zichzelf te profileren/presenteren als (gecertificeerd) Schipmediator. Aan dit stilzwijgend door [eiseressen] verleende gebruiksrecht (licentie) zijn destijds geen voorwaarden verbonden. Deze licentie is daarom in beginsel te kwalificeren als een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor dergelijke overeenkomsten geldt dat, wanneer de wet of de overeenkomst niet voorzien in een regeling voor opzegging, deze in beginsel opzegbaar zijn. De redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 1 BW) kunnen evenwel meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien (a) daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat en/of (b) een bepaalde opzegtermijn in acht wordt genomen, en/of (c) de opzegging gepaard gaat met het aanbod tot betaling van schadevergoeding. Als een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst naar de bedoeling van partijen niet-opzegbaar is, geldt, dat ook dan een beroep kan worden gedaan op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid van artikel 6:248 lid 2 BW en/of wijziging van de overeenkomst wegens onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258BW) (HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141, NJ 2018/98). Het door [gedaagde] kennelijk ingenomen standpunt, dat de voorwaarden voor de verleende toestemming voor het gebruik van de term (gecertificeerd) Schipmediator door [eiseressen] niet zouden mogen worden gewijzigd, is in zoverre dan ook niet zonder meer juist. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat, gegeven (1) de korte duur van de periode die is verstreken sedert de afgifte van het certificaat, (2) de communicatie die er over het gebruik van de aanduiding SCHIP-mediator heeft plaatsgevonden, (3) de hap-snap wijze waarop het huidige licentieregime is geïntroduceerd en (4) de omstandigheid dat de Maatschap zich daarbij van de onderhavige aspecten van de rechtsverhouding geen enkele rekenschap lijkt te hebben gegeven, het gebruik van het teken SCHIP in de aanduiding Schip-mediator voor het lopende jaar in ieder geval niet met een beroep op merkrechten aan [gedaagde] kan worden ontzegd.