Geen merkinbreuk op Lacoste, krokodillen ondergoed Hema zijn louter versiering

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 december 2018, IEF 18163 (Lacoste tegen Hema) Merkenrecht. Lacoste is houder van verschillende beeldmerken, die het teken van een krokodil bevatten. Hema heeft kinderondergoed aangeboden, waaronder een grijs setje met meerdere verschillende krokodillen afgebeeld en een blauw setje met een krokodil  afgebeeld. Wat betreft het grijze setje is er geen sprake van merkinbreuk omdat de reptielen als versiering zijn aangebracht. Het is gebruikelijk dat dieren worden gebruikt voor kinderondergoed. Lacoste wordt niet gevolgd in het standpunt dat de waarschijnlijkheid dat Hema ongerechtvaardigd voordeel trekt zo evident is dat geen nadere bewijsvoering nodig is, omdat het grijze setje uitsluitend wordt aangeboden in (online) Hema-winkels waar geen producten worden verkocht van andere merken. Boven biedt Hema ieder seizoen andere setjes aan met wisselende afbeeldingen van dieren, waaronder in het onderhavige seizoen ook van haaien. Lacoste laat verder na om te concretiseren waaruit dan wel moet worden afgeleid dat Hema in haar kielzog probeert te varen.  Wat betreft het blauwe setje is een merkinbreuk ook niet aannemelijk, omdat het blauwe hemdje niet apart verkrijgbaar is van de grijze. Hierdoor kan de consument niet menen dat het afkomstig is van Lacoste. Vorderingen afgewezen.

4.5. Bij het grijze setje valt op dat de reptielen zodanig zijn aangebracht dat het op het eerste gezicht overkomt als een willekeurige samenstelling van groene reptielen met daartussen een enkele blauwe. Het oog wordt niet getrokken naar de individuele reptielen, maar ziet een figuurlijke zee aan deze (gestileerde) dieren waarmee zowel het hemdje als het broekje geheel zijn bedekt. Daarbij komt dat het ifi de kledingbranche algemeen gebruikelijk is om kinderkleding, in het bijzonder kleding voor de groep jonge gebruikers voor wie het onderhavige ondergoed is bedoeld (zie hierna sub 4.6.2) te decoreren met afbeeldingen van dieren. Voorlopig oordelend is het gebruik van de reptielen door Hema en de opvatting ervan door het publiek, niet aan te merken als gebruik als merk, maar als versiering.

4.6. Voorts is, voorlopig oordelend, niet aannemelijk dat het publiek, als dat wordt geconfronteerd met het grijze setje, kan menen dat dit van Lacoste of daarmee verbonden ondernemingen afkomstig kan zijn4. Hetgeen Lacoste daartoe heeft gesteld overtuigt namelijk niet. Lacoste heeft ter onderbouwing van haar betoog dat het relevante publiek de reptielen op het grijze setje wel degelijk (mede) ziet als merkgebmik en een verband legt tussen de reptielen en de merken, verwezen naar het marktonderzoek. Dat onderzoek is naar het oordeel van de voorzieningenrechter in dit kader niet bruikbaar

4.11. Lacoste stelt zich allereerst op het standpunt dat de waarschijnlijkheid dat Hema ongerechtvaardigd voordeel trekt zo evident is dat geen nadere bewijsvoering nodig is. De voorzieningenrechter volgt Lacoste daarin niet, enkel al door de omstandigheid dat het grijze setje uitsluitend wordt aangeboden in (online) Hema-winkels waar geen producten worden verkocht van andere merken dan Hema. Voorts betrekt de voorzieningenrechter bij dit oordeel dat Lacoste niet heeft weersproken dat Hema ieder seizoen verschillende setjes ondergoed aanbiedt, steeds met wisselende afbeeldingen van gestileerde dieren en dat in dezelfde periode waarin het grijze setje werd aangeboden in ieder geval ook ondergoed met afbeeldingen van haaien werd aangeboden. Dat Hema heeft willen profiteren van de merken is gelet daarop zonder nadere toelichting niet evident.

4.22.1. Zoals hiervoor sub 4.6.2 is overwogen, bestaat het relevante publiek uit (groot)otiders met (klein)kinderen in de leeftijd van anderhalf tot en met $ jaar die het ondergoed bekijken of aanschaffen voor gebruik door hun eigen (klein)kinderen. Niet in geschil is dat het ondergoed, en dus ook het blauwe hemdje, uitsluitend wordt aangeboden in fisieke of online Hema-winkels, waar geen producten worden verkocht van een ander merk dan Hema. Voorts staat vast dat het blauwe hemdje uitsluitend wordt aangeboden in dezelfde verpakking als het grijze niet-inbreukmakende hemdje en dat het online ook alleen als set wordt aangeboden. Dat je in de online-winkel ook het blauwe hemdje apart kunt bekijken, maakt dat niet anders omdat de consument eerst het setje als geheel te zien krijgt en het blauwe hemdje ook niet apart verkrijgbaar is. Daarom is de voorzieningenrechter van voorlopig oordeel dat de consument die het blauwe hemdje in de Hema-(online) winkel aangeboden ziet worden, in redelijkheid niet kan menen dat dit afkomstig is van Lacoste. Van zogenaamdepost-sate confusion zal, voorshands oordelend, evenmin sprake zijn omdat het hemdje niet voor derden zichtbaar gedragen wordt zodat geen ander publiek ermee wordt geconfronteerd. Het beroep dat Lacoste in dat kader doet op het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden in de zaak H&M/Adidas’ gaat dan ook niet op. Lacoste heeft ter onderbouwing van het door haar gestelde venvarringsgevaar gewezen op het marktonderzoek dat echter uitgaat van een onjuist gedefinieerd publiek en om die reden buiten beschouwing wordt gelaten. Gelet hierop wordt, voorshands oordelend, het beroep van Lacoste op verwarringsgevaar verworpen.