Geen merkinbreuk TURBO door verwording tot soortnaam

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 september 2014, IEF 14181 (BNP Paribas tegen Binckbank)
Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg en Marloes Meddens-Bakker, Klos Morel Vos & Schaap. Merkenrecht. ABN AMRO heeft in 2004 beleggingsproducten in Nederland geïntroduceerd onder de naam Turbo. Na overname van een deel van ABN door RBS, werd RBS houdster van het woordmerk TURBO. Vervolgens is de beleggingsproductentak, inclusief de relevante merkrechten (TURBO en TURBO XL) aan BNP overgedragen. Binckbank is een bank die zich met name richt op online beleggen en heeft de beleggingsproducten Binck Turbo en Binck Turbo XL gelanceerd. Binckbank maakt hiermee, in tegenstelling tot wat BNP stelt, geen inbreuk op de merkrechten van BNP, doordat het door toedoen of nalaten van de (voormalig) merkhouder(s) een in de handel gebruikelijke benaming is geworden.

4.22. Alles afwegend is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat gelet op het aanzienlijk aantal voorbeelden van generiek gebruik waaronder door de (voormalig) merkhouder(s) en licentienemers zelf, Binckbank voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de actieve belegger het TURBO-merk op dit moment niet (meer) opvat als een onderscheidingsteken voor een Beleggingsproduct van BNP, noch van de voormalige merkhouders en thans licentienemers ABN en RBS. Die benaming is in de handel – meer specifiek bij de actieve belegger – inmiddels gebruikelijk geworden in de Benelux voor de onderhavige Beleggingsproducten. Die Beleggingsproducten vallen onder de waren of diensten waarvoor het TURBO-merk is ingeschreven (financiële zaken en monetaire zaken) en waarop BNP zich in het kader van dit kort geding jegens Binckbank op beroept.

4.28. Naar voorlopig oordeel hebben BNP en de voormalige merkhouders met de hiervoor genoemde handhavingshandelingen onvoldoende gedaan om te spreken van een in dit verband redelijkerwijs te verwachten handhavingsinspanning. Gesteld noch gebleken is dat BNP (of een eerdere merkhouder) enige andere serieuze handhavingshandelingen heeft verricht dan de hiervoor genoemde. Gelet op de hoeveelheid en de aard van door Binckbank in het geding gebrachte voorbeelden van gebruik van “turbo” als soortnaam, had van de merkhouder een actievere handhaving jegens derden mogen worden verwacht. De sommatiebrieven zijn slechts gericht aan een beperkt aantal concurrerende aanbieders van Beleggingsproducten, anderen die ‘turbo’ als soortnaam gebruikten, zijn in het geheel niet aangesproken.

4.29. Daarbij weegt ook mee, zoals Binckbank terecht heeft aangevoerd, dat BNP en de voormalige merkhouders en hun licentienemers zelf niet consequent gebruik hebben gemaakt van de aanduiding ‘turbo’ als merk. Dat kan hen uiteraard worden aangerekend. Ook aan de merkhouder(s) toerekenbaar is dat aannemelijk is dat de verschillende wijzen waarop de merkhouder(s) en licentienemers naar hun product verwezen gebruikmakend van de aanduiding ‘Turbo’ de herkomstfunctie van het TURBO-merk mede heeft aangetast.

Lees de uitspraak hier: (pdf / link)

Op andere blogs:
Chiever