Geen overdracht VanDutch tot is vastgesteld wie de eigenaar is

Vzr. Rb. Amsterdam 11 oktober 2023, IEF 21750; ECLI:NL:RBAMS:2023:6327 (VanDutch tegen Rhino Overseas en Key asset holding). In 2007 is VanDutch Marine Limited (hierna: VDML) opgericht met het idee om luxe jachten te verkopen op grote schaal. Hiervoor kreeg bedrijf 1, een Nederlandse ontwerper en bouwer van luxe jachten, royaltyvergoedingen per verkochte boot. VDML heeft kort daarop een overeenkomst gesloten waarbij zij haar activiteiten als agent van Rhino ging uitvoeren en door Rhino gefinancierd werd. In 2014 is VanDutch ingeschreven als merk bij het EUIPO en het WIPO. Vervolgens had het bedrijf meer kapitaal nodig en heeft Rhino zich garant gesteld bij een lening die VMDL afsloot bij TCA Gobal Credit Master Fund (hierna: TCA). TCA heeft hierbij zekerheidsrechten gevestigd op de intellectueel eigendomsrechten. In maart 2017 wilde TCA haar zekerheidsrechten uitwinnen gezien VMDL haar verplichtingen niet nakwam, waardoor zij contact zocht met twee partijen of zij interesse hadden in de intellectueel eigendomsrechten. Uiteindelijk heeft de Amerikaanse vennootschap VanDutch Inc. (hierna: VDI) op 3 april 2017 de rechten gekocht. Hiervan is de overdracht niet ingeschreven in het WIPO, wel bij het EUIPO. VDI heeft de rechten op naam gezet van haar dochteronderneming VanDutch Holdings (hierna: VDH). Op 6 september 2017 heeft het EUIPO de Uniemerken van VDML overgezet op de naam van Rhino. VDH heeft stappen gezet om een rechterlijk oordeel te verkrijgen dat zij de rechthebbende op die merken is, maar dat was uiteindelijk telkens niet nodig, eerst omdat Rhino zelf al een procedure daartoe was gestart bij de Amerikaanse rechter, en later omdat de Uniemerken bleken te zijn doorgehaald bij het EUIPO. Rhino heeft daarna een verzoek tot herleving van het merkenrecht ingediend bij het EUIPO om de merken weer terug te laten zetten op haar naam, omdat de Rhino Overseas niet bestond en de overeenkomst tussen Rhino en Rhino Overseas een vervalsing was.

Ondertussen heeft VDH haar woord- en beeldmerken verkocht aan de Italiaanse onderneming Pardo. Rhino is tegen Pardo een merkenprocedure gestart. De Italiaanse voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het onvoldoende aannemelijk is dat Rhino eigenaar is van de Uniemerken. VDH vordert nu overdracht van de Uniemerken door Rhino aan haar, Rhino te verbieden de Uniemerken over te dragen aan een derde. Rhino voert aan dat zij sinds 2007 eigenaar is van de Uniemerken en dat de overdracht van de merken tussen VDML-VDI-VDH niet rechtsgeldig is gesloten. Daarnaast stelt Rhino dat VDH geen interesse meer had in de merken, omdat zij het aan lieten komen op een executie. De voorzieningenrechter oordeelt dat sprake is van een spoedeisend belang voor VDH, omdat niet zeker is dat de merken nog op naam van Rhino staan als uitspraak is gedaan in de bodemzaak. De verklaring voor het organiseren van de executieveiling was dat Pardo zo de rechten kunnen verkrijgen tegen betaling. Daarnaast kijkt de voorzieningenrechter kritisch naar de eigendomsaanspraak van Rhino, gezien er geen reële koopsom is betaald door hen. Ook was de overeenkomst tussen TCA en VMDL al gesloten, waarbij overeen was gekomen dat zij geen activa meer mochten overdragen. Ook heeft Rhino niet aangetoond gebruik te maken van de Uniemerken en kan Rhino niet aantonen dat zij eigenaar is van deze merken. Of de Uniemerken aan VDH zijn overgedragen en of VDH thans inderdaad rechthebbende is op de Uniemerken (wat kennelijk wel de bedoeling van partijen was), zal kunnen en moeten worden uitgezocht in de lopende bodemprocedure. Een bewarende maatregel jegens Rhino wordt opgelegd waarmee de huidige situatie wordt bevroren in afwachting van de beslissing van de bevoegde rechter over wie rechthebbende is op de Uniemerken.

4.9.

Daar komt bij dat [naam 2] en [naam 3] in Engeland zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden wegens minachting van het hof, omdat zij niet hadden voldaan aan een bevel om gegevens omtrent financiën, transacties en activa over te legen in een procedure die door een andere schuldeiser was gestart tegen onder meer VDML, [naam 2] en [naam 3] . De voorwaardelijk straf is in maart 2018 omgezet in een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Omdat [naam 2] en [naam 3] voor de Britse justitie op de vlucht zijn, is een arrestatiebevel tegen hen uitgevaardigd, aldus VDH. Rhino heeft ook dit alles niet weersproken. 

4.10.

VDH heeft verder via de website https://wyomingcompany.com uitgezocht dat Key Asset op 6 oktober 2022 als aged shelf company (plankvennootschap) te koop is aangeboden en op 19 december 2022 is verkocht. De enige onderneming met die naam is niet gevestigd in Florida, zoals staat vermeld op het verzoek aan het EUIPO om de Uniemerken op haar naam te zetten, maar in de staat Wyoming. Blijkens het uittreksel van Key Asset uit het handelsregister, is haar adres van inschrijving hetzelfde als dat waarop VDM Wyoming tot voor kort stond ingeschreven. De stukken waaruit dit allemaal blijkt, zitten in het dossier. Dit wekt de indruk dat er van alles verhuld wordt. 

4.11.

Rhino beroept zich, afgezien van de TPTA, op een samenraapsel van feiten en omstandigheden waaruit volgens haar kan worden afgeleid dat zij eigenaar is van de Uniemerken. Een groot deel van de stukken waarop zij zich beroept dateert echter van vóór de eerste registratie van de Uniemerken in 2014 (zie 2.4) en in die stukken is bovendien niets opgenomen over toekomstige intellectuele eigendomsrechten. Het gaat dan om de Agency Agreement en de Nominee Agreement die tussen haar en VDML zijn gesloten, de productieovereenkomst tussen VDML en Marquis, en een vergelijkbare productieovereenkomst met S2, een voorganger van Marquis. In een door Rhino aangehaalde e-mail van Marquis staat alleen als standpunt van Marquis vermeld, dat voor TCA niet duidelijk was welke activa van VDML nou precies tot zekerheid waren gesteld. Daaruit kan geen eigendomsrecht van Rhino worden afgeleid. Datzelfde geldt voor het voorlopige verbod dat de Amerikaanse rechter had uitgesproken op de openbare verkoop door Marquis van intellectueel eigendom van VDML, en voor de beslissing van het EUIPO om de Uniemerken weer op naam van Rhino te laten herleven. Overigens heeft Rhino ook niet toegelicht waarom zij het nodig vond de Uniemerken in 2015 van VDML te kopen door middel van de TPTA, als zij meent dat zij al vanaf 2007 eigenaar van die merken is. Maar wat daar ook van zij, voorshands is niet aannemelijk dat Rhino recht heeft op de Uniemerken.