Geen strijd met ondernemersvrijheid door wettelijk stelsel van Benelux- en nationale merkbescherming

BenGH 15 juni 2020, IEF 19264, IEF 3087; C 2019/5/6 (SPORTS DIRECT) SPORTS DIRECT (hierna: SDC) is in 2009 door het Hof Arnhem-Leeuwarden - op vordering van Sport Direct Holding - verboden de handelsnaam SPORTS DIRECT te gebruiken, omdat het teken inbreuk maakt op de oudere handelsnaam SPORT DIRECT van Sport Direct Holding. Sindsdien gebruikt SDC in Nederland de naam SPORTS WORLD. In 2012 heeft SDC een aanvraag gedaan voor Uniewoordmerk SPORTS DIRECT bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. In 2018 heeft het Benelux-Bureau voorlopig besloten om de aanvraag te weigeren, omdat het teken te beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist. SDC maakt bezwaar tegen deze weigering. Zij stelt dat het teken SPORTS DIRECT niet beschrijvend is en doet bovendien een beroep op inburgering, waardoor er sprake zou zijn van onderscheidend vermogen. Tot slot stelt SDC dat het wettelijk stelsel, waarbij gekozen is voor één Benelux-merk en een unitair territorium, ervoor zorgt dat haar ondernemersvrijheid (artikel 16 Handvest) ten opzichte van merkhouders in andere EU-landen ernstig wordt belemmerd. Vanwege een plaatselijk recht in Nederland wordt haar feitelijk het recht op merkbescherming in België en Luxemburg ontzegd. Desondanks heeft het Benelux-Bureau in 2019 de aanvraag definitief geweigerd.

De zaak komt bij het Benelux-Gerechtshof, waar in navolging van het Benelux-Bureau wordt geoordeeld dat het teken beschrijvend is en van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft voor alle waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, met uitzondering van de kerstartikelen en speelgoedtenten waarvoor het is ingeschreven. Ook in dit arrest overweegt het Benelux-Gerechtshof dat er sprake is van een beschrijvende aanduiding als het teken in de handel kan dienen als aanduiding van de waren of diensten of kenmerken daarvan waarvoor het is gedeponeerd. Kunnen dienen is dus het criterium, zie ook [IEF 19237] waarin het Benelux-Gerechtshof erg stellig was over dit criterium. Ook is er geen sprake van onderscheidend vermogen, dus het beroep op inburgering faalt. Tot slot wordt de door SDC gestelde strijd met artikel 16 Handvest verworpen. SDC wordt immers niet beperkt in haar vrijheid om een economische activiteit of handelsactiviteit uit te oefenen. Het staat SDC vrij om haar merk België en Luxemburg te gebruiken.

6. Er is sprake van een beschrijvende aanduiding als het teken in de handel kan dienen als aanduiding van de waren of diensten of eigenschappen of kenmerken van de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van beschrijvende tekens moet rekening worden gehouden met het algemeen belang dat de beschikbaarheid daarvan niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers / het algemeen belang bij vrijhouding van bepaalde tekens. De wezenlijke functie van het merk is daarin is gelegen dat aan de consument of de eindgebruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren van andere herkomst en (dus) dat een merk de betrokken waren moet identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Of een teken onderscheidend vermogen heeft, moet worden beoordeeld met betrekking tot de bedoelde waren of diensten en voorts op basis van de perceptie ervan door het relevante publiek, bestaande uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de desbetreffende waren en diensten, in casu het grote publiek (vergelijk punten 4.2 verzoekschrift en 18 verweerschrift). De beoordeling van de perceptie van de gemiddelde consument moet in concreto geschieden, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden. In dit geval heeft SDC aangegeven dat zij het merk in België en Luxemburg gebruikt voor sportwinkels en het ook in de toekomst aldus wil gebruiken en dat haar diensten gericht zijn op (vrijwel) alle consumenten, namelijk de consumenten die wel eens sportartikelen en aanverwante producten kopen. Dit brengt mee dat het waarschijnlijke gebruik van het teken het gebruik is voor diensten (en waren) die betrekking hebben op sport(artikelen).

9. Bij de vaststelling van onderscheidend vermogen door gebruik moet rekening worden gehouden met alle factoren waaruit kan blijken dat het teken geschikt is geworden om de waren en diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. In casu is daarvoor nodig dat op de datum van depot (2I maart 2012) een aanzienlijk deel van de betrokken kringen de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Inschrijving op grond van inburgering is slechts toelaatbaar indien wordt aangetoond dat het merk door gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft gekregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of in het geval van de Benelux - waarvan het grondgebied moet worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat - in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat. (HvJ EG 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230, CHIEMSEE en 7 september 2006, ECLI:EU:C:2006: 530, EUROPOLIS). Daar het teken in de gehele Benelux beschrijvend is zal inburgering moeten worden aangetoond in de gehele Benelux. Vaststaat dat het teken na korte tijd in Nederland te zijn gebruikt, vanaf 2009 niet meer is gebruikt in Nederland. SDC heeft niet aangetoond dat het relevante publiek in Nederland het teken als merk percipieert. Ervan uitgaande dat Nederland ongeveer 17 miljoen inwoners heeft van het totale aantal inwoners van de gehele Benelux van 27 miljoen, gaat het om ruim 60%. De stelling van SDC dat zij in België en Luxemburg in totaal 30 winkels exploiteert en een website vanuit het Verenigd Koninkrijk zich op deze twee landen richt, is onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van inburgering gehele grondgebied van de Benelux. Zelfs als juist zou zijn dat bewoners van de grensstreek met België bekend zouden zijn met het teken als merk, hetgeen niet is aangetoond, laat staan aangetoond, zou dit onvoldoende zijn om inburgering in de gehele Benelux aan te nemen. Overigens heeft SDC niet aangetoond dat zij het teken heeft gebruikt voor de waren waarvoor zij het heeft gedeponeerd. Zij stelt slechts dat zij sportartikelen van andere merken (direct) aan consumenten verkoopt.

Het beroep op inburgering faalt derhalve.

12. Nog daargelaten dat SDC niet stelt dat (artikel 1 van) de Merkenrichtlijn een schending oplevert van de vrijheid van ondernemerschap neergelegd in artikel 16 van het Handvest, is daarvan naar het oordeel van het hof geen sprake, nu SDC niet wordt beperkt in haar vrijheid om een economische activiteit of handelsactiviteit uit te oefenen, althans de beperking daarvan (van vrije mededinging) bij wet is gesteld en voldoet aan de door artikel 52, lid 1 van het Handvest aan zo'n beperking gestelde eisen. De stellingen van SDC dat de situatie wezenlijk anders is dan in Spanje of Duitsland omdat het een merkhouder, die in een autonome provincie van die landen zijn handelsnaam en dienstmerk niet mag gebruiken, vrij staat zijn merk in de rest van het land te gebruiken en aldus inburgering aan te tonen en dat de Nederlandse handelsnaamgebruiker, materieel gezien, een grotere bescherming krijgt dan hem onder de Nederlandse handelsnaamwet toekomt, zijn onjuist. Het staat SDC ook vrij haar merk in België en Luxemburg te gebruiken, zoals zij ook daadwerkelijk doet. Of in zo'n geval in Spanje of Duitsland inburgering in de hele lidstaat kan worden aangenomen zal, net als in de Benelux, afhangen van de omvang van het gebruik. Het beroep op artikel 16 van het Handvest faalt dus eveneens. Gelet op dit oordeel ziet het hof geen aanleiding om, zoals door SDC verzocht, vragen van uitleg op dit punt te stellen aan het Hof van Justitie EU.