Geen toestemming van de merkhouder om handhavend op te treden

Rechtbank Den Haag 8 april 2020, IEF 19160; ECLI:NL:RBDHA:2020:3286 (Silk Cosmetics tegen White Sea) Verstek. Merkinbreuk. Vorderingen worden afgewezen omdat niet gesteld of gebleken is dat de sublicentiehouder de vorderingen met toestemming van de merkhouder heeft ingesteld.

2.4. Uit de stellingen in de dagvaarding volgt dat eiseres als distributeur van exclusieve licentienemers van de merkhouder, exclusieve sub-licenties heeft verkregen voor het gebruik van de Merken in Nederland en België. Eiseres heeft echter niet gesteld dat zij de volgens artikel 25 lid 3 UMVo vereiste toestemming van de merkhouder heeft verkregen om in een procedure als deze een verbodsvordering ten aanzien van de Merken in te stellen. Zij heeft ook niet gesteld dat zij daartoe bevoegd is omdat de merkhouder, na daartoe te zijn aangespoord, niet binnen een redelijke termijn zelf een vordering wegens inbreuk heeft ingesteld. De toestemming dan wel het stilzitten van de merkhouder blijkt ook niet uit de producties. In de als producties overgelegde overeenkomsten tussen de licentienemers en eiseres is in artikel 9.6 wel vermeld dat de licentienemer (Supplier) “shall agree to provide the Distributor with the power of Attorney to use and protect the trademark (…)”, maar dit behelst geen power of Attorney van de merkhouder. Eiseres heeft op dit artikel in de overeenkomst overigens ook geen beroep gedaan. Het voorgaande brengt mee dat eiseres tot het instellen van de verbodsvordering en daarmee samenhangende (neven)vorderingen niet gerechtigd wordt geacht. Deze zullen worden afgewezen.

2.5. Ook de verbodsvordering op grond van onrechtmatig handelen als bedoeld in artikel 6:162 BW wordt afgewezen. Deze vordering is immers gebaseerd op de stelling dat gedaagde onrechtmatig jegens (de licentienemers en) eiseres handelt door doelbewust inbreuk op de Merken te maken. Deze vordering heeft daarmee dezelfde achtergrond (inbreuk op de Merken) en dient hetzelfde doel als de verbodsvordering op grond van de UMVo, waarvoor eiseres toestemming (dan wel een uitblijvende reactie) van de merkhouder nodig heeft. Nu – zoals in 2.5 is overwogen – niet is gebleken van toestemming (of stilzitten) door de merkhouder met betrekking tot het handhavend optreden tegen de gestelde inbreuk op de Merken, heeft te gelden dat het ontbreken daarvan ook in de weg staat aan toewijzing van dezelfde vordering op grond van onrechtmatige daad. Hetzelfde geldt voor de andere (neven)vorderingen.