Geen vermelding van ompakker of heretiketteerder, maakt inbreuk op merkenrechten MSD

Voorz. NL Rechtbank van KH Brussel 27 april 2017, IEF 16797; IEFbe 2175 (MSD tegen PI Pharma) BMS (Bristol-Myers Squibb)-voorwaarden [C-427/93, C-429/93 en C-436/93] Ompakken geneesmiddelen. Merkenrecht. De voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel bevestigt in de eerste plaats de schending van de derde BMS-voorwaarde. De voorzitter past daarbij het arrest van het Hof van Justitie inzake Orifarm (C-400/09) toe en bevestigt dat ofwel de daadwerkelijke ompakker/heretiketteerder moeten worden vermeld, ofwel de entiteit die daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. Het volstaat niet dat één van deze entiteiten louter wordt vermeld (bijvoorbeeld voorafgegaan door “ingevoerd door”); er dient wel degelijk ook vermelding te worden gemaakt van “omgepakt door”. Ook een bevestiging vanwege het FAGG dat de term “omgepakt door” mag worden weggelaten, vormt geen rechtvaardiging om één van de BMS-voorwaarden te negeren.

In de tweede plaats stelt de voorzitter een schending vast van de vierde BMS-voorwaarde. Nu de merkhouder door het FAGG gevraagd was geweest de weergave van het merk in twee kleuren te wijzigen naar één kleur, was ook de parallelinvoerder verplicht om dit te volgen. Op de parallelinvoerder rust in dat verband een algemene plicht om al het nodige te doen om op de hoogte te blijven van wijzigingen aan het referentiegeneesmiddel. Bij gebreke daaraan is de presentatie van de parallel ingevoerde producten gedateerd en inadequaat, zodat de reputatie van het merk en de merkhouder kan worden geschaad.

Ten slotte oordeelt de voorzitter dat de omgepakte verpakkingen van 98 tabletten ook de eerste BMS-voorwaarde schenden, aangezien wordt aangetoond dat de oorspronkelijke doos van 28 tabletten (met twee blisters) in het land van uitvoer meer dan voldoende ruimte bevat om hieraan 70 tabletten (of vijf blisters) toe te voegen. In dergelijke omstandigheden volstaat heretikettering, en is ompakking niet objectief noodzakelijk.

Op deze gronden beveelt de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel de staking van de commercialisatie, en de terugroeping uit de markt van de parallel ingevoerde verpakkingen van 28 en 98 tabletten. De voorzitter kent ook een verhoogde rechtsplegingsvergoeding toe, weliswaar binnen de minimum- en maximumgrenzen van de Belgische wetgeving hieromtrent, en verwijst daarbij naar de beslissing van het Hof van Justitie in United Video Properties (C-57/15) dat de in het gelijk gestelde partij in een geschil omtrent intellectuele eigendomsrechten recht heeft op een "significant en passend deel van de redelijke kosten”