Geen verwarring tussen Nederlandse Internet Maatschappij en Nederlandse Energie Maatschappij

Gerechtshof Den Haag 21 maart 2017, IEF 17240; ECLI:NL:GHDHA:2017:3096 (Nederlandse Energie Maatschappij tegen Nederlandse Internet Maatschappij). Merkenrecht. De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) stelt op basis van drie merken oppositie in tegen een Benelux-depot van de Nederlandse Internet Maatschappij (NIM). Het BBIE heeft de oppositie afgewezen en aldus het depot ingeschreven. NLE gaat in hoger beroep tegen deze beslissing. Ten aanzien van merk 3 ken er geen sprake zijn van verwarringsgevaar daar overeenstemming één van de voor het aannemen daarvan vereiste cumulatieve voorwaarden is. De (soort)gelijkheid van de waren en diensten en het onderscheidend vermogen van merk 3 behoeven niet te worden onderzocht. Tussen het teken en merk 2 is sprake van een (zeer) geringe overeenstemming in visueel en auditief opzicht. De waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd zijn deels (soort)gelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Uitgaande van het uitgangspunt dat slechts sprake kan zijn van verwarringsgevaar als merk 2 een groot onderscheidend vermogen zou hebben leidt dit tot het oordeel dat verwarringsgevaar niet kan worden aangenomen. Het teken wijkt meer af van merk 1 dan van merk 2 door de plaatsing van onderdelen van het woordelement en de verhouding tussen het woordelement en het beeldelement, zodat de overeenstemming, zo al aanwezig, geringer is dan tussen het teken en merk 2.

7. In het kader van een oppositie moet daarbij, voor zover hier relevant, worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en het merk is ingeschreven en dus niet naar de waren en diensten waarvoor en de wijze waarop het teken en het merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst (waarschijnlijk) zullen worden gebruikt. In een oppositie moet (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken (HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 inz. O2/ Hutchison, ro. 66 en 67) en het merk (HvJEG 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171 inz. T.I.M.E. Art/ Leclerc, ro. 59) zouden kunnen worden gebruikt. Het hof is, met partijen, van oordeel dat de waren en/of diensten waarvoor het teken en het merk zijn gedeponeerd, respectievelijk ingeschreven, bestemd zijn voor het grote publiek. Aan de stelling van NIM dat zij zich richt op andere (namelijk zakelijke/ commerciële) gebruikers dan NLE, gaat het hof dan ook als in deze oppositie niet ter zake dienende voorbij.

8. Overigens dient wel rekening gehouden te worden met de omvang van het gebruik van ingeroepen (oudere) merken, voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van die merken is toegenomen en voorts met omstandigheden waaronder de in het depot/de inschrijving vermelde waren en diensten in het algemeen worden aangeboden en de gevolgen daarvan voor de perceptie en het aandachtniveau van het publiek (zie ro. 56 van laatstgenoemd arrest).

10. Het teken bestaat uit een blauwe dikke punt met daaromheen een rood/vermiljoen gekleurde cirkel, waarbij de felle kleuren onderling sterk contrasteren. Dit beeldelement doet denken aan een stopbord met een punt in het midden en een roundel (een soort kenteken) zoals dat op vliegtuigen van diverse luchtmachten voorkomt. Het beeld alarmeert. Naast de cirkel bevindt zich een tekst, waarvan het oppervlakte ongeveer even hoog en zes keer zo breed is als de diameter van de cirkel. Het hof is van oordeel dat het element dat bestaat uit drie woorden – hierna: het woordelement –, ook gelet op de omvang daarvan, het totaalbeeld van het teken mede bepaalt. Merk 3 bestaat uit een aantal om elkaar gelegen cirkels, waardoor het doet denken aan een dartbord. De naast elkaar gelegen groene cirkels hebben zachte in elkaar overlopende kleuren, waardoor de nadruk ligt op de oranje cirkel, mede omdat deze zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde is omgeven door (in dezelfde volgorde) een witte, een lichtgroene en een iets donkerder groene cirkel. Hierdoor ontstaat een symmetrisch evenwicht en een soort dieptewerking. Het beeld is hierdoor en door de zachte groentinten rustgevend. Gelet op voormelde verschillen is er naar het oordeel van het hof geen overeenstemming in visuele of begripsmatige zin tussen het beeldelement van het teken en merk 3. Auditieve overeenstemming is niet aan de orde. De enkele omstandigheid dat het beeldelement van het teken en het merk beide rond zijn – een op zichzelf eenvoudige geometrische figuur zonder onderscheidend vermogen –, is onvoldoende reden enige overeenstemming aan te nemen. Het totaalbeeld van het teken wordt bovendien mede bepaald door het zich naast het beeldelement bevindende woordelement, dat ontbreekt in merk 3. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat geen sprake is van (enige) overeenstemming tussen het teken en merk 3. Dit brengt mee dat geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar daar overeenstemming één van de voor het aannemen daarvan vereiste cumulatieve voorwaarden is en dat de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en het onderscheidend vermogen van merk 3 niet behoeven te worden onderzocht. In zoverre falen de grieven.

15. Het hof is derhalve van oordeel dat tussen het teken en het merk sprake is van een (zeer) geringe overeenstemming in visueel en auditief opzicht. Dit betekent dat moet worden onderzocht of er sprake is van (soort)gelijkheid van waren/diensten en indien dit het geval is of er, gelet op de overige omstandigheden, sprake is van verwarringsgevaar (vergelijk HvJEU 24 maart 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177 inz. TiMi kinderyoghurt, ro. 66). Het Bureau mocht niet volstaan met het oordeel dat teken en merk onvoldoende overeenstemmen om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen. Het hof merkt hierbij op dat de vraag naar verwarringsgevaar een andere is dan de overeenstemmingsvraag en dat er in het algemeen geen, althans niet snel sprake zal zijn van verwarringsgevaar indien het enige overeenstemmende element van merk en teken beschrijvend of gebruikelijk is en de overige elementen van merk en teken niet overeenstemmen

17. Het hof is van oordeel dat de diensten “ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software” (in klasse 42) en de waren “gegevensverwerkende apparatuur en computers; software” (in klasse 9) waarvoor het teken is gedeponeerd soortgelijk zijn aan “automatiseringsdiensten” waarvoor het merk (in klasse 42) is ingeschreven. Voorts vallen onder de ruim omschreven diensten “Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek”, waarvoor het teken (in klasse 42) is gedeponeerd, de diensten “research en studie naar energiebesparende opwekkingstechnieken, hergebruik en verwerking van afvalstoffen, stortgas en mest; advisering op het gebied van milieubescherming; advisering inzake energiebesparing, alsmede in het kader van het analyseren van stroomgebruik, de levering van stroom en het maken van prognoses overstroomgebruik”, waarvoor het merk (in klasse 42) is ingeschreven en is in zoverre sprake van (soort)gelijkheid. Dat geldt ook voor de waren “wetenschappelijke toestellen en instrumenten” waarvoor het teken (in klasse 9) is gedeponeerd. Tenslotte is sprake van soortgelijkheid wat betreft de waren “apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom” en andere toestellen en instrumenten die mede bestemd zijn voor gebruik bij dienstverlening op het gebied van energie waarvoor het teken (in klasse 9) is gedeponeerd en de diensten waarvoor het merk (in klasse 39) is ingeschreven die betrekking hebben op vervoer, opslag, distributie en levering van elektriciteit, waarbij in het midden kan blijven of voormelde waren ook nog (soort)gelijk zijn aan andere diensten waarvoor het merk is ingeschreven. NIM betwist de soortgelijkheid, stellende dat zij het teken voor andere diensten gebruikt dan NLE en dat haar klassenomschrijvingen louter zien op het aanbieden van diensten waardoor gebruik kan worden gemaakt van (elektronische) communicatie netwerken, in het bijzonder internet. Het eerste is niet relevant en het tweede is ten aanzien van de (ruime) omschrijvingen in klasse 9 en 42 niet juist. De diensten in klasse 38 (telecommunicatie) en de overige waren in klasse 9 (kort gezegd, apparaten en instrumenten voor andere specifieke toepassingen), waarvoor het teken is gedeponeerd, zijn niet soortgelijk aan de diensten waarvoor merk 2 is ingeschreven. Het hof kan NLE in haar stelling dat sprake is van soortgelijke waren en/of diensten, uitsluitend omdat stroom nodig is om de diensten waarvoor het teken is gedeponeerd aan te bieden en/of omdat (het aanbieden en verlenen van) de diensten waarvoor het merk is ingeschreven onmogelijk, althans ondenkbaar zijn zonder gebruik te maken van telecommunicatiediensten/internet, niet volgen. De waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd zijn derhalve deels (soort)gelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

20. Het hof is van oordeel dat het merk van huis uit een gering onderscheidend vermogen heeft nu het woordelement voor de ingeschreven “energiediensten” (in klasse 35, 39, 40 en 42) volledig en voor de automatiseringsdiensten (in klasse 42) grotendeels onderscheidend vermogen mist en het beeldelement bestaat uit een eenvoudige geometrische figuur. Dat de kleuren lichtgroen en oranje in het merk voorkomen, maakt dat niet anders. Kleuren(combinaties) worden van huis uit niet (snel) als (sterk) onderscheidend gezien. De stelling dat meerdere energieleveranciers en andere openbare nutsbedrijven (veelal dezelfde) beschrijvende termen in bepaalde kleuren en/of in combinatie met een beeldelement gebruiken en het publiek daaraan gewend is, maakt niet dat het merk van huis uit een groot onderscheidend vermogen heeft; integendeel de omstandigheid dat meerdere energie-bedrijven de woorden Nederlandse, energie en/of maatschappij als onderdeel van hun merk of in beschrijvende zin gebruiken, maakt juist dat het relevante publiek deze woorden niet als onderscheidingstekens zal zien.

34. Het bovenstaande brengt mee dat niet kan worden aangenomen dat het teken en merk 2, mede gelet op de (soort)gelijkheid van waren/diensten en een gemiddeld/normaal onderscheidend vermogen van merk 2, zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan.