Geen verwarringsgevaar door beschrijvende bestanddelen tekens en merken

BenGH 15 juni 2022, IEF 20799, IEFbe 3475; C 2021/8 (The a2 Milk Company tegen MJN U.S. Holdings) Zie ook C 2020/19, C 2020/20. Mead Johnson Nutrition ontwikkelt en verkoopt zuigelingenvoeding, en is deposant van drie verschillende “A2”-merken. The a2 Milk Company ontwikkelt en verkoopt allerhande melkproducten die het zogenoemde “A2-bèta-caseine-eiwit” bevatten, en is houder van verschillende “a2”-merken. Het BBIE heeft de oppositie van The a2 Milk Company tegen de merkaanvragen afgewezen, met als spil in haar overwegingen de beschrijvendheid van het element “A2” / “a2” voor melk en melkproducten. The A2 Milk Company heeft beroep ingesteld. Naar aanleiding van het HvJ EU Equivalenza-arrest rees de vraag op welke momenten een beschrijvend karakter van een merk een rol speelt; bij de beoordeling van de overeenstemming tussen teken en merk, of pas bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

Het Hof overweegt dat ook bij de “eerste fase” al rekening gehouden mag worden met beschrijvendheid, gezien beschrijvende, niet-onderscheidende of zwak onderscheidende bestanddelen van een samengesteld merk over het algemeen een beperkter gewicht hebben in de analyse van overeenstemming dan bestanddelen met een zeer groot onderscheidend vermogen. Dit betekent echter niet dat de beschrijvende bestanddelen bij de vaststelling van de mate van overeenstemming buiten beschouwing moeten blijven.  

Het Hof neemt met het BBIE aan dat een deel van het publiek de term “A2” als beschrijvend opvat voor een bepaald soort melk en daarvan afgeleide producten. Omdat er volgens het hof wel sprake is van tenminste enige overeenstemming tussen tekens en merken, wordt er vervolgens gekeken naar de overeenstemming van de waren, en of er sprake is van verwarringsgevaar. Hierbij komt het hof tot de conclusie dat voor zover er sprake is van overeenstemming, deze betrekking heeft op elementen die beschrijvend zijn voor de relevante waren, die in het totaalbeeld van de merken een ondergeschikte rol spelen en waaraan de merken hun onderscheidend vermogen in beperkte mate ontlenen. Het relevante publiek zal hierdoor meer aandacht hebben voor de verschillen tussen de tekens en merken dan voor de overeenkomsten. De algemene indruk ten aanzien van beide is, ondanks de overeenkomsten, toch zo verschillend dat geen verwarringsgevaar wordt aangenomen.

r.o. 25
Verzoekster voert ten onrechte aan dat uit het Equivalenza arrest volgt dat het beschrijvende karakter van een merk bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het Teken en de oudere Merken buiten beschouwing moet blijven en pas bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar relevant is. Bij de beoordeling van de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen het Teken en de oudere Merken (de eerste fase van de beoordeling) moet onder meer rekening worden gehouden met de onderscheidenheid van bestanddelen van teken en merk. In dit verband is van belang dat de beschrijvende, niet-onderscheidende of zwak onderscheidende bestanddelen van een samengesteld teken/merk zoals het Teken en de oudere Merken, over het algemeen een beperkter gewicht hebben in de analyse van de overeenstemming tussen teken en merk dan bestanddelen met een zeer groot onderscheidend vermogen, die bovendien beter in staat zijn om te domineren in de door het teken/merk opgeroepen totaalindruk.

r.o. 26
Het voorgaande betekent echter niet dat beschrijvende bestanddelen, zoals Verweerster primair aanvoert, bij de vaststelling van de mate van overeenstemming buiten beschouwing moeten blijven. Dat een bestanddeel beschrijvend is, is onvoldoende om bij de vergelijking van teken en merk te worden genegeerd. Het is zelfs mogelijk dat een beschrijvend bestanddeel in het totaalbeeld van een merk dominerend is. In het algemeen geldt echter dat het publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld teken/merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit teken/merk gewekte totaalindruk. De omstandigheid dat een woordelement in een samengesteld teken/merk beschrijvend is, kan er toe leiden dat het beeldelement het meest bepalend is voor het totaalbeeld van het teken/merk.

[…]

r.o. 51
Uit het voorgaande volgt dat, voor zover sprake is van overeenstemming tussen het Teken en de oudere merken met de nummers 10097939 en 3974623, deze overeenstemming betrekking heeft op elementen die beschrijvend zijn voor de relevante waren, die in het totaalbeeld van de merken een ondergeschikte rol spelen en waaraan de merken hun onderscheidend vermogen in beperkte mate ontlenen. Daarom zal het Relevante Publiek, dat op zijn minst een gemiddeld aandachtsniveau heeft, ook in aanmerking genomen dat sprake is van gelijke of in hoge mate overeenstemmende waren en de omstandigheid dat de eindgebruiker in het algemeen niet de gelegenheid heeft teken en merk rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem of haar is achtergebleven, meer aandacht hebben voor de verschillen tussen het Teken en de oudere merken met de nummers 10097939 en 3974623 dan voor de overeenkomsten. Daarmee is de algemene indruk die het Teken en de oudere Merken bij het Relevante Publiek achterlaten, ondanks de overeenkomsten toch zo verschillend dat geen (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar kan worden aangenomen.