Geen vlamvertragende vezels van DuPont, dus geen uitputting

Rechtbank Den Haag 12 februari 2014, HA ZA 10-2759 (Du Pont tegen Damet c.s.)
Zie eerder IEF 10150. Merkenrecht. Geen uitputting. Domeinnaam en meta tag. DuPont opereert wereldwijd en houdt zich bezig met de vervaardiging en verkoop van vlamvertragende, hittebestendige aramidevezel voor beschermende kleding onder het Beneluxwoordmerk NOMEX. Ze is tevens houdster van Gemeenschapswoordmerk DU PONT. Daltra Europe handelt in werkkleding van brandwerende stoffen, die soms is voorzien van de tekens Nomex en Dupont. Dalmeijer is houdster van de domeinnaam www.dapro-safety.com, waarop brandwerende kleding wordt aangeboden met het teken Nomex, het teken Dupont wordt als meta tag gebruikt. DuPont vordert succesvol de staking van de merkinbreuk.

Damet beroept zich op uitputting. Echter, naar het oordeel van de rechtbank is het voldoende dat de kleding geen vezels van DuPont bevat, dan wel zonder toestemming van DuPont in de EER in het verkeer zijn gebracht. Wat betreft de domeinnaam van Dalmeijer oordeelt de rechtbank dat door het aanbieden van inbreukmakende producten op haar website door Dalmeijer eveneens inbreuk wordt gemaakt, waarmee inbreuk door Damet eveneens is gegeven.

Gebruik
4.6. Vaststaat dat in het voorjaar van 2010 onder de aanduiding of naam “Dapro Your Safety” een aantal overalls aan Van Rooijen is verkocht en geleverd en dat eind 2009/begin 2010 in de VAE brandwerende kleding (overalls) is geleverd door de “Dapro group”. Bij het beslag onder Damet c.s. zijn 170 overalls (door Damet c.s. aangeduid als “winkeldochters”) aangetroffen. Op deze kleding zijn de tekens Nomex en Dupont aangebracht. Niet ter discussie staat dat daarnaast het (merk)teken DAPRO op labels in of aan de kleding vermeld is. Dat Daltra kleding voorzien van de tekens Nomex en Dupont heeft verhandeld, wordt niet door Damet c.s. betwist. Voor zover Damet c.s. lijkt te betwisten dat de aan Van Rooijen en in de VAE geleverde kleding van Daltra afkomstig is, heeft zij daarvoor onvoldoende onderbouwing verschaft. Niet valt in te zien dat een ander dan Daltra kleding zou voorzien van het (merk)teken DAPRO, dat onbetwist verwijst naar Damet c.s. Hetzelfde geldt voor haar betwisting dat Daltra de desbetreffende kleding in Nederland en de VAE heeft geleverd. Zonder onderbouwing valt niet in te zien dat een ander dan Daltra zich daarbij zou bedienen van aanduidingen of namen als DAPRO, “Dapro Your Safety” en “Dapro group”. Met het voorgaande staat vast dat Daltra in ieder geval in de Benelux gebruik heeft gemaakt van de tekens Nomex en Dupont voor kleding.

Inbreuk in de Benelux
4.9. Bij de beoordeling heeft als uitgangspunt te gelden dat degene die zich op uitputting beroept, in beginsel zal moeten bewijzen dat de merkrechten zijn uitgeput.1 Het uitputtingsverweer van Damet c.s. slaagt naar het oordeel van de rechtbank om de volgende reden niet.

4.10. [..] Volgens Damet c.s. heeft Daltra kleding met NOMEX vezels laten vervaardigen door en ingekocht bij haar Indiase producent Guardian. De Chinese toeleverancier van Guardian, Shaanxi Yuanfeng Technology Search Co. Ltd (hierna: Shaanxi), was aanvankelijk gelieerd aan DuPont en leverde uit dien hoofde stoffen voorzien van NOMEX vezels. Zonder dat Guardian of Daltra daarvan op de hoogte was c.q. kon zijn, kon Shaanxi op enig moment niet langer beschikken over NOMEX vezels maar is gebleken dat zij gebruik bleef maken van NOMEX in relatie tot de door haar geleverde stoffen, aldus DuPont. Voor zover de door Daltra onder de merken NOMEX en DUPONT in de Benelux verhandelde kleding geen NOMEX vezels bevatte, levert dit een merkinbreuk op in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE respectievelijk artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Het te koop aanbieden van producten onder een teken dat gelijk is aan een merk is een voorbehouden handeling in de zin van artikel 2.20 lid 2 BVIE respectievelijk 9 lid 2 GMVo, waartegen de merkhouder zich derhalve kan verzetten. Het gegeven dat de aanbieder niet op de hoogte was of had kunnen zijn van de afwezigheid van een bestanddeel van het product dat het gebruik van het teken rechtvaardigt, heeft daarop geen invloed. Het enkele feit dat het bestanddeel geen onderdeel uitmaakte van de verhandelde kleding, is voldoende om de aangevoerde reden voor het gebruik van de merken teniet te doen. Hiermee staat vast dat Daltra merkinbreuk in de zin van de artikelen 2.20 lid 1 sub a BVIE en 9 lid 1 sub a GMVo kan worden verweten ten aanzien van de in Nederland verhandelde kleding die geen NOMEX vezels bevatte, maar wel was voorzien van de merken NOMEX en DUPONT. Voor de inbreukvraag is het daarmee niet van belang vast te stellen of, zoals Damet c.s. bestrijdt, sprake is van verwarringsgevaar noch of voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de merken.

4.11. Het uitputtingsverweer van Damet c.s. slaagt naar het oordeel van de rechtbank evenmin voor zover moet worden aangenomen dat Daltra heeft gehandeld in producten onder de merken NOMEX en DUPONT die wel NOMEX vezels bevatten, nu zij slechts stelt dat DuPont toestemming zou hebben gegeven voor de vervaardiging van de stoffen in India, aangezien de vezels waarmee de stoffen zijn vervaardigd afkomstig zouden zijn van leveranciers van NOMEX vezels. Zij heeft nagelaten gemotiveerd te stellen dat DuPont bovendien toestemming heeft gegeven voor de import van die stoffen of van die stoffen vervaardigde kleding in de EER. Alleen in dat geval is er sprake van uitputting. Nu Damet c.s. zich heeft beperkt tot argumenten die zien op de verkrijging van NOMEX vezels buiten de EER, zonder in te gaan op de stelling van DuPont dat zij geen toestemming had voor de import daarvan, heeft zij naar het oordeel van de rechtbank haar stellingen onvoldoende onderbouwd. Ook de stelling van Damet c.s. dat zij stoffen van Ten Cate, een erkend licentienemer van DuPont binnen de EER heeft betrokken kan, nu deze stelling uitdrukkelijk is betwist en niet nader is onderbouwd, niet leiden tot een ander oordeel. Hiermee is vast komen te staan dat de toestemming ontbrak, zodat Damet c.s. naar het oordeel van de rechtbank ook daarmee inbreuk heeft gemaakt op de rechten van DuPont ten aanzien van de merken DUPONT en NOMEX in de zin van de artikelen 2.20 lid 1 sub a BVIE en 9 lid 1 sub a GMVo kan worden verweten ten aanzien van de in Nederland verhandelde kleding die wel NOMEX vezels bevatte en was voorzien van de merken NOMEX en DUPONT. [..]

Inbreuk in de VAE en in India
4.13. Voor zover kleding voorzien van de merken van DuPont door Daltra is geëxporteerd vanuit India is dat, zo blijkt uit de door DuPont als productie 10 overgelegde verklaring van Dabas, naar Indiaas recht niet toegestaan. Daarmee is de gestelde inbreuk in India op het Indiase merkrecht van DuPont voldoende gemotiveerd gesteld en (nu deze niet, althans onvoldoende gemotiveerd door Damet c.s. is bestreden) is de vordering van DuPont die daarop ziet toewijsbaar. Uit de door DuPont als productie 11 overgelegde verklaring van Holder blijkt dat het aanbieden en verkopen van kleding voorzien van de merken naar het recht van de VAE een inbreuk vormt, zodat ook de vordering van DuPont die ziet op een verbod geldend voor de VAE (nu deze niet, althans onvoldoende gemotiveerd door Damet c.s. is bestreden) ook voor toewijzing gereed ligt.

Tussenconclusie
4.14. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van DuPont toewijsbaar zijn voor zover zij zien op merkinbreuk bestaande uit het verkopen, aanbieden of importeren in de Benelux van kleding voorzien van de merken NOMEX en DUPONT van DuPont zonder dat deze kleding vezels van DuPont bevat, dan wel zonder dat de desbetreffende vezels door of met toestemming van DuPont in de EER in het verkeer zijn gebracht. Daarnaast vormt de verhandeling van kleding voorzien van de merken NOMEX en DUPONT zonder dat deze kleding vezels van DuPont bevat, ook inbreuk in India en in VAE op de aldaar geldende merkrechten. De verbodsvordering zal als hierna vermeld worden toegewezen.

Dalmeijer en Damet
4.16. Vaststaat dat Dalmeijer houdster is van de domeinnaam www.dapro-safety.com en dat op de aan deze domeinnaam verbonden website in ieder geval in februari 2010 kleding is aangeboden met gebruikmaking van het teken Nomex. Daarbij is het teken Dupont als meta tag gebruikt. De rechtbank is van oordeel dat door het aanbieden van inbreukmakende producten op haar website door Dalmeijer eveneens inbreuk in de Benelux wordt gemaakt. Het verweer van Damet c.s. dat Dalmeijer deze website niet beheerde (maar Daltra), gaat bij gebrek aan een concrete onderbouwing niet op. Damet c.s. heeft nagelaten enig document te overleggen waaruit dat blijkt. Voor zover er op de website bovendien gebruik is gemaakt van meta tags, hetgeen Damet c.s. niet heeft betwist, heeft ook dat gebruik te gelden als inbreukmakend gebruik door Dalmeijer ten aanzien van de merken van DuPont.
Voorts is “Dapro Your Safety” naar onbetwist is gesteld een handelsnaam van Damet. Onder “Dapro Your Safety” is een catalogus uitgebracht waarin kleding voorzien van de merken NOMEX en DUPONT is aangeboden in Nederland. Het aanbieden van producten in een catalogus is een vorm van het aanbieden van producten op de markt en is derhalve aan te merken als een aan de merkhouder voorbehouden handeling. Hiermee is de merkinbreuk door Damet eveneens gegeven.

Lees de uitspraak hier:
HA ZA 10-2759 (pdf)