Geen zuivere transitohandel
Vzr. Rechtbank Rotterdam, 13 december 2010, LJN: BO8154, A1 Topgros B.V. tegen CHK Develop B.V.
Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Transitohandel. Ompakken. Chinese fabrikant verkoopt na geschil met opdrachtgever CHK een bestelde partij rollators door aan eiseres i.c. Topgros, waarop CHK beslag legt o.g.v. merkinbreuk en slaafse nabootsing. Geschil i.c. ziet op opheffing van het beslag. “ondanks (geringe) merkinbreuk door eiseres wordt het beslag opgeheven op grond van een belangenafweging.”
Merkinbreuk: “ (…) In het onderhavige geval is het volgens de eigen stellingen van Topgros de bedoeling dat de rollators na vrijgave door de douane in de macht van Topgros komen om het (beeld)materiaal van CHK te (doen) verwijderen en het eigen materiaal aan te brengen. Denkbaar is derhalve dat Topgros de rollators op dat moment aan een partij binnen de Benelux verkoopt en levert. Reeds hierom is van zuivere transitohandel geen sprake. Dit betekent dat sprake is van 'invoer van waren onder het teken' als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE, zodat de enkele invoer van de rollators in Nederland in beginsel een inbreuk op het merkenrecht van CHK oplevert. (…)
De constatering dat sprake is van inbreuk in de vorm van het invoeren van waren onder het merk van CHK brengt echter niet automatisch met zich mee dat het beslag gehandhaafd zal moeten worden. Die beoordeling kan immers, zoals hiervoor al is overwogen, niet geschieden los van de in een zodanig geval vereiste afweging van de wederzijdse belangen. In dit verband is het van belang vast te stellen of, zoals CHK heeft gesteld en Topgros heeft betwist, naast merkinbreuk tevens sprake is van onrechtmatig handelen van Topgros vanwege slaafse nabootsing van het model Elephantje van CHK. Daarop wordt nu eerst nader ingegaan.
Slaafse nabootsing: (…) CHK heeft ter zitting, ter onderbouwing van haar stelling dat het model Elephantje geen generiek product is, gewezen op een ronding aan de onderkant van een op de rollator aangebracht mandje. In reactie daarop heeft Topgros echter getoond dat naast het model Elephantje nog twee van de vijf á zes ter zitting aanwezige rollators een vergelijkbare ronding in de onderkant van een vergelijkbaar mandje hadden. Het had op de weg gelegen van CHK om vervolgens nader aan te geven waaruit het onderscheidend vermogen van het Elephantje bestaat. CHK heeft dit niet gedaan. Voorshands wordt het er dan ook voor gehouden dat het model Elephantje onvoldoende onderscheidend vermogen biedt voor een succesvol beroep van CHK op bescherming tegen de verkoop van 'haar' model door Topgros.
Structurele inbreuk: (…)Een en ander biedt geen grond voor de conclusie dat Topgros 'te kwader trouw' zou handelen of structureel inbreuk maakt op de rechten van CHK.
Belangenafweging: (…) In het kader van de te maken afweging van de belangen van beide partijen acht de voorzieningenrechter het navolgende relevant:
- CHK heeft belang bij bescherming tegen inbreuk op de door haar geregistreerde merken;
- door het invoeren van rollators met daarop het merk of merken van CHK maakt Topgros zonder toestemming van CHK 'gebruik' van enig merk van CHK als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE, hetgeen merkinbreuk oplevert;
- de voornoemde merkinbreuk moet - mede gelet op het (uit haar handelen blijkende) voornemen van Topgros om de rollators onder haar eigen merk op de markt te brengen en de omstandigheid dat deze partij al verkocht is aan een afnemer in Duitsland - als een bijzonder geringe inbreuk op de rechten van CHK worden beschouwd;
- het is niet aannemelijk geworden sprake is van een structurele inbreuk van Topgros op de rechten van CHK;
- Topgros heeft ter zitting aangeboden al het materiaal dat zich op of bij de onder het beslag vallende rollators bevindt en waarop enig merk van CHK staat, aan CHK te doen toekomen zodat CHK zich ervan verzekerd weet dat dit materiaal niet door Topgros wordt gebruikt; Topgros heeft daarbij ook belang ter voorkoming van een mogelijke schadeclaim door CHK;
- van onderscheidend vermogen van het model Elephantje rollator ten opzichte van andere in de handel zijnde modellen is vooralsnog niet gebleken; voor zover de partij rollators gebreken mocht vertonen, ligt het dan ook niet in de rede te veronderstellen dat de reputatie van CHK daarmee in het geding zal zijn.
Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel van het belang van Topgros bij het opheffen van het beslag zwaarder weegt dan het belang van CHK bij het handhaven daarvan. Het beslag zal derhalve worden opgeheven.
Lees het vonnis hier.
