Gelet op bodembeslissingen van ervaren collega octrooi-instanties kan behoorlijk worden getwijfeld over de geldigheid

Vzr. Rechtbank Den Haag 5 december 2017, IEF 17330; LS&R 1544; ECLI:NL:RBDHA:2017:14319 (Icos tegen Teva; Sandoz en Mylan). Octrooirecht. Provisionele voorziening. Icos vordert zonder succes provisionele voorziening tot staking van inbreuk op EP 1 173 181 B3 voor de duur van de onderhavige kort gedingen ex 223 Rv. In het VK en Duitsland hebben generieke producenten van tadalafil 'clear the way' procedures gevoerd, het Engelse en Duitse deel van EP 181 zijn nietig bevonden. Gelet op deze bodembeslissingen van ervaren collega octrooi-instanties, alsmede gelet op het feit dat Daugan ook in de onderhavige kort gedingen en in de na te noemen VRO-nietigheidsprocedure ten grondslag is gelegd aan de inventiviteitsaanval, kan ten minste behoorlijk worden getwijfeld over de geldigheid van het Nederlandse deel van het octrooi zodat het opleggen van een provisioneel verbod niet opportuun is. Vorderingen worden afgewezen, aanhouding tot eindvonnis in de meervoudige bodemprocedure tegen TEVA Pharmaceuticals, waarin pleidooi gepland staat op 22 december.

1.1 (...) Op 27 november 2017 is namens de voorzieningenrechter aan de advocaten voornoemd een e-mail gestuurd waarin afwijzend is beslist op het door mr. Bisschop tegen de conclusie van anttvoord en bijbehorende producties gemaakte bezwaar en waarbij tevens aan partijen in overweging is gegeven af te spreken dat Teva, Sandoz en Mylan vrijwillig toezeggen met hun generieke producten niet op de markt te zullen komen en waarbij Icos toezegt eventuele schade te zullen vergoeden mocht het (Nederlandse deel van het) octrooi in de na te noemen bodemprocedure worden vernietigd.

3.3. De voorzieningenrechter zal de door Icos gevorderde provisionele verboden afwijzen. Daarbij is van doorslaggevend belang dat in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland waar generieke producenten van tadalafil (gelieerd aan Teva, Sandoz dan wel Mytan) (wèl tijdig) ‘Clear the way’ procedures hebben gevoerd, het Engelse en Duitse deel van EP 181 nietig zijn bevonden. In het Verenigd Koninkrijk is het octrooi in appel nietig bevonden vanwege een geslaagde inventiviteitsaanval op basis WO 97/03675 (hierna: Daugan). Het betreft een tiitvoerig gemotiveerd arrest van de Court of Appeal van 1 november 2017, gewezen op basis van eenstemmigheid (i.e. zonder dissenting opinion). In Duitsland is de vernietiging uitgesproken bij beslissing van het Bundespatentgericht van 24 oktober 2017, van welke beslissing nog geen schriftelijke motivering voorhanden is.
Partijen zijn het er echter over eens (op basis van de Vorläufiger Hinweis van 10 juli 2017 alsmede op basis van hetgeen ter zitting in de Duitse procedure is besproken) dat de vernietiging ook in Dtiitsland is uitgesproken vanwege het ontbreken van inventiviteit. Gelet op deze bodembeslissingen van ervaren collega octrooi-instanties, alsmede gelet op het feit dat Daugan ook in de onderhavige kort gedingen en in de na te noemen VRO-nietigheidsprocedure ten grondslag is gelegd aan de inventiviteitsaanval, kan ten minste behoorlijk worden getwijfeld over de geldigheid van het Nederlandse deel van het octrooi zodat het opleggen van een provisioneel verbod niet opportuun is. De bezwaren die Icos in dit kader tegen de buitenlandse uitspraken heeft aangevoerd, zijn niet zodanig dat dit in de onderhavige provisionele voorzieningen aanleiding geeft anders te oordelen. Bedoelde bezwaren lenen zich bij uitstek voor uitgebreid debat in de na te noemen bodemprocedure.