Gerecht EU had het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik moeten onderzoeken

HvJ EU 23 januari 2014, zaak C-558/12P (Wesergold Getränkenindustrie) - dossier
Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht, waarbij het Gerecht heeft vernietigd de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 24 maart 2010 inzake een oppositieprocedure tussen Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG en Lidl Stiftung & Co. KG – Aanvraag tot inschrijving van het woordteken „WESTERN GOLD” als gemeenschapsmerk – Gevaar voor verwarring met de nationale, internationale en gemeenschapswoordmerken „WeserGold”, „WeserGold” en „WESERGOLD” – Schending van artikel 8, lid 1, sub b, van Gemeenschapsmerkenverordening (EG). Het eerdere arrest [IEF 11779 onder (J)]wordt vernietigd en verwijst de zaak naar het Gerecht EU. In citaten:

40 Met zijn eerste middel verwijt het BHIM het Gerecht in wezen dat het de litigieuze beslissing heeft vernietigd op grond dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken niet had onderzocht, terwijl het vooraf had vastgesteld dat de conflicterende merken verschilden.

44 De overeenstemming van de betrokken merken is bijgevolg een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009. Bij gebreke van overeenstemming van de conflicterende merken kan dit artikel 8 dus niet worden toegepast.

45 Het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van een merk is dus een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen (zie in die zin arrest van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, Jurispr. blz. I‑5507, punt 24).

47 Terwijl het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest had geoordeeld dat de conflicterende tekens globaal verschilden, ondanks de visuele en fonetische overeenstemming, heeft het wat de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing betreft immers juridische consequenties willen trekken uit het feit dat de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van de oudere merken niet had onderzocht. Aldus heeft het Gerecht heeft in de punten 70 tot en met 72 van dit arrest opgemerkt dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken overeenkomstig artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 had moeten onderzoeken, hetgeen zij heeft verzuimd te doen. Het Gerecht heeft bijgevolg in punt 82 van dat arrest geoordeeld dat deze onjuiste opvatting betekende dat de kamer van beroep een mogelijkerwijs relevante omstandigheid voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet had onderzocht en, in punt 83 van dat arrest, dat een dergelijke onjuiste opvatting een schending van wezenlijke vormvoorschriften vormde, wat moest leiden tot de vernietiging van de litigieuze beslissing.

49 In deze omstandigheden stelt het BHIM terecht dat in het bestreden arrest blijk is gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.