Gereviseerde machines voor verpakkingsoplossingen niet schadelijk voor de reputatie van Multivac en mogen verhandeld worden

Vzr. Rechtbank Den Haag 6 oktober 2017, IEF 17162; ECLI:NL:RBDHA:2017:11361 (Multivac Sepp Haggenmüller tegen Mk Gilze) Multivac SH is een fabrikant van verpakkingsoplossingen en is houdster van de Multivac-merken. MK Gilze verkoopt gebruikte Multivac-machines. Vanaf november 2016 heeft Multivac in de markt door MK Gilze gereviseerde Multivac-machines aangetroffen die niet aan de veiligheidseisen voldoen van Multivac. MK Gilze heeft erkend dat zij heeft gehandeld in Multivac-machines die zonder toestemming in de EER in de handel waren gebracht. Deze parallelimport houdt zij al gestaakt. Kan Multivac zich verzetten tegen verhandeling van de Multivac-machines die oorspronkelijk door Multivac in de EER in de handel zijn gebracht? Zo lang MK Gilze duidelijk maakt dat zij en niet Multivac de machines heeft gereviseerd ziet de voorzieningenrechter niet in waarom dit schadelijk zou zijn voor de reputatie van Multivac. De vorderingen worden afgewezen.

4.7. MK Gilze heeft erkend dat zij in de periode vanaf 2014 tot de sommatie in april van dit jaar heeft gehandeld in Multivac-machines die niet met toestemming van Multivac in de EER in de handel waren gebracht. Zij heeft hiervan de in 2.15 vermelde opgave gedaan aan Multivac. Deze parallelimport levert een inbreuk op in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE en artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Dit wordt door MK Gilze ook erkend, toegelicht en zij heeft al voor dagvaarding toegezegd deze import gestaakt te houden, waaraan zij zich thans houdt. Gelet hierop en in aanmerking nemend de aard van de waar, heeft Multivac naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende belang bij oplegging van een verbod. De omstandigheid dat Multivac kennelijk is gestuit op een niet op de lijst van MK Gilze vermelde machine die in 2014 uit Canada zou zijn geïmporteerd, maakt dat niet anders. Deze import dateert immers van ruim vóór de toezegging. Ook in deze stelling ziet de voorzieningenrechter daarom geen aanleiding om, vooruitlopend op een bodemprocedure, voor die inbreuk een verbod op te leggen.

 4.9. Volgens vaste jurisprudentie geldt dat wanneer van een merk voorziene producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (hetgeen in beginsel leidt tot uitputting), het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten te verkopen, maar ook het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze waren bij het publiek aan te kondigen. 

4.10. Het verhandelen van gereviseerde waren is evenwel een handeling waartegen de merkhouder zich op grond van artikel 13 lid 2 UMVo zou kunnen verzetten in de situatie dat de toestand van de waren daardoor gewijzigd of verslechterd is. In 1992 heeft het Benelux-Gerechtshof ten aanzien van het overeenkomstige (toenmalige) artikel 13A lid 3 Benelux Merkenwet in de zaak AP/Valeo betreffende revisie van auto-onderdelen bepaald dat iedere ‘teweeggebrachte’ (dus niet door enkel tijdsverloop of slijtage ontstane) verandering van de toestand van de waren die niet van ondergeschikte betekenis is, niet leidt tot uitputting, en de merkhouder dus gegronde reden geeft zich tegen verdere verhandeling te verzetten.5 Met verwijzing naar eerdere uitspraken van deze rechtbank, is de voorzieningenrechter van oordeel dat deze rechtspraak maatgevend is (gebleven) voor de uitleg van de Europese uitzondering op de uitputtingsregel in geval van revisie.

4.21. De rechtbank begrijpt dat Multivac nu ook problematisch vindt dat de Multivac-machines na bepaalde klantspecifieke aanpassingen door MK Gilze niet meer voldoen aan de door Multivac gehanteerde veiligheidseisen bij het verrichten van diezelfde aanpassingen. Ter zitting is duidelijk geworden wanneer zij vindt dat dat zo is, namelijk als MK Gilze de maatvoering van de mal zelf wijzigt (en niet enkel het aantal of de omvang van de te maken bakjes met dezelfde maat mal). In het geval de maatvoering van de mal wordt gewijzigd, dient namelijk ook de machine te worden ingekort of verlengd. Indien Multivac een tweedehands Multivac-machine op die manier wijzigt, worden nieuwe beschermkappen geplaatst die voldoen aan de actuele veiligheidseisen en krijgen de machines de aanduiding “Pro Selection”. Bij MK Gilze worden bij het veranderen van de maatvoering van de mal echter beschermkappen (terug)geplaatst volgens de veiligheidsnormen die golden toen de betreffende Multivac-machine voor het eerst in het verkeer werd gebracht.

 4.22. Deze omstandigheid kan voorlopig oordelend evenmin leiden tot toewijzing van de gevraagd voorziening. Dat een machine blijft voldoen aan de voor die machine al geldende veiligheidseisen brengt immers op zich geen wijziging of verslechtering van de waar met zich. Daarbij komt dat, als MK Gilze al gehouden zou zijn om (bepaal)de gereviseerde Multivac-machines af te leveren conform de actuele veiligheidsnormen, Multivac thans onvoldoende heeft onderbouwd waarom dat voor haar tot schade zou kunnen leiden. Zo lang MK Gilze immers duidelijk maakt dat zij en niet Multivac de Multivac-machines heeft gereviseerd (waarover hierna meer), ziet de voorzieningenrechter niet in waarom dit schadelijk zou zijn voor de reputatie van Multivac. Iets anders is of MK Gilze in dat geval net als Multivac de typeaanduiding “Pro Selection” zou mogen gebruiken, waarover hierna meer.

4.23. Multivac voert als reden ook nog aan dat de monteurs van Multivac regelmatig problemen ondervinden bij het servicen van de door MK Gilze gereviseerde machines, vanwege de wijzigingen in de Multivac-software. Nu de voorzieningenrechter er vanuit gaat dat MK Gilze de software zelf niet wijzigt maar hooguit vervangt door een andere CFC van Multivac met meer of minder geactiveerde modules, gaat zij ook aan dit gestelde probleem voorbij. Zonder nadere toelichting van Multivac, die ontbreekt, valt voorlopig niet in te zien waarom het op deze wijze vervangen in een Multivac-machine van de CFC zou leiden tot service problemen voor Multivac.

 4.24. Een gegronde reden voor verzet van de merkhouder tegen verdere verhandeling van de waren kan volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie onder meer ook bestaan wanneer er van dat teken gebruik wordt gemaakt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en die wederverkoper, meer in het bijzonder dat laatstgenoemde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen die twee personen bestaat.

4.25. Multivac stelt dat MK Gilze op meerdere manieren die indruk wekt, in de eerste plaats door haar naam naast de naam Multivac op de gereviseerde Multivac-machines en de bijgeleverde handleiding te plaatsen. Zoals hiervoor is overwogen, kan Multivac zich echter niet tegen alle wijzigingen van de Multivac-machines door MK Gilze verzetten, althans moet het er voorlopig voor worden gehouden dat zij zich daar niet tegen kan verzetten. MK Gilze is dan ook gerechtigd de Multivac-merken te gebruiken of moet daartoe voorlopig geacht worden gerechtigd te zijn. De toevoeging van de eigen naam van MK Gilze is vervolgens nodig om duidelijk te maken dat de machine door haar (en juist niet door Multivac) is gereviseerd. Een en ander is conform de sommatie van maart 2014 (zie 2.11) en oplegging van een voorziening dienaangaande is dan ook niet op zijn plaats.

4.26. Ook het gebruik van de Multivac-merken op de website (zie 2.17) acht de voorzieningenrechter naar voorlopig oordeel niet onrechtmatig. Hoewel dat wel op haar weg lag, heeft Multivac niet aannemelijk gemaakt op welke manier deze tekst de suggestie wekt dat de revisie door MK Gilze met goedkeuring van Multivac plaatsvindt of waaruit anderszins blijkt dat sprake is van een commerciële band tussen beiden.

Auteursrecht 
4.29. Zoals eerder aan de orde is gekomen, heeft MK Gilze onbestreden tegen de stellingen van Multivac ingebracht dat zij de software van Multivac (op de CFC) niet wijzigt of verveelvoudigt, omdat zij daartoe niet in staat is. In het verlengde daarvan heeft MK Gilze toegelicht dat zij wel een aanpassing doet in het besturingssysteem van Windows (door toevoeging van haar naam MK Gilze) maar daarop is Multivac geen auteursrechthebbende. Het terzake gevorderde verbod moet daarom worden afgewezen.

4.30. MK Gilze heeft erkend dat zij eenmaal (volgens haar verklaring bij vergissing) haar naam heeft aangebracht op een handleiding Basistraining Dieptrekautomaat van Multivac. Overigens heeft MK Gilze zich op het standpunt gesteld dat zij alleen de originele handleidingen meelevert, hetgeen in beginsel geen auteursrechtinbreuk oplevert. Multivac heeft geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit volgt dat MK Gilze meer dan eens haar naam heeft aangebracht op handleidingen waarop Multivac auteursrecht heeft of dat zij handleidingen verveelvoudigt. Ook dit verbod zal daarom, bij gebrek aan belang, worden afgewezen.