Geschil over merkenrecht van pannenkoekenhuizen in Aruba

Rechtbank Aruba 2 oktober 2024, IEF 22333; ECLI:NL:OGEAA:2024:223 (DPH tegen Mel’s) The Dutch Pancakehouse (hierna: DPH) en Mel’s Dutch Pancake House (hierna: Mel’s) beide pannenkoekenrestaurants op Aruba, in conflict geraakt over het gebruik van vergelijkbare handelsnamen. DPH staat sinds 2000 ingeschreven in het handelsregister, in 2020 heeft DPH het woordmerk the Dutch Pancakehouse Restaurant geregistreerd. In 2023 heeft Mel’s zich in het handelsregister ingeschreven. In 2023 heeft Mel’s zich in het handelsregister ingeschreven. DPH stelt dat Mel’s inbreuk maakt op haar geregistreerde woordmerk en handelsnaam, wat leidt tot verwarring bij het publiek. DPH heeft haar merk sinds 2000 geregistreerd en heeft aanzienlijke investeringen gedaan om naamsbekendheid op te bouwen. Mel’s betoogt dat de naam beschrijvend is en daarom een beperkte beschermingsomvang heeft. 

Het Gerecht oordeelt dat de Engelse term "pancakehouse" voldoende onderscheidend vermogen heeft, mede omdat het geen ingeburgerde term is in het Engels. Het Gerecht acht het aannemelijk dat er verwarringsgevaar bestaat, mede omdat beide restaurants Nederlandse pannenkoeken serveren en zich op dezelfde doelgroep richten. De spatie in de naam van Mel’s doet volgens het Gerecht niet af aan de gelijkenis. DPH heeft aangetoond dat klanten en leveranciers regelmatig in de war zijn, wat de verwarring bevestigt. Het Gerecht beveelt Mel’s om binnen drie dagen na betekening van het vonnis het gebruik van de naam "Dutch Pancake House" te staken, zowel digitaal als fysiek.

4.5. In de eerste plaats geldt dat The Dutch Pancakehouse niet een normale aanduiding is voor een restaurant dat in Aruba Nederlandse pannenkoeken aanbiedt. Anders dan het Nederlandse woord “pannenkoekenhuis”, is “pancakehouse” (anders dan bijvoorbeeld “steakhouse”) in het Engels geen ingeburgerde term. Door het gebruik van de Engelse taal heeft de naam The Dutch Pancakehouse dus wel enig onderscheidend vermogen. Daarbij komt dat vast staat dat DPH haar naam The Dutch Pancakehouse al sinds (in ieder geval) 2003 gebruikt. Als onbestreden staat bovendien vast dat DPH veel investeringen heeft gepleegd om haar naamsbekendheid in- en op te bouwen, en dat The Dutch Pancakehouse mede daardoor een begrip is in Aruba. Door die naamsbekendheid heeft de naam The Dutch Pancakehouse onderscheidend vermogen gekregen. Bovendien heeft het Oficina di Propiedad Intelectual de registratie van het woordmerk The Dutch Pancakehouse Restaurant goedgekeurd. De rechtsgeldigheid van dit woordmerk staat in deze procedure overigens ook niet ter discussie. Wat daar ook van zij: door inburgering geniet ook de handelsnaam The Dutch Pancakehouse bescherming.

4.6. De volgende vraag is dan of er sprake is van verwarringsgevaar tussen de namen The Dutch Pancakehouse en Mel’s Dutch Pancake House. Bij het beantwoorden van de vraag of er verwarringsgevaar bestaat, moet beoordeeld worden of de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten kan denken dat deze door dezelfde (of door aan elkaar gelieerde) ondernemingen op de markt worden gebracht. Het verwarringsgevaar moet globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Daarbij horen de mate van overeenstemming van de merken en van de betrokken waren of diensten, en de mate van bekendheid van het oudere merk. Daarbij geldt dat de gemiddelde consument een merk normaal gesproken als geheel waarneemt, en dat hij niet let op de verschillende details ervan.