Geslaagde opeising van octrooiaanvragen

Hof Den Haag 22 februari 2022, IEF 20782, LS&R 2076; ECLI:NL:GHDHA:2022:862 (Ferring tegen geïntimeerde c.s.) Ferring houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van farmaceutische producten. Geïntimeerde 2 was vroeger werkzaam voor Ferring in de Verenigde Staten en heeft na zijn tijd bij Ferring een internationale octrooiaanvrage gedaan, waarin hij wordt vermeld als uitvinder. Deze aanvrage heeft geleid tot een Europese octrooiaanvrage EP 419, divisionals en niet-Europese aanvragen. Ferring meent dat de uitvinding niet door geïntimeerde 2 is gedaan, maar door werknemers van Ferring. Ferring enerzijds en Reprise, geïntimeerde 2, Allergan en Serenity zijn jaren verwikkeld in een wereldwijd geschil ten aanzien van octrooirechten en octrooiaanvragen betreffende desmopressine.

Het hof stelt allereerst voorop dat voor een geslaagd beroep op opeising er dient te worden gekeken naar de materie of het onderwerp van de octrooiaanvrage. De formulering van de conclusies in de aanvrage is hiervoor niet leidend – het gaat juist om de essentie van de uitvinding: ‘het inventieve concept’. Hierbij kan ook aansluiting worden gezocht bij de verleningsgeschiedenis van het octrooi.

Geïntimeerde 2 heeft in de Amerikaanse procedure onder ede verklaringen afgelegd. Deze onder ede afgelegde verklaringen van geïntimeerde 2, waarvan de Amerikaanse rechter reeds heeft geoordeeld dat deze ongeloofwaardig zijn, zie [IEF 18738], roept ook bij het hof twijfels op over de betrouwbaarheid van de verklaring van geïntimeerde 2 over de uitvinding die hij gedaan en gedeeld zou hebben. Het hof stelt verder dat er tegenstrijdigheden zijn in de verklaringen van geïntimeerde 2, waarvoor geen verklaring is gegeven. Aangezien de Amerikaanse rechter de verklaring van geïntimeerde 2 onbetrouwbaar acht, en er ook geen stukken uit die periode zijn ingediend die het verhaal onderbouwen, gaat het hof aan het verhaal voorbij.

Het beroep op rechtsverwerking gaat niet op. Ferring zou, aldus geïntimeerde 2, ofwel (i) reeds uit correspondentie kunnen afleiden dat geïntimeerde een octrooi heeft aangevraagd, ofwel (ii) vanaf de publicatie van het octrooi op de hoogte zijn van het octrooi. Het hof gaat hier niet mee in en stelt voorop dat geïntimeerde 2 onvoldoende heeft onderbouwd dat Ferring haar recht tot opeising van de octrooiaanvrage niet meer geldend zou maken omdat in de correspondentie niets wordt gezegd over de (voorgenomen) octrooiaanvrage van EP 419. Daarbovenop heeft een schuldeiser in beginsel zijn recht niet verwerkt door niet te reageren op correspondentie waarin een schuldenaar erop vertrouwt dat de zaak niet verder zal worden vervolgd en/of het antwoord van schuldenaar de zaak zal doen rusten.

Verder heeft Ferring per octrooiaanvrage in een niet-Europees land aangegeven op grond waarvan zij naar het recht van het desbetreffende land de niet-Europese octrooiaanvragen kan opeisen en heeft Ferring aangegeven dat in de divisionals dezelfde uitvindingsgedachte is neergelegd. Op grond hiervan kan Ferring ook de divisionals en de niet-Europese aanvragen opeisen.

Het hof komt dan ook tot de conclusie dat Ferring aanspraak toekomt op de octrooi(aanvragen) en dat geïntimeerde 2 en Reprise geen rechthebbenden zijn op deze octrooi(aanvragen). Het hof concludeert ook dat geïntimeerde 2 geen uitvinder is en dat (de werknemers van) Ferring uitvinders zijn van de octrooi(aanvragen).

Het beroep van geïntimeerde 2 dat 1019h Rv niet van toepassing is onder verwijzing van HvJ EU Bericap/Plastinnova slaagt niet aangezien deze procedure als een vooruitgeschoven inbreukverweer moet worden gezien. Geïntimeerden worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

10.2. Om te beoordelen of een beroep op opeising kan slagen moet allereerst worden bepaald welke uitvinding de aanvrage inhoudt/ wat de materie of het onderwerp van de octrooiaanvrage is. Het hof is van oordeel dat het daarbij gaat om (de essentie van) de uitvinding (het inventieve concept/ het hart van de uitvinding) en dat daarvoor de formulering van de conclusies in de aanvrage niet beslissend is. Die geven immers aan welk monopolie op de uitvinding wordt geclaimd en dat kan beperkter zijn dan de uitvinding. De uitvinder die op grond van artikel 61, lid 1, sub a EOV de aanvrage overneemt en kan voortzetten en wijzigen, is aan die formulering niet gebonden, met dien verstande dat de vrijheid wordt begrensd door het in de oorspronkelijke aanvrage afgebakende bereik van de uitvinding. Die formulering kan wel van belang zijn om vast te stellen wat de uitvinding is.

10.3. Om te bepalen wat de daarin gelegen (octrooieerbare) uitvinding is, is in casu ook de “verleningsgeschiedenis” van EP 419 en de aanvraag die het EOB voornemens is te verlenen van belang, zoals neergelegd in het Druckexemplar (productie 3.29 Ferring).

[…]

11.35. Voor zover het bovenstaande niet voldoende zou zijn om dit verweer/deze stelling buiten beschouwing te laten, gaat het hof aan de stelling van [geïntimeerde 2] c.s. dat [geïntimeerde 2] de uitvinding heeft (mee)gedeeld aan/met medewerkers van Ferring als onvoldoende onderbouwd voorbij omdat de verklaringen van [geïntimeerde 2] en [E] over het vermeende (mede)delen van de uitvinding door [geïntimeerde 2] aan/met Ferring herhaaldelijk tegenstrijdig en/of aantoonbaar onjuist zijn (en daardoor niet betrouwbaar overkomen), terwijl [geïntimeerde 2] c.s. daarvoor geen afdoende verklaring geeft, en bovendien ook geen stukken uit de desbetreffende periode over legt, die het standpunt van [geïntimeerde 2] c.s ondersteunen.

[…]

11.37. Voorts ontbreekt elke, althans voldoende (overtuigende) contemporaine documentatie van de betrokkenheid van [geïntimeerde 2] bij de R&D betreffende desmopressine en nocturia voor juni 2002, toen Ferring het concrete low dose-low plasma concept al had bedacht.

[…]

11.39. Het bovenstaande wordt bevestigd door het oordeel van de Amerikaanse rechter. Die kwam, nadat [geïntimeerde 2] en [E] in die procedure zeer uitvoerig als getuigen waren gehoord, tot het oordeel dat de verklaringen van [geïntimeerde 2] en [E] , in het bijzonder over het (mee)delen van zijn uitvindingen aan/met Ferring in augustus 2001, ongeloofwaardig waren.

(…)

De omstandigheid dat de onder ede afgelegde verklaringen van [geïntimeerde 2] en [E] naar het oordeel van de Amerikaanse rechter ongeloofwaardig zijn roept ook bij dit hof twijfel op over de betrouwbaarheid van hun verklaringen, op grond waarvan van [geïntimeerde 2] c.s. gevergd mag worden dat hij een afdoende verklaring geeft voor voormelde wijzigingen in de verklaringen van [geïntimeerde 2] en [E] . Dat heeft hij niet gedaan.

[…]

11.55.

Op grond van de omstandigheden

• dat [A] en/of [B] het concrete low dose – low plasma concept hebben bedacht, zonder dat [geïntimeerde 2] daarbij betrokken was,
• dat het idee, het protocol en de data voor de CS009 afkomstig waren van [B] (en zijn team) voordat [geïntimeerde 2] bij de CS009 betrokken werd;
• dat [geïntimeerde 2] op grond van de in rechtsoverweging 11.6 genoemde omstandigheden op de hoogte was van de daar genoemde (vertrouwelijke) informatie van Ferring vanaf 2001;
• dat [geïntimeerde 2] in ieder geval het idee, het protocol en de data voor (en de resultaten van) de vermeende CNF-studie aan Ferring heeft ontleend en dit een essentieel onderdeel was van de uitvinding en de octrooiaanvrage is;

is het hof van oordeel dat [geïntimeerde 2] de uitvinding heeft ontleend aan Ferring en zonder ontlening geen geldig octrooi had kunnen aanvragen.

[…]

11.58. Ten slotte geldt ook hier dat er relevante tegenstrijdigheden zijn in de verklaringen van [geïntimeerde 2] , met name wat betreft het tijdstip waarop hij zijn uitvinding zou hebben bedacht en aan/ met [E] zou hebben (mee)gedeeld, waarvoor hij geen afdoende verklaring geeft. Ook op dit punt acht de Amerikaanse rechter [geïntimeerde 2] ’s verklaring onbetrouwbaar (zie rechtsoverweging 11.39 hiervoor). Op zichzelf is dit al voldoende reden om aan de stelling van [geïntimeerde 2] c.s. dat [geïntimeerde 2] de uitvinding in de zomer van 2001 heeft bedacht als onvoldoende onderbouwd voorbij te gaan.

[…]

12.7. Het hof stelt het volgende voorop. Om rechtsverwerking te kunnen aannemen is nodig dat de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het geldend maken van zijn recht of bevoegdheid. Enkel tijdsverloop is, ook naar het oordeel van partijen, daarvoor onvoldoende en leidt niet tot rechtsverwerking. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende zijn aanspraak niet meer geldend zal maken of waardoor de positie van de wederpartij onredelijk verzwaard of benadeeld zou worden indien het recht of de bevoegdheid alsnog geldend wordt gemaakt. Tijdsverloop kan wel als een van de relevante omstandigheden meewegen bij de beoordeling van de vraag of de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het geldend maken van zijn recht of bevoegdheid. Benadeling van de wederpartij kan aanwezig zijn indien door het tijdsverloop bewijsmateriaal voor de schuldenaar verloren is gegaan of indien het alsnog geldend maken van het recht voor de schuldenaar tot kosten leidt die hij niet meer aan derden kan doorberekenen.

12.8. Het hof is met Ferring van oordeel dat [geïntimeerde 2] onvoldoende heeft onderbouwd dat [geïntimeerde 2] gerechtvaardigd heeft vertrouwd dat Ferring haar recht tot opeising van de aanvrage EP 419 niet meer geldend zou maken nu in de correspondentie uit 2003 en 2004 waarop [geïntimeerde 2] zich beroept, geen melding wordt gemaakt van de (voorgenomen) EP 419 en de daaraan ten grondslag liggende WO 707 van 10 november 2003. Hoewel [L] in zijn tweede fax van 14 december 2004 “in the interest of completeness” melding maakt van de US-aanvraag, gepubliceerd onder no. 2004/0138098 van 15 juli 2004, wordt, al dan niet bewust, gezwegen over de WO 707 en de (voorgenomen) EP 419. Uit die correspondentie kan dus niet worden afgeleid dat Ferring geen aanspraak zou maken op de EP 419 of andere van de WO 707 afgeleide aanvragen. [geïntimeerde 2] kon daarop dan ook niet (gerechtvaardigd) vertrouwen.

12.9. Overigens is het hof, met Ferring, van oordeel dat in beginsel een schuldeiser zijn recht niet verwerkt door enkel niet te reageren op een brief waarin de schuldenaar opmerkt dat hij erop vertrouwt “that this response will put the matter to rest” of “that we will not have to pursue this issue any further”. Dat geldt te meer als die schuldeiser eerst heeft aangegeven van oordeel te zijn dat de schuldenaar handelt in strijd met zijn rechten.