GSRD-GSD: Afwijking van één letter

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 juni 2012, KG ZA 12-568 HJ/RV (G-Star Raw/Facton tegen Titan Fashion TNG)

Uitspraak ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh en Rijksuniversiteit Groningen.

Merkenrecht. Wapperen. Registratie Gemeenschapsmerk te kwade trouw. Beroep nietigheid Benelux-merk afgewezen.

G-Star is houdster van onder meer Benelux en internationaal woordmerk GSRD. Titan heeft een beeldmerk (GSD) laten registreren in Duitsland en als Gemeenschapsbeeldmerk en gebruikt deze onder andere in de OTTO-catalogi. In de correspondentie tussen G-Star en Titan is er een overzicht overlegd van landen waar de G-Star-merken zijn geregistreerd, daarin is het Benelux woordmerk GSRD niet opgenomen. Hierna heeft Titan een Gemeenschapswoordmerk GSRD aangevraagd.

Wapperverbod / kwader trouw
G-Star vordert een wapperverbod, omdat Titan ten onrechte op haar Gemeenschapsmerk GSRD beroepen. Zij weet, dan wel heeft een ernstige reden om te vermoeden, dat namens haar verrichte registratie van het gemeenschapsmerk GSRD nietig zal worden verklaard op grond van het reeds bestaande Benelux-merk GSRD. De registratie te kwader trouw wordt aangenomen, omdat voldoende duidelijk is dat G-Star het teken gebruikt en het niet blijkt dat er sprake is van gebruik door Titan van het teken. Het betoog van Titan dat zij GSRD heeft laten registreren als uitbreiding van haar merkenfamilie, slaagt evenmin.

Beroep op nietigheid Beneluxmerk G-Star
G-Star heeft onweersproken gesteld dat GSRD staat voor de nog steeds gangbare kledinglijn G-Star Raw Denim. Het beroep van Titan op een viertal opposities tegen ingeschreven Gemeenschapsmerken waar één letter verschilt slaagt niet. G-Star heeft hier tegen ingebracht dat zij voorbeelden kan geven waarin bij een afwijking van één letter geen overeenstemming aanwezig werd geacht. Het is onvoldoende aannemelijk dat de bodemrechter het standpunt van Titan over de nietigheid van het Beneluxmerk (met een beroep op het Gemeenschapsmerk GSD van Titan) zal volgen.

Het wapperen met een IE-recht bij klanten en handelsrelaties van G-Star is dan ook onrechtmatig jegens G-Star en de rechter beveelt een rectificatiebrief te verzenden aan JeansOnline.

4.2. Het door G-Star gevorderde strekt tot het opleggen van een zogenaamd wapperverbod, omdat Titan onrechtmatig jegens haar zou hebben gehandeld door zich tegenover haar afnemers ten onrechte op het namens Titan gedeponeerde Gemeenschaps-woordmerk GSRD te beroepen. Dit kan een onrechtmatige daad opleveren indien Titan als houder van een Gemeenschapsmerk weet, dan wel ernstige reden heeft om te vermoeden, dat namens haar verrichte registratie van het gemeenschapsmerk GSRD nietig zal worden verklaard op grond van het reeds bestaande Benelux-merk GSRD waarvan G-Star rechthebbende is. De vordering van G-Star in deze procedure is dus slechts toewijsbaar indien voldoende aannemelijk is dat Titan het teken GSRD te kwader trouw heeft laten deponeren als Gemeenschapsmerk. Titan heeft zich in dit verband beroepen op de nietigheid van heet Benelux-woordmerk GSRD op grond van haar ouder Gemeenschaps-beeldmerk GSD. Voor toewijzing van de vordering van G-Star dient daarom voldoende aannemelijk te zijn dat de bodemrechter de visie van Titan over de nietigheid van het Benelux-woordmerk GSRD niet zal volgen.

Beroep van Titan op de nietigheid van het Benelux-woordmerk GSRD
4.15. Gelet op het vorenstaande slaagt het beroep van Titan op een viertal opposities tegen ingeschreven Gemeenschapsmerken (de zaken PRF-RGF, APR-APRR, Geae-GEA en GSD-GPSD) niet, nog afgezien van de omstandigheid dat G-Star daartegen heeft ingebracht dat zij ook voorbeeld zou kunnen geven van zaken waarbin bij een afwijking van éen letter geen overeenstemming tussen merken aanwezig werd geacht.

Op andere blogs:
DeGier&Stam-weblog (G-Star, Titan en het wapperverbod)
Mode-recht.nl (G-Star, Titan en het wapperverbod)